C-498/01

ÚHVT/ZAPF CREATION

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA F. G. JACOBS prednesené 19. februára 2004 1

1. Predmetom daného odvolania 2 je jedného podniku od tovarov a služieb iných v podstate určiť, či pojem „New Born Baby" podnikov." môže byť zapísaný ako ochranná známka Spoločenstva pre bábiky a doplnky pre nich alebo či je potrebné zápis zamietnuť z dôvodu, že pozostáva výlučne z označení, ktoré môžu byť použité v obchode na 3. Podľa článku 7: označenie charakteristík takýchto tovarov a/alebo, pokiaľ ide o tieto tovary, že nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

„1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4; Právna úprava

b) ochranné známky, ktoré nemajú roz­ lišovaciu spôsobilosť;

Konanie

7. Spoločnosť Zapf namietala toto rozhod­ nutie pred Súdom prvého stupňa. Vo veci predložila tri žalobné dôvody, údajné poru­ 5. Dňa 6. októbra 1997 požiadala spoločnosť šenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Zapf Creation AG (ďalej len „Zapf') Úrad pre o ochranných známkach, porušenie článku 7 harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné ods. 1 písm. c) a nezohľadnenie predchádza­ známky a vzory) (ďalej len „Úrad") o zápis júcich vnútroštátnych zápisov, spolu spojenia „New Born Baby" ako ochrannej s procesným dôvodom údajného porušenia známky Spoločenstva pre „bábiky na hranie jej práva byť vypočutý. Súd prvého stupňa a doplnky pre takéto bábiky vo forme potvrdil dva žalobné dôvody porušenia hračiek" v triede 28 Niceskej dohody 4 . nariadenia o ochranných známkach a zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu bez toho, aby rozhodol o ostatných dvoch dôvodoch.

6. Prieskumný pracovník Úradu zamietol zápis z dôvodu, že spojenie „New Born Baby" bolo opisom takýchto tovarov a nemalo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Tretí odvo­ lací senát rozhodol, že prieskumný pracovník opodstatnene uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia o ochrannej známke. 8. Vzhľadom na článok 7 ods. 1 písm. c) Súd Spojenie „New Born Baby" má jasný význam prvého stupňa rozhodol, že spojenie „New v angličtine; príslušná časť verejnosti ihneď Born Baby" neoznačuje kvalitu, zamýšľaný pochopí, že bábiky sú charakteristické tým, účel, ani žiadnu inú vlastnosť bábik alebo príslušenstva pre bábiky. V každom prípade, označenie opisujúce to, čo hračka znázor­ ňuje, nemožno považovať za opis hračky 4 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957. samotnej, iba ak cieľová skupina verejnosti,

12. Spoločnosť Zapf tvrdí, že kedže článok 9. Pokiaľ ide o článok 7 ods. 1 pism. b), Súd 111 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke prvého stupňa poznamenal, že odvolací senát stanovuje, že „Úrad zastupuje jeho pred­ dospel k záveru, že označenie nemalo roz­ seda", je to práve predseda, ktorý musí podať lišovaciu schopnosť, pretože bolo opisné žalobu alebo odvolanie na Súdny dvor. a neobsahovalo žiadny zvláštny prvok. Odvo­ Žalobu však podal Úrad „prostredníctvom lací senát však po prvé nesprávne dospel jeho splnomocnených zástupcov Detlefa k záveru, že označenie patrí pod zákaz Schennena, vedúceho úradu právneho odde­ uvedený v článku 7 ods. 1 pism. c), takže lenia, a Cariny Røhl Søbergovej, pracovníčky jeho ďalšie odôvodnenie založené na tomto právneho oddelenia". omyle nie je možné potvrdiť, a po druhé, z ustálenej judikatúry bolo zrejmé, že nedo­ statočná rozlíšiteľnosť nevyplynula iba z toho, že označenie bolo nepredstaviteľné. 6

13. Úrad predložil na základe článkov 111 ods. 3 a 119 ods. 2 pism. f) 7uvedeného nariadenia rozhodnutie svojho predsedu z 30. novembra 1998. Toto rozhodnutie oprávňuje riaditeľa právneho oddelenia, po 10. Úrad sa na základe troch nižšie uvede­ konzultácii s podpredsedom pre právne ných dôvodov proti tomuto rozsudku odvo­ záležitosti, vymenovať splnomocnených lal. zástupcov, ktorí budú zastupovať Úrad pred Súdnym dvorom a pred Súdom prvého stupňa. Pán Schennen a pani Søbergova, podobne ako pán von Mühlendahl, ktorý 5 — Body 21 až 33 rozsudku. 6 — Body 37 až 42 rozsudku citovaní v poslednom bode rozsudkov z 31. januára 2001, Taurus-Film/ÚHVT (CINE-ACTION) (T-135/99. Zb. s. II-379, bod 31), a Taurus-Film/ÚHVT (CINE COMEDY), (T-136/99, Zb. s. II-397, bod 31). 7 — Podla ktorého môže predseda „delegovať svoje právomoci".

8 — Rozsudok z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, 17. Skutočnosť, že odvolanie bolo podané C-383/99 P, Zb. s. I-6251, osobitne bod 37 rozsudku. 9 — Rozsudok zo 4. mája 1999, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, a podpísané dvomi členmi právneho oddele­ osobitne bod 25 rozsudku. nia Úradu splnomocnenými v súlade 10 — V skutočnosti, v tomto rozsudku, článok 3 ods. 1 písm, c) smernice o ochranných známkach (Prvá Smernica Rady s príslušnými internými postupmi Úradu, sa 89/104/ES z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych zdá byť úplne v súlade s týmito ustanove­ predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, Ú. v. ES L 40,1989, s. 1), ktorý má rovnaké znenie ako článok niami. 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochranných známkach.

I - 11354

ÚHVT/ZAPF CREATION

Doublemint . Cieľom článku 7 ods. 1 21. Podľa článku 7 ods. 1 pism. c) sa zápis pism. c) je zabezpečiť, aby opisné spojenia zamietne, ak spojenie pozostáva iba z prvkov, mohli používať všetci. ktoré pri normálnom použití a z pohľadu spotrebiteľa môžu slúžiť na označenie pred­ metného druhu výrobku, či už priamo alebo uvedením jednej z jeho hlavných charakteri­ stík. Akýkoľvek zrejmý rozdiel medzi spoje­ niami, o zápis ktorých sa žiada, a tými, ktoré používa príslušná skupina spotrebiteľov v hovorovej reči, ich môže urobiť rozlišujú­ cimi a pripúšťajúcimi zápis. 12 Opisný obsah musí „umožniť vytvoriť príslušnej verejnosti Prvý odvolací dôvod ihneď a bez ďalšieho premýšľania konkrétny a priamy vzťah" s predmetnými výrobkami. 13

Tvrdenia

I - 11355

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA - F. G. JACOBS - VEC C-498/01 P

23. Podľa výkladu spoločnosti Zapf Úrad 25. Spoločnosť Zapf sa v každom prípade nepotvrdil, že spojenie „New Born Baby" sa mýli, pokiaľ sa pokúša naznačiť, že Súd ako také nachádza v slovníkoch alebo sa prvého stupňa uviedol, že spojenie „New používa v hovorovej reči vytvorenej v súlade Born Baby" neznamená „novonarodené s bežnou anglickou štruktúrou; Súd prvého bábätko". Tento význam, tak ako ho posúdil stupňa nedospel k záveru, že by o takýto odvolací senát, aj keď nie je potvrdený, prípad išlo, a ani v tomto prípade nejde. Aj zostáva skutkovou premisou, na základe keby však tomu tak bolo, spojenie môže ktorej Súd prvého stupňa podložil svoje označovať iba živé bábätká a nie bábiky. právne odôvodnenie. Body 24 až 27 napad­ Každý opisný obsah, pokiaľ ide o bábiku, nutého rozsudku znejú takto: môže byť len nepriamy a preto „neumožňuje vytvoriť príslušnej verejnosti ihneď a bez ďalšieho premýšľania konkrétny a priamy vzťah". Súd prvého stupňa použil správne kritérium. Jeho zistenia v tom zmysle, že „New Born Baby" nie je priamym opisom bábik, ani doplnkov pre bábiky, sú navyše zisteniami skutkového stavu a nemôžu byť „Pokiaľ ide o bábiky, odvolací senát sa znovu posúdené Súdnym dvorom. 14 v bodoch 19 a 20 sporného rozhodnutia obmedzil na zistenie, že spojenie ,New Born Baby' označuje „novonarodené bábätko" a že „verejnosť konfrontovaná s požadovanou ochrannou známkou, bez osobitného uvažo­ vania ihneď z celkového dojmu pochopí, že... bábiky... sú osobitne charakteristické, a to tým, že vyzerajú ako novonarodené bábätká".

o kúpe s tým, čo ju znázorňuje. Sporné 28. Základnou charakteristikou mnohých rozhodnutie však v tomto zmysle nepred­ hračiek a najmä všetkých, ktoré sa bežne kladá žiadne zistenia. Je takisto potrebné považujú za bábiky, je skutočnosť, že niečo poznamenať, že ani vo svojom vyjadrení znázorňujú. Charakteristiky motorky ako k žalobe, ani vo svojich odpovediach na hračky sú iné, ako charakteristiky, ktoré má otázky položené Súdom prvého stupňa na žirafa, a potenciálni kupujúci ich bezpochyby pojednávaní Úrad netvrdil, že cieľová sku­ ihneď vnímajú ako charakteristiky určujúce pina verejnosti, ktorou sú osoby, ktoré si povahu hračky (a ako podstatné pri ich chcú hračky kúpiť, vnímala predmetné veci výbere). V obchode sú pojmy „motorka" takýmto spôsobom. a „žirafa" (prípadne „pretekárska motorka", „žirafka" a pod.) dôležité pre kupujúceho aj pre predávajúceho na určenie triedy alebo podtriedy predmetnej hračky. Určite by nebolo v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) zapísať pojmy „žirafa" alebo „motorka" do rovnakej triedy hračiek. Situácia je rovnaká, Odvolací senát tak nepreukázal, že cieľová pokiaľ ide o bábiky pre deti, ktoré znázorňujú skupina verejnosti bez ďalšieho uvažovania novonarodené bábätko, princeznú, vojaka bude ihneď považovať pojem „New Born alebo akýkoľvek iný typ osoby. Baby" za označenie kvality alebo iných charakteristík bábik."

26. Toto odôvodnenie je podľa môjho názoru z právneho hľadiska úplne nesprávne.

Druhý odvolací dôvod

Tvrdenia

32. Spoločnosť Zapf tvrdí, že doplnky pre bábiky nie sú podradené bábikám. Zahŕňajú prvky, akými sú domy a nábytok pre bábiky, 30. Úrad tvrdí, že napadnutý rozsudok obchody s hračkami, kočíky a autá. Dokonca nesprávne uplatnil článok 7 ods. 1 pism. c) doplnky, akými sú detské fľaše alebo plienky, vo vzťahu k doplnkom pre bábiky. Pokiaľ sa sa môžu používať nielen spolu s bábikami, doplnky majú používať spolu s výrobkom ktoré sa podobajú na novonarodené bábätká, a na trh sa uvádzajú spolu, výsledok posú­ ale aj s tými, ktoré sa podobajú na staršie denia označenia musí byť rovnaký pre bábätká. V rozsudku Ellos/ÚHVT 18 Súd obidva, 17ak by tomu tak nebolo, obchodníci prvého stupňa osobitne rozhodol, že „nej­ by mohli obchádzať zákon nezapisanim estvujú triedy výrobkov alebo služieb, ktoré označenia opisujúceho hlavný výrobok. sú podriadené alebo vedľajšie ostatným... Okrem toho, napadnutý rozsudok nesprávne každý výrobok alebo služba, alebo ich trieda, vykladá rozhodnutie odvolacieho senátu, keď musí byť hodnotená oddelene". Z takéhoto uvádza, že spojenie „New Born Baby" priamo posúdenia je zrejmé, že označenie „New opisuje doplnky pre bábiky alebo také Born Baby" neoznačuje žiadnu charakteri­ doplnky, ktoré sú vhodné na hranie stiku príslušných tovarov. s bábikami.

18 — Rozsudok z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT, T-219/00, Zb. s. II-753,osobitne bod 41; pozri takisto rozsudok z 20. marca 17 — Rozsudok CINE-COMEDY, už citovaný v poznámke pod 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT („CARCARD"), (T-356/00, čiarou 6, body 27 a 29. Zb. s. II-1963, bod 46).

I - 11359

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKATA - F. G. JACOBS - VEC C-498/01 P

žitie pre bábiky, ktoré vyzerajú ako novona­ „Topánka" je označením vo vzťahu k rodené bábätká. topánkam; je takisto označením vo vzťahu ku kefám na topánky alebo kopytám na topánky alebo lesku na topánky a podľa článku 7 ods. 1 písm. c) musia byť voľne dostupné použitiu pre všetkých, ktorí sú vo vzťahu s týmito prvkami.

36. Po druhé, Súd prvého stupňa rozhodol, že doplnky pre bábiky nie sú určené pre skutočne novonarodené bábätká. Toto sa nezdá byť problematické a v každom prípade je zistením skutkového stavu, ktorý nie je predmetom odvolania.

I - 11360

ÚHVT/ZAPF CREATION

Tretí odvolací dôvod v rozsudkoch Canon 20 , Windsurfing Chiem- see 2 1 a Philips 2 2 sa má označenie považovať za dostatočne rozlíšiteľné pre zápis, iba ak ním označené tovary alebo služby budú z dôvodu jeho rozlíšiteľnosti považované priemerným spotrebiteľom za pochádzajúce od toho istého podniku. Rozsudok Baby- Tvrdenia Dry 23 sa nemá rozumieť tak, že zbavuje článok 7 ods. 1 písm. b) akéhokoľvek účinku nezávislého od článku 7 ods. 1 písm. c). Súd prvého stupňa mal položiť otázku, či prie­ merný spotrebiteľ bude považovať „New Born Baby" za spôsobilý rozlíšiť pôvod bábik a doplnkov, s ohľadom na ktoré sa zápis 41. Úrad tvrdí, že keďže odvolací senát mal žiadal. pri svojom zdôvodnení článku 7 ods. 1 písm. c) v skutočnosti pravdu, Súd prvého stupňa nesprávne uviedol, že odôvodnenie týkajúce sa článku 7 ods. 1 písm. b) nie je možné potvrdiť z dôvodu, že bolo založené na predchádzajúcom odôvodnení. Písmená b) a c) v každom prípade uvádzajú dva rôzne dôvody zamietnutia, takže rozhodnutie týka­ júce sa jedného dôvodu neurčuje záver týkajúci sa druhého. Nakoniec Súd prvého stupňa rozhodol, že označenie nie je možné považovať za nemajúce rozlišovaciu spôsobi­ losť len preto, že je nepredstaviteľné. Podľa Úradu je toto takisto nesprávne. Na účel rozlíšenia (ako údaja obchodnej politiky) označenie založené na spoločnom hovoro­ vom jazyku musí byť odlišné niečím viac než len „akýmkoľvek zrejmým rozdielom". 1 9 Toto niečo je výstižne opísané ako fantázia alebo predstavivosť. 43. Spoločnosť Zapf zdôrazňuje, že článok 7 ods. 1 písm. b) zamieta zápis ochranných

známok, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu a z iného pohľadu sa obmedzil na zistenie, že spôsobilosť, z čoho vyplýva, že pre zápis tam neexistovali „žiadne zvláštne prvky". označenia postačuje minimálna rozlišovacia spôsobilosť. Súd prvého stupňa následne rozhodol, že označenie nie je možné dôvodiť nedostatočnou rozlíšiteľnosťou len preto, že mu chýba ďalší prvok, prípadne minimálny kúsok predstavivosti: ochranná známka Spo­ ločenstva nie je nevyhnutne vytvorením nápadu; kritériom nie je originalita alebo predstavivosť, ale schopnosť rozlíšiť na trhu Ďalej však bolo rozhodnuté, že odvolací tovary alebo služby od iných tovarov alebo senát nesprávne dospel k záveru, že pred­ služieb toho istého druhu, ktoré ponúkajú metné označenie patrí pod zákaz uvedený súťažitelia. 2 4 Nedostatok rozlišovacej spôso­ v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. bilosti navyše vo všeobecnosti vyplýva skôr

Odôvodnenie

odvolacieho senátu týkajúce sa z opisného charakteru označenia ako článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z opaku. 2 5 preto nemôže byť potvrdené, a to z dôvodu, že je založené na tejto chybe.

Posúdenie

Z judikatúry Súdu prvého stupňa je ďalej zrejmé, že nedostatkom rozlíšiteľnosti nie je možné dôvodiť iba preto, že v spornom 44. Súd prvého stupňa v bodoch 39 až 41 rozhodnutí je uvedené, že označenie je napadnutého rozsudku uviedol, že odvolací nepredstaviteľné...". senát:

„... dospel k záveru, že predmetné označenie nie je rozlíšiteľné pretože bolo opisné 45. To, že podľa môjho názoru napadnutý

rozsudok

má byť zrušený v tom rozsahu, v akom považuje rozhodnutie odvolacieho 24 - Rozsudok z 27. februára 2002, Eurocool/ÚHVT (EURO- COOL), T-34/00, Zb. 5. II-683, bod 45). senátu týkajúce sa článku 7 ods. 1 písm. c) za 25 — Citát bodu 43 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát nesprávne má za následok, že opačný záver Ruiz-Jarabo v Companyline, už citovaných v poznámke pod čiarou 14, spolu s judikatúrou Bundesgerichtshof (nemec­ týkajúci sa platnosti odôvodnenia odvola­ kého Spolkového najvyššieho súdu) k nemeckej právnej cieho senátu vo vzťahu k článku 7 ods. 1 úprave presadzujúcej ekvivalentné ustanovenia smernice o ochranných známkach. písm. b) nemôže byť takisto platný.

51. Súd prvého stupňa preskúmal iba dva zo štyroch žalobných dôvodov spoločnosti Zapf. Je potrebné zvážiť v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora, či ostatné dva žalobné dôvody a akékoľvek nevyriešené otázky týkajúce sa dvoch už posúdených dôvodov môžu byť rozhodnuté Súdnym 49. Po tretie, hoci označenie nie je možné dvorom alebo či má byť vec vrátená na považovať za nemajúce rozlišovaciu spôsobi­ konečné rozhodnutie.

I - 11363

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA - F. G. JACOBS - VEC C-498/01 P

53. Spoločnosť Zapf v odvolacom konaní tvrdila, že Úrad nesprávne usudzuje, že návrh na zápis týkajúci sa bábik pripomína novo­ narodené bábätká alebo dokonca všetky bábätká. Je pravdou, že analýza by bola v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) iná, ak by sa postupovalo na základe toho, že bábiky, o zápis ktorých sa žiada, boli nejakého iného 55. Spoločnosť Zapf tretím žalobným dôvo­ druhu. Ako sa ukazuje, toto tvrdenie však dom na prvom stupni namietala, že jej nebolo uvedené v prvostupňovom konaní, skoršie zápisy ochrannej známky „New Bom a preto ho nemožno uvádzať v neskoršom Baby" v Dánsku a Švédsku, kde je angličtina štádiu konania. značne známa, sa nebrali do úvahy. Úrad však uvádza, že tieto zápisy boli pre obrazové ochranné známky a že vnútroštátne zápisy, aj keď môžu byť užitočným ukazovateľom, 26 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 35, s ohľadom na článok 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach. nemôžu mať žiadnu rozhodujúcu hodnotu.

I-11364

ÚHVT/ZAPF CREATION

58. Tvrdenia Úradu sú opäť správne. Spoloč­ nosť Zapf mohla predložiť akékoľvek pripo­ mienky, ktoré považovala za vhodné v rozhodnutí prieskumného pracovníka, 57. Nakoniec, spoločnosť Zapf namieta a tieto dva samotné prvky (rozhodnutie porušenie jej práva byť vypočutý: na a pripomienky) predstavovali základ zistení pojednávaní nebolo pripustené, ani odvolacieho senátu. Navyše, pripomienky umožnené predložiť pripomienky na týkajúce sa predchádzajúceho používania záporné posúdenie odvolacieho senátu, v členských štátoch môžu byť relevantné v ktorom mohla poskytnúť bližšie objasne­ len v súvislosti s článkom 7 ods. 3 nariadenia nie týkajúce sa uvádzania na trh jej bábik o ochranných známkach, 30 o ktoré sa pod obchodnou značkou „New Born Baby" spoločnosť Zapf nesnažila opierať. počas niekoľkých rokov v niekoľkých člen­ ských štátoch. Úrad poznamenal, že postup bol úplne v súlade s pravidlom 11 ods. 1 27 vykonávacieho nariadenia a s článkami 28 — „V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [účastníci konania — neoficiálny preklad] možnosť predložiť svoje pripomienky." 29 — „Ak úrad usúdi, že ústne konania by molili byť účelné, tieto sa môžu konať bud na žiadosť úradu, alebo na žiadosť 27 — Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorejkoľvek strany konania (ktoréhokoľvek účastníka kona­ ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) ć. 40/94 nia — neoficiálny preklad]." o ochrannej známke spoločenstva, Ú. v. ES L 303, 1995, 30 — „Bod 1 písm. b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná s. 1: „Tam, kde na základe článku 7 nariadenia ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary známka nesmie byť zapísaná,... Úrad prihlasovateľovi oznámi alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku spôsobu icn dôvody zamietnutia zápisu. ..." používania. '

— zaviazať spoločnosť Zapf Creation AG na náhradu trov konania na prvom stupni a v odvolacom konaní,

— zaviazať Spojené kráľovstvo ako vedľajšieho účastníka konania na náhradu vlastných trov konania v odvolacom konaní.

I - 11366