T-334/01

MFE MARIENFELDE/ÚHVT - VÉTOQUINOL (HIPOVITON)

ROZSUDOK

SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora) z 8. júla 2004*

Vo veci T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: S. Rojahn a S. Freytag, advokáti,

žalobkyňa,

proti

ROZSUDOK

Z 8. 7. 2004 — VEC T-334/01

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory N. J. Forwood, sudcovia J. Pirrung a A. W. H. Meij, tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na žalobu a repliku podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. decembra 2001 a 29. júla 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe a dupliku ÚHVT podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. apríla a 30. októbra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe a dupliku vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. apríla a 29. októbra 2002,

MFE MARIENFELDE/ÚHVT — VÉTOQUINOL (HIPOVITON)

z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) v znení neskorších predpisov na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (UHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie HIPOVITON.

3 Tovaty, pre ktoré sa zápis ochrannej známky požadoval, patrili do triedy 31 podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v revidovanom a pozmenenom znení, a zodpovedali nasledujúcemu popisu: „krmivá pre zvieratá".

4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená vo Vestníku ochranných známok spoločenstva 11. mája 1998.

5 Dňa 11. augusta 1998 žalobkyňa podala v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary uvádzané v prihláške ochrannej známky. Námietky sa zakladali na existencii ochrannej známky zapísanej v Nemecku 17. mája 1972 s dátumom práva prednosti 16. mája 1969. Táto ochranná známka (ďalej len „skoršia ochranná známka") pozostávajúca zo slovného označenia HIPPOVIT bola zapísaná pre tovary patriace do triedy 31 v zmysle Niceského triedenia a zodpovedala nasledujúcemu popisu: „krmivá pre zvieratá".

„ÚHVT Vám oznamuje, že žiadne dodatočné pripomienky nebudú môcť byť podané."

10 Listom z 8. februára 2000, vedľajší účastník konania medzi iným uviedol, že po prvé, obrat žalobkyne v predaji tovarov pod skoršou ochrannou známkou zodpovedal 459 kusom a že po druhé, ročný obrat žalobkyne dosahoval v roku 1998 sumu 2,8 milióna DEM.

II - 2794

MFE MARIENFELDE/ÚHVT - VÉTOQUINOL (HIPOVITON)

1 1 Písomným oznámením z 8. marca 2000 s poukázaním na písomné oznámenie z 24. januára 2000 ÚHVT žalobkyni a vedľajšiemu účastníkovi konania oznámil, že obsah listu žalobkyne z 8. februára 2000 sa nebude pri rozhodovaní brať do úvahy.

12 Rozhodnutím z 28. marca 2000 (rozhodnutie č. 601/2000), námietkové oddelenie podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 zamietlo námietky z dôvodu, že žalobkyňa nepreukázala, že skoršia ochranná známka sa skutočne používala v zmysle predmetného ustanovenia. V tomto smere usúdilo, že čestné vyhlásenie predložené žalobkyňou a nepodoprené ďalšími dôkazmi nepochádza od nestrannej osoby alebo orgánu. Vo vzťahu k ďalším dôkazom predloženým žalobkyňou námietkové oddelenie usúdilo, že tieto dôkazy neobsahujú žiadny údaj o mieste, trvaní a rozsahu užívania skoršej ochrannej známky.

16 Rozhodnutím z 26. septembra 2001 oznámeným žalobkyni 15. októbra 2001 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") štvrtý odvolací senát UHVT zamietol odvolanie. V podstate konštatoval, že obdobím relevantným na účely skúmania skutočného používania skoršej ochrannej známky bolo obdobie od 12. mája 1993 až do 11. mája 1998 a že žalobkyňa netvrdila, že užívala túto ochrannú známku pred rokom 1998. Vo vzťahu k čestnému vyhláseniu obchodného riaditeľa žalobkyne odvolací senát uviedol, že nie je potrebné skúmať jeho dôkaznú hodnotu. Konštatoval, že aj za predpokladu, že objemy predaja tovarov realizovaných v roku 1998 pod skoršou ochrannou známkou boli také, aké sa uvádzajú v predmetnom vyhlásení, nevyplýva z toho, že by sa táto ochranná známka skutočne používala v relevantnom období. Podľa názoru odvolacieho senátu obrat v sume 12 500 DEM, hoci by bol dosiahnutý v priebehu relevantného obdobia, na jednej strane zodpovedá predaju iba približne 450 kusov predmetného tovaru a navyše je minimálnym vo vzťahu k celkovému ročnému obratu žalobkyne, ktorý v roku 1998 dosahoval 2,8 milióna DEM. Za týchto okolností odvolací senát rozhodol, že nebolo potrebné skúmať otázku, či používanie skoršej ochrannej známky zo strany žalobkyne v inej forme než v akej bola zapísaná, postačovalo na zachovanie jej práv.

Návrhy účastníkov konania

17 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie námietkového oddelenia z 28. marca 2000,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

II - 2796

19 V tomto prípade sa žalobkyňa dožaduje zrušenia ako napadnutého rozhodnutia, tak rozhodnutia námietkového oddelenia. Súd prvého stupňa sa domnieva, že táto žiadosť je prípustná. Predpokladá, že Súd prvého stupňa prijme rozhodnutie, ktoré podľa názoru žalobkyne, mal prijať odvolací senát pri rozhodovaní o odvolaní pred ÚHVT. Z článku 62 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 40/94 vyplýva, že odvolací senát môže zrušiť rozhodnutie oddelenia ÚHVT vydané v rámci prvostupňového konania. Takéto zrušenie preto patrí medzi prostriedky, ktoré môže vykonávať Súd prvého stupňa z titulu jeho opravnej právomoci uvedenej v článku 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 [pozri v tomto zmysle vo vzťahu k žiadosti o vrátenie veci príslušnému oddeleniu rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 19, potvrdený uznesením Súdneho dvora z 5. februára 2004, Streamserve/ÚHVT, C-150/02 P, Zb. s. I-1461].

II - 2797

ROZSUDOK

Z 8. 7. 2004 — VEC T-334/01

O veci samej

20 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod je založený na porušení vzájomne súvisiacich ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 nariadenia č. 40/94. Druhým žalobným dôvodom žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu opomenutie zohľadnenia dôkazných prostriedkov, ktoré pred­ ložila počas odvolacieho konania. Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 ods. 1 pism. b) nariadenia č. 40/94. Štvrtý a piaty žalobný dôvod sú založené na porušení práva byť vypočutý a povinnosti riadneho odôvodnenia rozhodnutia.

O žalobnom dôvode založenom na porušení vzájomne súvisiacich ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 nariadenia č. 40/94 a o žalobnom dôvode založenom na porušení práva byť vypočutý.

23 Ďalej žalobkyňa zdôrazňuje, že obrat v sume 2,8 milióna DEM uvádzaný v napadnutom rozhodnutí nie je správny.

24 V rámci žalobného dôvodu založeného na porušení práva byť vypočutý žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že ju pred prijatím napadnutého rozhodnutia neinformoval o svojom zámere založiť toto rozhodnutie na skutočnosti, že počas relevantného obdobia pod skoršou ochrannou známkou predala iba približne 450 kusov tovaru. Vo svojej replike špecifikuje, že odvolací senát bral v napadnutom rozhodnutí do úvahy obsah vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania z 8. februára 2000, hoci námietkové oddelenie jej oznámilo, že toto vyjadrenie sa nebude brať do úvahy.

25 ÚHVT poznamenáva, že z rôznych jazykových verzií článku 43 ods. 2 a článku 15 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že skutočné používanie si vyžaduje skutočné, autentické, faktické a reálne používanie. Podľa ÚHVT takéto používanie musí byť spôsobilé odlíšiť označované tovary alebo služby a nie iba smerovať k zachovaniu práv zo skoršej ochrannej známky.

26 Podľa ÚHVT v tomto prípade na posúdenie skutočnej povahy používania ochrannej známky sa musí vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy predmetný trh, spôsob, akým sa príslušné tovary alebo služby obvykle uvádzajú na trh, výrobné a predajné kapacity majiteľa ochrannej známky a jeho podiel na trhu.

II - 2799

ROZSUDOK

Z 8. 7. 2004 - VEC T-334/01

II - 2800

MFE MARIENFELDE/ÚHVT - VÉTOQUINOL (HIPOVITON)

žiadať dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka bola v období piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, proti ktorej boli podané námietky, uvedená do skutočného používania v členskom štáte, v ktorom je táto ochranná známka chránená [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT — Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 34].

31 Podľa pravidla 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1), dôkaz o používaní musí pozostávať z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannej známky.

32 Pri výklade pojmu skutočné používanie treba brať do úvahy skutočnosť, že účelom požiadavky ratio legis, ktorá vyžaduje, aby sa skoršia ochranná známka pre spôsobilosť jej namietania proti prihláške ochrannej známky skutočne používala, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami do tej miery, kým existuje rozumný ekonomický dôvod vyplývajúci z aktuálnej úlohy ochrannej známky na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Zb. s. II-789, bod 38]. Navyše toto ustanovenie nepredpokladá ani skúmanie obchodnej úspešnosti, ani kontrolovanie ekonomickej stratégie podniku, alebo vyhradenie ochrany ochranných známok iba pre ich kvantitatívne významné používanie.

33 Ako vyplýva z rozsudku Súdu prvého stupňa z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, Zb. s. I-2439), týkajúceho sa výkladu článku 12 ods. 1 smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorej obsah v podstate zodpovedá obsahu článku 43 nariadenia č. 40/94, ochranná známka je predmetom skutočného používania, pokiaľ sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná v záujme vytvorenia a zachovania odbytu pre tieto tovary alebo služby, čo vylučuje symbolické používanie ochrannej známky, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43). V t o m t o smere podmienka týkajúca

36 V danom prípade na účel skúmania skutočnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky faktory týkajúce sa daného prípadu. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi faktormi branými do úvahy. Takýmto spôsobom malý objem tovarov predaných pod predmetnou ochrannou známkou môže byť kompenzovaný vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak. Navyše dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným faktorom ako napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj povahu tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu Súdny dvor vyslovil záver, že preto, aby používanie ochrannej známky bolo kvalifikované ako skutočné, nemusí byť vždy kvantitatívne významné (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 39).

II - 2802

MFE MARIENFELDE/ÚHVT - VÉTOQUINOL (HIPOVITON)

37 Predsa však, čím obmedzenejší je objem obchodného používania ochrannej známky, tým viac potrebuje účastník konania, ktorý podal námietky, predložiť dodatočné dôkazy dovoľujúce vylúčiť pochybnosti o skutočnej povahe používania predmetnej ochrannej známky.

38 Napadnuté rozhodnutie je potrebné skúmať vo svetle vyššie uvedených úvah.

39 V prvom rade je potrebné pripomenúť, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená 11. mája 1998 a päťročné obdobie uvádzané v článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 trvalo od 11. mája 1993 do 10. mája 1998 (ďalej len „relevantné obdobie").

44 Ďalej čo sa týka tlačív predložených žalobkyňou, odvolací senát správne konštatoval, že tieto tlačivá neposkytujú žiadne údaje o trvaní a dátume používania skoršej ochrannej známky. Predsa však prijal záver, že bol schopný vyvodiť z nich povahu a miesto ich používania, objednávka figurujúca medzi týmito tlačivami bola zjavne určená pre nemecký trh.

45 Pri určení, či takéto používanie sa môže kvalifikovať ako skutočné, sa odvolací senát v podstate oprel o dva rôzne prvky. Najprv konštatoval, že obrat v prípade tovaru za priemernú cenu v sume 12 500 DEM, hoci za predpokladu, že bol realizovaný v období od 1. januára do 11. mája 1998 a nie v období od 1. januára do 30. júna 1998, rovnako ako množstvo realizovaných predajov dosahujúce približne 450 kusov boli príliš nízke. Potom konštatoval, že obrat predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou, ktorý zodpovedal približne 0,75 % objemu celkového ročného obratu žalobkyne odhadovaného na 2,8 milióna DEM, je nedostatočný.

46 Z vecných dôkazov posudzovaných odvolacím senátom vyplýva, že predajom tovarov pod skoršou ochrannou známkou žalobkyňa dosiahla určitý obrat. Preto skoršia ochranná známka bola predmetom používania, ktoré berúc do úvahy situáciu · v predmetnom ekonomickom odvetví, bolo objektívne dostatočné na vytvorenie a udržanie odbytu pre tovary, pre ktoré bola zapísaná.

47 Súd prvého stupňa konštatuje, že čo sa týka nízkeho obratu realizovaného v priebehu relatívne krátkeho obdobia štyroch a pol mesiaca, toto obdobie priamo predchádza dátumu zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

II - 2805

ROZSUDOK

Z 8. 7. 2004 — VEC T-334/01

52 V tomto smere žalobkyňa v rámci konania pred odvolacím senátom tvrdila, že tovary predávané pod skoršou ochrannou známkou sa používajú iba v malých množstvách. Toto tvrdenie nebolo vedľajším účastníkom konania v priebehu predmetného konania napadnuté. Navyše toto je podložené reklamnými brožúrkami predloženými žalobkyňou, ktoré obsahujú pokyny na dávkovanie predmetných tovarov. Tieto pokyny nie sú v napadnutom rozhodnutí uvedené, hoci by mohli vysvetliť malé množstvo predajov realizovaných pod skoršou ochrannou známkou.

53 Odvolací senát tiež nebral do úvahy tvrdenie žalobkyne obsiahnuté aj vo vyjadrení žalobkyne k námietkam aj vo vyjadrení pred odvolacím senátom, podľa ktorých iba začínala s predajom predmetných výrobkov, a preto ich objem predaja bol malý. Toto tvrdenie mohlo byť závažným pri posudzovaní skutočnej povahy používania skoršej ochrannej známky, napriek čomu skutočnosťou ostáva, že objemy predaja údajne dosiahnuté v priebehu druhého polroka 1998 boli nižšie ako počas prvého polroka. V skutočnosti je možné, aby prvé štádium uvedenia výrobku na trh trvalo viac ako niekoľko mesiacov.

56 Musí byť uvedené, že pravidlo 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, ktoré stanovuje, že dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky musí byť predložený v lehote, ktorú namietajúcej strane určí ÚHVT, a že námietka sa zamietne, pokiaľ takýto dôkaz nebude v určenej lehote predložený, sa nemôže vykladať v t o m smere, že bráni zohľadneniu akýchkoľvek dodatočných dôkazov o nových skutočnostiach, hoci by tieto dôkazy boli predložené po uplynutí predmetnej lehoty.

57 Nariadenie č. 2868/95 bolo Komisiou prijaté v súlade s článkom 140 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a jeho ustanovenia sa musia vykladať v súlade s ustanoveniami neskôr menovaného nariadenia. V t o m t o smere treba brať zreteľ najmä na článok 43 ods. 1 a článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Na jednej strane článok 4 3 ods. 1 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že pri preskúmavaní námietok Ú H V T vyzve strany tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky v lehote stanovenej úradom k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad. Na druhej strane článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že Ú H V T môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas, zverujúc rozhodovanie v smere zohľadňovania dôkazov predložených po uplynutí lehoty oddeleniam Ú H V T .

58 Vo svetle súhrnu týchto úvah Súd prvého stupňa konštatuje, že odvolací senát nebral do úvahy všetky faktory relevantné na posúdenie toho, či používanie, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, bolo skutočným používaním. Navyše vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu a opomenul vyzvať žalobkyňu na zaujatie stanoviska k novým skutočnostiam a tvrdeniam uvedeným vo vyjadrení

61 V tomto smere sa musí poznamenať, že funkčná kontinuita v rámci ÚHVT predpokladá, že odvolací senát je povinný nanovo posúdiť dôkazy predložené žalobkyňou. Pokiaľ toto posúdenie bude viesť k inému záveru, ako bol záver oddelenia rozhodujúceho v prvom stupni, odvolací senát môže v zmysle článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 alebo sám rozhodnúť o námietkach, alebo postúpiť prípad námietkovému oddeleniu.

62 Z toho vyplýva, že ak sa aj prijme tvrdenie žalobkyne, ktoré je uvedené v bode 60 vyššie, odvolací senát mohol rozhodnúť o námietkach sám alebo postúpiť prípad námietkovému oddeleniu.

II - 2808

MFE MARIENFELDE/ÚHVT — VÉTOQUINOL (HIPOVITON)

63 Zrušením napadnutého rozhodnutia námietkového oddelenia by Súd prvého stupňa mohol pristúpiť k zmene napadnutého rozhodnutia. Táto možnosť predpokladaná článkom 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 je v zásade obmedzená na situácie, v ktorých je vec v štádiu umožňujúcom rozhodnúť vo veci [rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT. 1/ÚHVT (SAT. 2), T-323/00, Zb. s. II-2839, voči ktorému bolo podané odvolanie, bod 18]. Toto predpokladá, že Súd prvého stupňa môže na základe dôkazov, ktoré m u boli predložené, formulovať rozhodnutie, ktoré by mal odvolací senát prijať za účinnosti ustanovení aplikovateľných v p r e d m e t n o m prípade. Z predchádzajúceho bodu vyplýva, že v tomto prípade táto podmienka nie je splnená.

64 Vo svetle predchádzajúcich úvah nie je namieste, aby Súd prvého stupňa zmenil napadnuté rozhodnutie.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1) Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 26. septembra 2001 (vec R 578/2000-4) sa zrušuje.

2) V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3) ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania ako aj je povinný nahradiť trovy konania vzniknuté žalobkyni.