T-57/03

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: U. Pfleghar a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: nemčina.

II - 291

ROZSUDOK

Z 1. 2. 2005 — VEC T-57/03

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. septembra 2003,

po pojednávaní z 28. septembra 2004,

II - 292

SPAG/ÜHVT - DANN A BACKER (HOOLIGAN)

vyhlásil tento

ROZSUDOK

Z 1. 2. 2005 — VEC T-57/03

5 Spoločnosť Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA (ďalej len „žalobkyňa") podala 30. novembra 1998 námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 proti prihlasovanej ochrannej známke pre všetky výrobky, pre ktoré bol zápis požadovaný, na základe dvoch skorších ochranných známok, ktorých je majiteľkou:

— medzinárodná slovná ochranná známka OLLY GAN č. 575552, ktorá platí najmä v Nemecku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, týkajúca sa pre­ dovšetkým oblečenia triedy 25,

— francúzska slovná ochranná známka OLLY GAN č. 1655245 týkajúca sa predovšetkým oblečenia triedy 25.

6 Vedľajší účastníci konania 26. mája 1999 vyzvali žalobkyňu, aby predložila dôkazy o skutočnom používaní uvádzaných skorších ochranných známok.

7 Námietkové oddelenie ÚHVT rozhodnutím z 15. septembra 2000 prijalo námietku, keďže vo Francúzsku a v Portugalsku existuje pravdepodobnosť zámeny z dôvodu zhodnosti výrobkov chránených dotknutými ochrannými známkami a fonetickou podobnosťou, a teda aj koncepčnou podobnosťou predmetných slovných označení.

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT nahradiť trovy konania.

12 ÚHVT a vedľajší účastníci konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu nahradiť trovy konania. II - 295

ROZSUDOK

Z 1. 2. 2005 — VEC T-57/03

„1. Žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní [Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdny dvor — neoficiálny preklad]. II - 296

SPAG/ÚHVT - DANN A BACKER (HOOLIGAN)

2. Žalobu možno podať na základe kompetenčných nedostatkov [z dôvodu nedostatku právomoci — neoficiálny preklad], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [porušenia podstatných formálnych náležitostí — neoficiálny preklad], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — neoficiálny preklad] týkajúceho sa jeho uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3. Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie anulovať [zrušiť — neoficiálny preklad] alebo zmeniť.

4. Táto žaloba zostáva otvorená pre každú stranu [Žalobu môže podať každý účastník — neoficiálny preklad] konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím.

..."

18 Treba tiež pripomenúť, že z funkčnej kontinuity medzi jednotlivými inštanciami ÚHVT vyplýva, že v rámci pôsobnosti článku 74 nariadenia č. 40/94 sa rozhodnutie odvolacieho senátu musí zakladať na zohľadnení všetkých skutkových a právnych okolností existujúcich v rozhodnutí napadnutom v konaní pred odvolacím senátom a na zohľadnení skutočností predložených účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred oddelením, ktoré vydalo rozhodnutie v prvom stupni, alebo s ohľadom na odsek 2 článku 74 v odvolacom konaní. Predovšetkým rozsah preskúmania napadnutého rozhodnutia, ktoré má vykonať odvolací senát, nie je v zásade výlučne vymedzený dôvodmi uvedenými účastníkom konania alebo účastníkmi konania v konaní pred ním [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. 11-3253, body 29 a 32].

19 Čo sa týka skutkového rámca, z článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že účastníkom konania prináleží predložiť včas ÚHVT skutočnosti, na ktoré sa chcú odvolať. Z uvedeného vyplýva, že ÚHVT nemôže byť vytýkaná nezákonnosť vyvodená zo skutočností, ktoré mu neboli predložené.

20 Takže skutočnosti predložené Súdu prvého stupňa bez toho, aby boli predtým predložené niektorej z inštancií ÚHVT, musia byť odmietnuté [pozri v tomto zmysle

rozsudok

Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer II - 298

SPAG/ÚHVT — DANN A BACKER (HOOLIGAN)

Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, body 61 a 62, potvrdený v odvolacom konaní uznesením Súdneho dvora z 5. októbra 2004, AIcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. 1-8993; rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ ÚHVT (Kalander), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18; z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. 11-2251, bod 67; zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castellò (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. 11-4835, bod 46, a z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-l 15/03, Zb. s. 11-2939, bod 13].

22 Z uvedeného vyplýva, že právne skutočnosti predložené Súdu prvého stupňa bez toho, aby boli predtým predložené niektorej z inštancií ÚHVT, ak sa týkajú právnej II - 299

ROZSUDOK

Z 1. 2, 2005 — VEC T-57/03

otázky, ktorá nie je nevyhnutná pre zabezpečenie správneho uplatnenia nariadenia č. 40/94 s ohľadom n a dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania, n e m ô ž u ovplyvniť zákonnosť r o z h o d n u t i a odvolacieho senátu o uplatnení relatívneho dôvodu zamietnutia, keďže nepatria d o právneho r á m c a sporu tak, ako bol predložený odvolaciemu senátu. Takže sú neprípustné. Naproti t o m u , ak m á byť rešpektované právne pravidlo alebo m á byť r o z h o d n u t á právna otázka n a účely zabezpečenia správneho uplatnenia nariadenia č. 40/94 s ohľadom n a dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania, právna skutočnosť, ktorá súvisí s t o u t o otázkou, m ô ž e byť p o prvýkrát predložená pred S ú d o m prvého stupňa.

23 N a záver je p o t r e b n é upresniť, že tieto pravidlá prípustnosti vo vzťahu k u skutočnostiam platia aj pre Ú H V T a vedľajších účastníkov konania podľa článku 134 rokovacieho poriadku, keď vystupujú pred S ú d o m prvého stupňa [pozri v súvislosti s dôkazmi predloženými vedľajším účastníkom konania rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, K o u b i / Ú H V T — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, b o d 52]. Č o sa týka právnych skutočností, pre vedľajších účastníkov platia rovnaké pravidlá prípustnosti ako pre žalobcov. Zásada rovnosti v konaní si skutočne vyžaduje, aby žalobcovia a vedľajší účastníci konania mali v k o n a n í p r e d S ú d o m prvého stupňa rovnaké možnosti obhajoby.

27 V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky, a najmä jej dobré meno musí byť zohľadnené pri posúdení pravdepodob­ nosti zámeny (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. 1-5507, bod 24 a výrok). V tomto rozsudku Súdny dvor podal presný výklad článku 4 ods. 1 písm. b) smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mím. vyd. 17/001, s. 92), ktorého znenie je veľmi podobné zneniu článku 8 ods. 1 pism. b) nariadenia č. 40/94. Okrem toho siedme

odôvodnenie

nariadenia č. 40/94 uvádza, že pravdepodobnosť zámeny závisí najmä od „uznania [všeobecnej známosti — neoficiálny preklad] ochrannej známky na trhu".

28 Napriek t o m u v nariadení n a rozdiel o d smernice normotvorca ustanovil pravidlá vzťahujúce sa na činnosť správneho orgánu, ktorý má na starosti o c h r a n n é známky, ako aj n a práva a povinnosti osôb vystupujúcich v konaniach pred týmto orgánom. Takto v súlade s článkom 7 4 ods. 1 in fine nariadenia č. 40/94 sa preskúmanie v prípade relatívnych dôvodov zamietnutia obmedzí na dôvody a návrhy účastníkov konania. Podľa článku 74 ods. 2 tohto nariadenia môže Ú H V T nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené účastníkmi konania včas. Keďže tvrdenie založené na vysokej rozlišovacej spôsobilosti je zmiešaný skutkový a právny dôvod, musí sa rozlíšiť, či Ú H V T bolo alebo nebolo schopné rozhodnúť o návrhoch účastníkov konania so zreteľom n a predložené dokumenty. II - 301

32 Po druhé, čo sa týka vnútornej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, je potrebné naopak uviesť, že ÚHVT bol povinný preskúmať prípadne aj ex offo túto skutočnosť v rámci námietky. Posúdenie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti na rozdiel od dobrého mena nepredpokladá existenciu žiadnej skutočnosti, ktorý by mali predložiť účastníci konania. Navyše toto posúdenie nepodlieha tomu, aby II - 302

SPAG/ÚHVT — DANN A BACKER (HOOLIGAN)

účastníci konania predložili dôvody a tvrdenia smerujúce k preukázaniu tejto vnútornej rozlišovacej spôsobilosti, keďže ÚHVT môže aj samostatne zistiť a posúdiť jej existenciu so zreteľom na skoršiu ochrannú známku, na ktorej sa zakladá námietka.

33 Z uvedeného v prejednávanej veci vyplýva, že vnútorná rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok žalobkyne patrila v čase posudzovania pravdepodob­ nosti zámeny k právnym skutočnostiam nevyhnutným pre správne uplatnenie nariadenia č. 40/94 s ohľadom na návrhy a dôvody predložené žalobkyňou pred ÚHVT. Takže tvrdenie žalobkyne týkajúce sa tohto aspektu musí byť preskúmané v konaní o veci samej.

34 Na záver, čo sa týka skutočností predložených po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa, ÚHVT neoznačil prílohy žaloby týkajúce sa iného aspektu ako dobrého mena skorších ochranných známok, ktorá už bola vyššie zamietnutá. Napriek tomu zo spisu vyplýva, že prílohy č. A 7 a č. A 8 smerujúce k preukázaniu, že skoršie ochranné známky OLLY GAN vyvolávajú už spozorovanú súvislosť s pojmom chuligán, sa venujú najmä tomu, aby bolo preukázané chybné posúdenie odvolacím senátom, podľa ktorého predmetné ochranné známky sú koncepčne odlišné. Aj keď tieto prílohy obsahujú tvrdenia týkajúce sa skutkových a právnych skutočností obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí, neboli predložené ÚHVT. Takže tieto prílohy nepatria do skutkového rámca, ktorý bol predložený odvolaciemu senátu, a sú teda neprípustné.

37 Žalobkyňa usudzuje, že p r e d m e t n é označenia sú d o istej miery vizuálne podobné, keďže obe obsahujú písmená „ol" a končia sa slabikou „gan".

38 Ďalej tvrdí, že tieto označenia sú foneticky z h o d n é alebo veľmi p o d o b n é . Spochybňuje náležitosť výslovnosti uvedenej vo francúzskom a španielskom slovníku, ktoré citoval odvolací senát, z dôvodu, že n a jednej strane francúzske slovo je „houligan", a n a druhej strane, že akademická povaha tejto výslovnosti je neprimeraná p r e bežné, resp. familiárne slovo. Príslušná skupina verejnosti, t o znamená najmä francúzski, španielski a portugalskí priemerní spotrebitelia, nie je v dostatočnej miere hovoriaca p o anglicky. Z uvedeného vyplýva, že nie je jednoznačné, že táto verejnosť bude vedieť správne vyslovovať a písať slovo „hooligan". Navyše tí priemerní spotrebitelia, ktorí hovoria p o anglicky, by toto slovo vyslovovali so silným latinským prízvukom, ktorý by vymazal rozdiely vo výslovnosti predmetných slovných označení vo vzťahu k nevyslovenému „h" a k dvojitému „o" alebo k pauze medzi slovami „Olly" a „Gan". Takže obe predmetné označenia majú veľmi p o d o b n ú výslovnosť.

39 Žalobkyňa tvrdí, že predmetné označenia sú koncepčne zhodné alebo veľmi podobné. Z dôvodu ich fonetickej podobnosti tieto označenia nevyhnutne odkazujú na ten istý pojem chuligán.

II - 304

SPAG/ÚHVT - DANN A BACKER (HOOLIGAN)

40 Žalobkyňa usudzuje, že pravdepodobnosť zámeny je v súlade s judikatúrou a právnymi n o r m a m i tým vyššia, čím vyššia sa ukáže vnútorná rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Skoršie ochranné známky majú podľa žalobkyne vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

45 Vedľajší účastníci konania tiež usudzujú, že neexistuje fonetická podobnosť. Slovo „hooligan" je známe a bežné vo Francúzsku rovnako ako v Španielsku, aj keď býva trocha inak napísané, ale správne vyslovované po anglicky. Takže výrazy „hooligan" a „Olly Gan" sú podľa nich vytvorené rozličnými samohláskovými sledmi, konkrétne [u-i-ä] a [o-i-a] a prízvuk je na inom mieste, konkrétne na prvej slabike a na druhom slove. Navyše, pauza medzi oboma slovami tvoriacimi skoršie ochranné známky predstavuje dostatočný fonetický rozdiel.

46 Podľa ÚHVT nemajú skoršie ochranné známky konkrétny význam, takže akákoľvek koncepčná podobnosť medzi predmetnými označeniami je vylúčená. Z dôvodu známosti slova „hooligan", resp. „houligan" a vizuálnych a fonetických odlišností medzi predmetnými ochrannými známkami si príslušná skupina verejnosti nemôže zamieňať slovo „hooligan" s výrazom „Olly Gan" [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb u n d Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335].

47 Podľa vedľajších účastníkov konania neexistuje medzi predmetnými označeniami ani koncepčná podobnosť. OLLY GAN je vnímané ako meno a mužské priezvisko a je chápané ako meno „dizajnéra", táto praktika sa v odvetví módy bežne používa a vylučuje akúkoľvek inú asociáciu. Naproti tomu slovo „hooligan" je bežne používané vo francúzskych, talianskych, portugalských a španielskych textoch. Takže akákoľvek koncepčná podobnosť je vylúčená.

48 ÚHVT uvádza, že keďže je potrebné zohľadniť iba priemernú rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok, rozdiely medzi predmetnými označeniami vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny (rozsudok MYSTERY, už citovaný v bode 41 vyššie).

53 Ďalej je potrebné uviesť, že zhodnosť výrobkov chránených ochrannými známkami nebola spochybnená v konaní pred Súdom prvého stupňa.

54 Čo sa týka podobnosti predmetných označení, z ustálenej judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny sa vo vzťahu k vizuálnej, sluchovej a koncepčnej podobnosti predmetných označení musí zakladať na celkovom dojme nimi vytvorenom, so zreteľom najmä na rozlišujúce a prevládajúce prvky (rozsudky II - 307

ROZSUDOK

Z 1. 2. 2005 — VEC T-57/03

Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25). Pri určení stupňa ich vizuálnej, sluchovej a koncepčnej podobnosti je potrebné prípadne zhodnotiť dôležitosť, ktorú tieto jednotlivé prvky majú, so zreteľom na druh predmetných výrobkov alebo služieb a na podmienky ich uvádzania na trh (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 27).

55 V prejednávanej veci v prvom rade vo vzťahu k vizuálnej podobnosti predmetných označení odvolací senát potvrdil posúdenie námietkového oddelenia, podľa ktorého tieto označenia sú vizuálne odlišné (bod 20 napadnutého rozhodnutia). Žalobkyňa sa obmedzila na to, že uviedla, že predmetné označenia majú spoločné písmená „ol" a poslednú slabiku „gan".

56 Je potrebné poznamenať, že vizuálnu podobnosť predstavujú iba spoločné prvky uvedené žalobkyňou. Naproti tomu predmetné označenia majú podstatné vizuálne odlišnosti. Skoršie ochranné známky sú zložené z dvoch slov, začínajú sa písmenom „o" a obsahujú dvojité „1" a písmeno „y". Prihlasovaná ochranná známka je zložená z jedného slova, začína sa písmenom „h" a obsahuje dvojité „o" a písmeno „i". Je teda nevyhnutné vyvodiť záver, že odvolací senát správne usúdil, že predmetné označenia sú vizuálne odlišné.

59 V tejto súvislosti slovníky príslušnej skupiny verejnosti v zásade môžu byť zobraté do úvahy tak v prvostupňovom konaní, ako aj v odvolacom konaní pred ÚHVT aj bez toho, aby boli predložené účastníkom konania, pretože predstavujú a priori skutočnosti, ktoré sú všeobecne známe. Tieto slovníky poskytujú relevantný údaj o správnej výslovnosti dotknutého slova v prijímajúcom jazyku, aj keď nič nezaručuje, že táto výslovnosť je skutočne používaná v bežnej reči. Okrem toho znalosť, ktorú majú jednotlivé inštancie ÚHVT z dôvodu rozličných národností jeho zamestnancov alebo členov, môže prípadne potvrdiť skutočností smerujúce k stanoveniu výslovnosti priemerným spotrebiteľom.

60 Čo sa týka toho, že príslušná skupina verejnosti foneticky pozná slovo „hooligan", odvolací senát mohol správne usúdiť, že táto verejnosť pozná dané slovo z dôvodu jeho bežného používania v oblasti futbalu. Odvolací senát tiež správne usúdil, že prvá slabika tohto slova je a priori vo francúzštine vyslovovaná ako „ou". Mohol teda platne usúdiť, že francúzsky spotrebiteľ buď pozná anglický výraz „hooligan" a jeho základnú výslovnosť, alebo francúzsky výraz „houligan" tak, ako J e uvedený vo francúzskom slovníku, na ktorý odkazuje napadnuté rozhodnutie. Časť francúzskej príslušnej skupiny verejnosti, ktorá nepozná francúzske slovo a ktorá vyslovuje anglické slovo po francúzsky napriek jeho zjavne cudziemu pôvodu, je naopak veľmi II - 309

ROZSUDOK

Z 1. 2. 2005 — VEC T-57/03

malá. Takže aj keď samohlásky „ou" a „o" sú príbuzné, predstavujú fonetickú odlišnosť medzi predmetnými ochrannými známkami. Naproti tomu, čo sa týka portugalského priemerného spotrebiteľa, je úvaha odvolacieho senátu oslabená skutočnosťou, že sa nesprávne opieral o španielsky slovník, ktorý nie je relevantný pre jazyk, ktorým hovorí tento spotrebiteľ. Okrem toho odvolací senát správne podčiarkol, že aj skutočnosť, že skoršie ochranné známky sú zložené z dvoch slov, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka je zložená iba z jedného slova, predstavuje relevantný fonetický rozdiel medzi predmetnými ochrannými známkami.

65 Záver odvolacieho senátu, že predmetné ochranné známky sú koncepčne odlišné, je však správny.

66 Na jednej strane je zrejmé, že prihlasovaná ochranná známka je vnútorne založená na pojme chuligán. Okrem toho nie je spochybňované, že tento pojem je známy francúzskym a portugalským spotrebiteľom najmä z dôvodu jeho používania v oblasti futbalu. Takže prihlasovanú ochrannú známku bude príslušná skupina verejnosti chápať a spájať s týmto kontextom. Na druhej strane výrazy tvoriace skoršie ochranné známky nemajú a priori žiaden konkrétny význam a na prvý pohľad vyvolávajú predstavu mena a priezviska. Takýto postup je bežne používaný v odvetví odevov a príslušná skupina verejnosti si ho úplne osvojí, takže skoršie ochranné známky si zapamätá v tejto súvislosti. Vo vedomí príslušnej skupiny verejnosti môže prípadné spájanie skorších ochranných známok s pojmom chuligán nastať iba nepriamo a výlučne iba z fonetického hľadiska. Takéto spájanie však predpokladá najprv zámenu predmetných ochranných známok z dôvodu ich fonetickej podobnosti. Vizuálne vnímanie skorších ochranných známok však okamžite stanoví hranicu medzi pojmom chuligán a skoršími ochrannými známkami. V tejto súvislosti odvolací senát správne usúdil, že vo všeobecnosti si nákup odevu vyžaduje vizuálne preskúmanie ochranných známok (bod 23 napadnutého rozhodnutia). Takže priemerný spotrebiteľ si skoršie ochranné známky zapamätá ako predstavujúce meno a priezvisko.

67 V tomto štádiu úvahy je potrebné preskúmať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého skoršie ochranné známky majú vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Tak ako to bolo uvedené vyššie, skoršie ochranné známky sú vytvorené spôsobom, ktorý bude príslušnou skupinou verejnosti chápaný ako spojenie mena a priezviska. Je to bežný postup v odvetví odevov. Navyše nič nenasvedčuje tomu, že vybrané priezvisko

O trovách

71 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi Ú H V T a vedľajších účastníkov konania. II - 312

SPAG/ÚHVT - DANN A BACKER (HOOLIGAN)

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

II - 313