C-348/04

2. V rozsudku Court of Appeal, ktorý viedol k rozhodnutiu vnútroštátneho súdu o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, sudca Jacob uviedol: „Niekedy si myslím, že v tejto oblasti právo možno stráca zmysel pre realitu — napokon posudzujeme iba použitie maji­ teľovej ochrannej známky pre jeho tovar 3 — Možno poznamenať, že generálny advokát Jacobs uviedol v dokonalom stave. Myslím, že priemerný niečo podobné pred deviatimi rokmi v bode 33 svojich spotrebiteľ by bol udivený z toho, do akých návrhov vo veci Loendersloot (rozsudok z 11. novembra 1997, C-349/95, Zb. s. I-6227), kde vyjadril názor, že „tento absurdností právo zachádza". Súdny dvor by... prekračoval svoje právomoci na základe článku [234 ES], ak by mal rozhodovať o všetkých aspektoch úpravy balenia a prelepovania novými etiketami, ktoré by mohli byť uskutočnené súbežnými dovozcami vo vzťahu k rozličným druhom výrobkov. Len čo Súdny dvor vyjadril podstatnú zásadu alebo zásady, treba nechať na vnútroštátne 1 — Jazyk prednesu: angličtina. súdy, aby uvedené zásady uplatňovali v nimi prejednávaných 2 — Rozsudok z 23. apríla 2002, C-143/00, Zb. s. I-3759. veciach".

I - 3397

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. S H A R P S T O N — VEC C-348/04

Právny rámec vlastníctva Súdny dvor veľmi skoro vyvinul pojem osobitného účelu práva a rozhodol, že článok 30 ES „pripúšťa odchýlky z [voľného pohybu tovaru] iba v rozsahu, v akom sú odôvodnené na účely ochrany práv, ktoré 5 predstavujú osobitný účel takého majetku". Uvedená zásada umožňuje vo vzťahu ku 4. Vývoj j u d i k a t ú r y S ú d n e h o d v o r a každému typu duševného vlastníctva určiť o prebaľovaní preskúmal s určitou mierou okolnosti, za ktorých bude výkon práva podľa podrobností tak generálny advokát Jacobs, práva Spoločenstva prípustný, hoci ako aj Súdny dvor vo veci Boehringer I. v c e z h r a n i č n o m k o n t e x t e taký výkon Uvedenú analýzu nebudem opakovať. Uve­ z definície bráni voľnému pohybu. 6 diem iba nasledujúce aspekty, ktoré sú podľa môjho názoru osobitne významné pre túto vec.

5 — Rozsudok z 8. júna 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Zb. s. 487, bod 11. „Osobitný účel" je dosť nešťastným prekladom francúzskeho „objet spécifique". Pre zaujímavú historickú a ja­ zykovednú analýzu pozri kapitolu 6 publikácie Keeling, D.: Intellectual Property Rights in EU Law (2003). 6 — Bod 14 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci HAG GF (rozsudok zo 17. októbra 1990, C-10/89, Zb. s. I-3711, ďalej len „HAG II"). 6. Pri t a k o m t o výklade článku 30 ES 7 — Rozsudok z 31. októbra 1974, Winthorp, 16/74, Zb. s. 1183, bod 8. v kontexte práv duševného a priemyselného 8 — V k o n t e x t e iných práv duševného vlastníctva došlo k analogickému vývoju: pozri rozsudok Deutsche Grammop­ hon, už citovaný v poznámke pod čiarou 5, týkajúci sa práv vzťahujúcich sa na autorské práva; z 31. októbra 1974, Sterling Drug, 15/74, Zb. s. 1147, týkajúci sa patentov, a z 22. januára 4 — Rozsudok zo 17. júna 1981, Komisia/Írsko, 113/80, Zb. s. 1625, 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Zb. s. 181, týkajúci sa bod 7. autorských práv.

I - 3398

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

úpravy členského štátu a ktoré ho oprávňuje chránených výrobkov po prvýkrát do obehu zakázať v uvedenom štáte predaj výrobku, v ES, po čom je uvedené právo vyčerpané. Po ktorý bol uvedený na trh pod ochrannou druhé existuje právo brániť akémukoľvek známkou v inom členskom štáte majiteľom využívaniu ochrannej známky, ktoré môže ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, je ohroziť záruku pôvodu, ktorá zahŕňa tak nezlučiteľný s pravidlami Zmluvy EHS týka­ záruku identity pôvodu, ako aj záruku júcimi sa voľného pohybu tovaru v rámci neporušenosti výrobku označeného ochran­ spoločného trhu". 9 nou známkou.

11 — Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 9 — Rozsudok Centrafarm/Winthrop, už citovaný v poznámke pod 17/001, s. 92). čiarou 7, bod 12. 12 — Keďže táto vec sa netýka služieb, obmedzím ďalšiu analýzu na 10 — Rozsudok z 23. mája 1978, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7. tovary.

I - 3399

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. S H A R P S T O N — VEC C-348/04

13. Naopak, článok 7 ods. 2 uvádza, že článok 7 ods. 1 „sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu obchodovaniu s tovarom, najmä 12. Hoci článok 7 ods. 1 bol opísaný ako ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo výnimka z pravidla uvedeného v článku 5 zhoršil jeho stav". Článok 7 ods. 2 je preto jasne výnimkou zo základnej zásady voľného pohybu tovaru. Preto by nemal byť vykladaný veľkoryso. 17 Z toho vyplýva, že nadmerne 13 — Prvé odôvodnenie v znení parafrázovanom Súdnym dvorom v jeho rozsudku z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, široký výklad by vo všeobecnosti nemal byť C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 46. použitý ani v prípade pojmu „opodstatnené 14 — Rozsudok zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Zb. s. I-4799, bod 27. dôvody" ani, najmä, v prípade pojmu „stav" 15 — V súlade s článkom 65 ods. 2 v spojení s prílohou XVII tovaru, ktorý sa „zmenil alebo zhoršil". bodom 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1,1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3) bol článok 7 ods. 1 zmenený a doplnený na účely dohody tak, že výraz „v spoločenstve" bol nahradený výrazom „v zmluvnej strane". Keďže sa však toto konanie týka obchodu medzi členskými štátmi, budem pri analýze rozsahu pôsobnosti 16 — Rozsudok z 30. novembra 2004, Peak Holding, C-16/03, Zb. článku 7 ods. 1 naďalej odkazovať na Spoločenstvo a nie na s. I-11313, bod 34 a tam citovaná judikatúra. Európsky hospodársky priestor. 17 — Pozri bod 5 vyššie.

I - 3400

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

2. že úprava balenia nemôže narušiť 18 — Článok 6 sa týka obmedzení účinkov ochrannej známky, pôvodný stav výrobku obsiahnutého ktoré nie sú pre túto vec relevantné. v obale; 19 — Rozsudok Peak Holding, už citovaný v poznámke pod čia­ rou 16, bod 30 a tam citovaná judikatúra. 20 — Rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C-427/93, C-429/93 a C-436/93, Zb. s. I-3457, bod 41. 21 — Body 7 až 9. 22 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 20.

I - 3401

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. SHARPSTON — VEC C-348/04

3. že na novom obale sa jasne uvedie s výnimkou prípadu splnenia uvedených názov toho, kto upravil balenie výrobku, kritérií, nemyslím si, že uvedené ustanovenie a názov výrobcu; vytvára nezávislý priamy nárok. Ako Súdny 23 dvor uviedol v rozsudku Silhouette , „zatiaľ čo je nepopierateľné, že smernica od člen­ ských štátov vyžaduje prebratie ustanovení, na základe ktorých majiteľ ochrannej známky musí byť pri porušení svojich práv schopný získať rozhodnutie súdu brániace tretím osobám využívať jeho ochrannú známku, 4. že prezentácia výrobku v upravenom uvedená požiadavka je ukladaná nie člán­ balení nie je spôsobilá poškodiť dobré kom 7, ale článkom 5 smernice". meno ochrannej známky a jej majiteľa; obal teda nesmie byť poškodený, nekva­ litný alebo špinavý; a

5. že dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upo­ z o r n í majiteľa o c h r a n n e j z n á m k y a poskytne mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení.

23. Vo svojom prvom rozsudku v spore vo 22. Konkrétnejšie, v tejto veci sa kladú veci samej 2 8High Court zistil i) že existujú otázky týkajúce sa dvoch metód nahrádzania „široko rozšírené a značné zábrany voči vonkajších obalov výrobkov novými vonkaj­ súbežne dovážaným farmaceutickým výrob­ šími obalmi navrhnutými jedným zo žalova­ kom dodávaným v škatuliach prelepených ných, pričom niekoľko z nich alebo všetky novými etiketami" v porovnaní s výrobkami boli označené jeho vlastným logom alebo v nových obaloch a ii) že činnosti žalovaných ochrannou známkou alebo označením spo­ nepoškodili a dokonca ani neohrozili „oso­ ločnosti. Prvá metóda je vnútroštátnym bitý účel" práv žalobcov z ochrannej známky: súdom opísaná ako „spoločné označenie": „použitie [ochranných známok] žalobcami súbežný dovozca znova vyobrazuje pôvodnú bolo vo všetkých prípadoch presné v tom ochrannú známku 2 6 na nový vonkajší kartó­ zmysle, že tieto známky sú používané na to, aby bez zavádzania alebo ujmy sprostredko­ vali p r a v d i v ú i n f o r m á c i u o zdroji 24 — Rozhodnutie vnútroštátneho súdu definuje výrobok s obalom a zodpovednosti za kvalitu". Poznamenal prelepeným novými etiketami ako „výrobok dovezený z iného členského štátu v jeho pôvodnom vnútornom a vonkajšom tiež, že nikto netvrdil, že by namietané balení, na ktorý súbežný dovozca nalepil dodatočnú etiketu vytlačenú v jazyku členského štátu dovozu". 25 — Rozhodnutie vnútroštátneho súdu definuje výrobok v balení upravenom nahradením vonkajšieho obalu novým obalom ako „výrobok dovezený z iného členského štátu v jeho 27 — Niektoré balenia blisterov a inhalátorov sú samé prelepené pôvodnom vnútornom balení ale s novým vonkajším obalom novými etiketami ale nie tak, aby úplne prekryli pôvodné s textom vytlačeným v jazyku členského štátu dovozu". ochranné známky a nezdá sa, že by to bolo predmetom 26 — Alebo v niektorých prípadoch ochranné známky, keď bol nejakej diskusie. názov a logo výrobcu tiež registrované ako také. 28 — Rozsudok Laddie J vyhlásený 28. februára 2000, 2 CMLR 571.

I - 3404

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

k dispozícii dostatočnú lehotu na to, aby upravovať nahradením vonkajšieho obalu sa vyjadril k úmyslu úpravy balenia." novým obalom, čelili by podstatnej prekážke predaja. Čo sa týka odvolania proti druhému rozsudku High Court, Court of Appeal, hoci dôrazne vyjadril niektoré vlastné názory, dospel k záveru, že právo nebolo v určitých ohľadoch acte clair. 30 Konkrétne mal stále pochybnosti týkajúce sa významu pojmu „nevyhnutné", dôkazného bremena 26. Vo svojom druhom rozsudku 29 High a dôsledkov absencie upozornenia. Preto Court zastával názor, že z rozsudku Súdneho položil ďalší súbor nasledujúcich prejudiciál- dvora vyplývajú dva závery: po prvé, že treba nych otázok: predpokladať, že výsledkom úpravy obalu je poškodenie osobitného účelu práv majiteľa ochrannej známky dokonca aj vtedy, keď v skutočnosti nebola spôsobená žiadna škoda, či už na kvalite tovaru alebo na funkcii ochrannej známky ako označenia pôvodu; a po druhé, že kritérium nevyhnut­ nosti sa uplatňuje nielen na určenie toho, či môžu dovozcovia vôbec obaly upravovať ale tiež v prípade, že upravovať môžu, na určenie prípustného typu úpravy obalu, takže jedinou prípustnou úpravou obalu je taká, ktorá je z hľadiska ochrannej známky čo najmenej rušivá. High Court preto dospel k záveru, že „Prebalené výrobky tak odstránenie označenia, ako aj spoločné označenie porušovali ochranné známky žalobcov.

27. Žalovaní sa odvolali na Court of Appeal. Žalobcovia podali na uvedený súd vzájomné odvolanie proti výroku v prvom rozsudku High Court, že existujú široko rozšírené 1. Ak súbežný dovozca uvádza na trh a podstatné zábrany voči škatuliam prelepe- v členskom štáte farmaceutický výrobok ným novými etiketami. Court of Appeal dovezený z iného členského uvedené zistenie potvrdil a dospel k záveru, v pôvodnom vnútornom balení, ale že ak by súbežní dovozcovia nemohli balenia

d) ak sa na prvú otázku písm. c) b) uplatní sa prvá podmienka stano­ odpovie tak, že štvrtá podmienka vená už citovaným rozsudkom Súd­ sa poruší akoukoľvek skutočnosťou neho dvora [Bristol-Myers Squibb], spôsobilou poškodiť dobré meno a k o ju v y k l a d á S ú d n y d v o r ochrannej známky a ak i) buď v rozsudkoch vo veciach [Pharmacia 31 ochranná známka nie je vyobrazená & Upjohn ] a [Boehringer I], t j . že na novom vonkajšom obale (,odstr­­ treba preukázať nevyhnutnosť nenie označenia'), ii) alebo súbežný úpravy balenia výrobku, aby sa dovozca použije na novom vonkaj­ neznemožnil skutočný prístup na šom obale svoje vlastné logo alebo trh, iba na úpravu balenia výrobku štýl spoločnosti alebo označenie nahradením vonkajšieho obalu (ako používané na viacerých rôznych o tom rozhodol Súdny dvor EZVO výrobkoch (,spoločné označenie'), vo veci E-3/02, Paranova/Merck), treba usúdiť, že tieto druhy koncep­ alebo sa táto podmienka uplatní aj cie obalu poškodzujú dobré meno na konkrétny spôsob a štýl, akým o c h r a n n e j z n á m k y , alebo ide o skutkovú otázku, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnym súdnym 31 — Rozsudok z 12. októbra 1999, C-379/97, Zb. s. I-6927. orgánom?

I - 3406

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

I - 3407

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. SHARPSTON — VEC C-348/04

etikete neuvádza, že d o t k n u t á finančné odškodnenie (teda ochranná známka patrí majiteľovi, náhradu škody a zhabanie zisku iii) alebo je názov s ú b e ž n é h o vyplývajúceho z takéhoto konania) dovozcu vytlačený veľkými písme­ za r o v n a k ý c h p o d m i e n o k ako nami? v prípade porušenia práv z ochrannej známky?

Upozornenie

c) podlieha p r i z n a n i e f i n a n č n é h o odškodnenia majiteľovi z dôvodu takéhoto d r u h u neoprávneného 3. Ak súbežný dovozca opomenul, ako to k o n a n i a , k t o r é h o sa d o p u s t i l vyžaduje piata podmienka stanovená už dovozca, zásade proporcionality? citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], u p o z o r n i ť na výrobok v upravenom balení, a teda poškodil z tohto jediného dôvodu ochrannú (é) známku (y) majiteľa:

d) ak nie, z akého základu treba vychádzať pri u r č o v a n í t o h t o a) predstavuje každý ďalší dovoz tohto odškodnenia vzhľadom na to, že výrobku n e o p r á v n e n é konanie, predmetné výrobky boli uvedené alebo sa dovozca dopúšťa takéhoto na trh v rámci EHP daným majite­ konania len dovtedy, kým sa majiteľ ľom alebo s jeho súhlasom?" ochrannej známky nedozvie o výrobku a neuplynie príslušná lehota na upozornenie?

33 — Rozsudky Bristol-Myers Squibb, už citovaný v poznámke pod čiarou 20., bod 55, z 11. júla 1996, Eurim-Pharm, C-71/94 až 31. Žalobcovia a Komisia tvrdia, že Súdny C-73/94, Zb. s. I-3603; Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 27, a Boehringer I. dvor potvrdil, že podmienky BMS sa uplat­ 34 — Rozsudky Hoffmann-La Roche, už citovaný v poznámke pod čiarou 10; z 3. decembra 1981, Pfizer, 1/81, Zb. s. 2913; Bristol-Myers Squibb, už citovaný v poznámke pod čiarou 20; Pharmacia & Upjohn, už citovaný v poznámke pod čiarou 31; Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 27, 32 — Otázka č. 2 písm. a). a Boehringer I.

I - 3409

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. SHARPSTON — VEC C-348/04

34. Vo veci Bristol-Myers Squibb Súdny pravidlá vyžadujú poskytovanie dodatočných dvor uviedol: informácií, nie je nevyhnutné odstrániť a znova nalepiť alebo nahradiť pôvodné etikety, keďže môže stačiť iba nalepenie etikety s dodatočnými informáciami na pred­ 3 metné fľaštičky." 6

„Majiteľ [ochrannej známky] môže... brániť prebaľovaniu výrobku do nového vonkaj­ šieho balenia, ak je dovozca schopný docieliť balenie, ktoré môže byť uvádzané na trh v členskom štáte dovozu napríklad nalepe­ 36. Hoci uvedené vyjadrenia Súdneho dvora ním nových etikiet v jazyku členského štátu výslovne neodpovedajú na otázku, či nalepe­ dovozu na pôvodné vonkajšie alebo vnútorné nie nových etikiet predstavuje „úpravu bale­ balenie..." 35 nia" v kontexte judikatúry Súdneho dvora k článku 30 ES, silne nasvedčujú tomu, že majiteľ ochrannej známky nemôže brániť prelepovaniu novými etiketami. Logicky preto z toho vyvodzujú, že to tak nie je.

39. Vzhľadom na vzájomne si odporujúce vyjadrenia v nedávnej judikatúre (ilustrované skutočnosťou, že tak žalobcovia, ako aj žalovaní sa opierajú o rozsudky vo veci 38. Z úryvku r o z s u d k u Bristol-Myers Loendersloot a Boehringer I) sa mi zdá, že Squibb, ktorý Súdny dvor uvádza vo vyššie odpoveď treba odvodiť zo základných zásad. uvedenej citácii je jasné, že výhrada vzťahu­ júca sa na informácie je odkazom na druhú podmienku BMS, konkrétne, že úprava obalu nesmie ovplyvniť pôvodný stav výrobku. Hoci sa to môže zdať prekvapujúce, Súdny dvor vo veci Bristol-Myers Squibb vyjadril názor, že v prípade farmaceutických výrob­ kov môže poskytnutie neprimeraných infor­ mácií „nepriamo ovplyvniť" pôvodný stav 40. Pôvodný zdroj podmienok BMS, roz­ výrobku; či k tomu skutočne dochádza, je sudok Hoffmann-La Roche 41, odkazuje na skutkovou otázkou pre vnútroštátny súd. 3 9 právo majiteľa zabrániť akémukoľvek pou­

Rozsudok

vo veci Phytheron preto nazna­ žitiu ochrannej známky, ktoré je spôsobilé čuje, že druhá a štvrtá z podmienok BMS zhoršiť záruku pôvodu. 4 2 Akýkoľvek je už (neexistencia poškodenia dobrého mena) sa historický prístup Súdneho dvora k rizikám uplatňujú na prelepovanie novými etiketami. spojeným s nahrádzaním vonkajšieho bale­ V samotnom rozsudku vo veci Bristol-Myers nia, nezdá sa mi, že by prelepovanie novými Squibb však bolo uznané, že druhá pod­ etiketami, o ktoré ide v tejto veci, pred­ mienka nie je porušená prelepením vnútor­ stavovalo také použitie ochrannej známky. ného obalu novými etiketami. 4 0Možno sa Ochranná známka je zobrazovaná na pravom preto a fortiori domnievať, že prelepenie tovare bez akéhokoľvek rizika ovplyvnenia vonkajšieho obalu novými etiketami, ako ho pôvodného stavu samotného výrobku. Uve­ žalovaní uskutočnili v tejto veci, by uvedenú dený názor je podporovaný skutkovými podmienku neporušilo. Okrem toho sa roz­ zisteniami High Court, ktoré vo svojom sudok vo veci Phytheron netýkal farmaceu­ odvolaní potvrdil aj vnútroštátny súd. Podľa tických výrobkov. Nie som preto naklonená môjho názoru tam, kde neexistuje riziko tomu, aby bol rozsudok vo veci Phytheron zhoršenia záruky pôvodu, ako je to v prípade nalepenia dodatočnej vonkajšej etikety na

41. Uvedený prístup podľa môjho názoru najlepšie odráža vhodnú rovnováhu medzi Uplatňuje sa podmienka, že úprava bale­ prvoradou zásadou Zmluvy, zásadou voľného nia musí byť nevyhnutná iba na úpravu pohybu tovaru a právami majiteľov ochran­ balenia výrobku nahradením vonkajšieho ných známok vo vzťahu k súbežným dovo­ obalu, alebo sa táto podmienka uplatní na zom. V prípadoch, kde neexistuje riziko pre konkrétny spôsob a štýl, akým súbežný záruku pôvodu definovanú Súdnym dvorom, dovozca uskutoční úpravu balenia nahra­ musí mať prednosť voľný pohyb tovaru. Keď dením vonkajšieho obalu, a ak áno, ako? na základe skutkových okolností môže maji­ teľ ochrannej známky preukázať, že prelepe­ nie novými etiketami spôsobuje riziko zhor­ šenia takto chápanej záruky pôvodu, potom odchylne od voľného pohybu tovaru môžu mať za výnimočných okolností prednosť práva majiteľa ochrannej známky. To vyplýva 43. Táto otázka 4 4vzniká preto, lebo High z definícií základných práv a osobitného Court vo svojom druhom rozsudku vyslovil, účelu ochrannej známky podaných Súdnym že kritérium nevyhnutnosti sa uplatňuje dvorom. nielen na úpravu balenia ako takú, ale tiež na podrobnosti spôsobu úpravy balenia. Preto dospel k záveru, že úprava balenia by mala byť z hľadiska ochrannej známky čo najmenej rušivá. V n ú t r o š t á t n y súd s uvedenou analýzou nesúhlasí.

42. Preto vzhľadom na otázku č. 2 písm. a) sa domnievam, že podmienky BMS sa neuplatňujú vtedy, keď súbežný dovozca uvádza v jednom členskom štáte na trh 44. Žalobcovia, ktorí opäť citujú rozsudky vo farmaceutický výrobok dovezený z iného veci Boehringer I a Loendersloot 45, tvrdia, že členského štátu v jeho pôvodnom vonkajšom a v n ú t o r n o m balení, na ktoré súbežný

45. O t á z k a n e v y h n u t n o s t i v p o d s t a t e vyvstala kvôli názoru High Court, že judika­ túra Súdneho dvora o úprave balenia zavádza „nevyvrátiteľnú právnu domnienku", že dokonca aj vtedy, keď (ako to bolo zistené v spore vo veci samej) predmetná úprava balenia nepriaznivo neovplyvňovala 47. Okrem toho, ako som už uviedla, 50 a nemohla nepriaznivo ovplyvniť kvalitu nezastávam názor, že pojem „zmenil alebo tovaru a nemala žiaden skutočný nepriaznivý zhoršil stav [tovaru]" (znenie článku 7 ods. 2 dopad na funkciu ochrannej známky ako smernice o ochranných známkach, ktoré označenia pôvodu, treba predpokladať odráža podmienky z rozsudku Hoffmann- poškodenie alebo porušenie osobitného -La Roche) by mal byť vykladaný extenzívne. účelu. Uvedené stanovisko je odvodené z vyjadrenia Súdneho dvora v rozsudku vo veci Boehringer I, že „je to úprava balenia farmaceutických výrobkov označených ochrannou známkou ako taká, ktorá poško­ dzuje osobitný účel ochrannej známky bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné posudzovať, aké sú konkrétne účinky úpravy balenia vykonanej súbežným dovozcom". 47 48. Prípravné p r á c e 5 1 tiež naznačujú, že cieľom Komisie pôvodne bolo, aby sa po-

51. Súdny dvor EZVO preskúmal judikatúru 49. Vnútroštátny súd a žalovaní tvrdia, že Súdneho dvora a najmä podmienky BMS. rozhodnutie Súdneho dvora EZVO vo veci Domnieval sa, že na základe prvej pod­ Paranova/Merck 5 3 potvrdzuje názor, že pod­ mienky „bude určené, či má súbežný dovozca mienka nevyhnutnosti sa uplatňuje iba na právo upraviť balenie výrobku a znova skutočnosť úpravy balenia nahradením von­ vyobraziť ochrannú známku výrobcu, zatiaľ kajšieho obalu, a nie na jeho konkrétny čo ostatné kritériá určujú podmienky výkonu spôsob a štýl. Nie som presvedčená o tom, tohto práva na účely ochrany legitímnych že uvedený rozsudok je tak jednoznačný, ako záujmov majiteľa ochrannej známky". Citu­ sa tvrdí. Je však určite relevantný. júc rozsudky vo veciach Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & Dohme, 54 Boehrin­ ger I a Pharmacia & Upjohn 55, Súdny dvor EZVO uviedol, že „povolenie súbežných dovozov a úpravy balenia predstavuje pros­ triedky, ktorých cieľom je zabezpečenie voľného pohybu tovaru. ... Právo súbežného dovozcu na úpravu obalu je inými slovami opodstatnené preto, že predstavuje dôležitý 50. V uvedenej veci bola Súdnemu dvoru vklad k prekonávaniu rozdelenia trhu EHP EZVO okrem iného položená otázka, či sa hranicami štátov. Práve v tomto rámci Súdny kritérium nevyhnutnosti, ktoré Súdny dvor dvor zaviedol kritérium nevyhnutnosti... Z toho vyplýva, že [kritérium] má význam uplatnil pri výklade „opodstatnen[ých] dô- pre otázku definovania práva súbežného vod[ov]" v zmysle článku 7 ods. 2, uplatňuje dovozcu upraviť obal ako takého vtedy, keď tiež na konkrétny dizajn balenia, alebo či správanie majiteľa o c h r a n n e j z n á m k y treba konkrétny dizajn balenia posudzovať a skutkové alebo právne prekážky obchodu bránia účinnému prístupu na trh štátu

54. Okrem toho existuje presvedčivé prag­ matické tvrdenie (ktoré je podľa môjho názoru aspoň také dôležité, ako pojmová súdržnosť práva) proti názoru, že kritérium nevyhnutnosti sa uplatňuje na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia. Taký výklad by neznesiteľným bremenom zaťažil vnútro­ 52. Uvedené odôvodnenie sa mi zdá byť štátne súdy, ktoré by museli prijímať množ­ s p r á v n e . Š t r u k t ú r a p o d m i e n o k BMS stvo rozhodnutí o triviálnych podrobnostiach (a vskutku pôvodné podmienky uvedené vzorov a farieb, čo zjavne nepatrí do ich v rozsudku Hoffmann-La Roche) tiež uvede­ súdnej právomoci. nej analýze zodpovedá. Je ďalej podporené prístupom Súdneho dvora v rozsudku Phar­ macia & Upjohn 5 7 , v ktorom je uvedené, že „podmienka nevyhnutnosti je splnená, ak... pravidlá alebo prax v členskom štáte dovozu bránia uvádzaniu predmetného výrobku na trh v uvedenom štáte".

55. Preto vyvodzujem záver, že požiadavka, 56 — Body 41 až 45. aby bola úprava obalu nevyhnutná, sa 57 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 31, bod 43. Hoci citovaná pasáž odkazuje na odstránenie a nahradenie ochran­ nej známky, a nie všeobecnejšie na úpravu balenia, z bodov 37 až 39 rozsudku je jasné, že Súdny dvor zastáva názor, že obe situácie sa riadia tými istými zásadami. 58 — Spoločnosť Eli Lilly, jeden zo žalobcov.

I - 3415

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. S H A R P S T O N — VEC C-348/04

vzťahuje iba na samotnú skutočnosť úpravy sa domnieval, že táto úvaha nie je nepo­ balenia výrobku nahradením vonkajšieho chybná. obalu a nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia.

59. Súdny dvor navyše od vydania rozsudku vo veci BMS uznal iné príklady poškodzova­ nia dobrého mena, ktoré by v podstate mohli predstavovať „opodstatnené dôvody" v zmysle článku 7 ods. 2 umožňujúce majiteľovi brániť ďalšiemu predaju tovaru, 57. Táto otázka 5 9 bola postavená do popre­ ktorý ním bol uvedený na trh v Spoločenstve dia tvrdením žalovaných, že štvrtá pod­ alebo bol na trh uvedený s jeho súhlasom. 60 mienka BMS sa obmedzuje na nekvalitné Takto v rozsudku Dior 61 Súdny dvor vo balenie. Vnútroštátny súd nesúhlasí a zastáva všeobecnosti uviedol, že poškodenie dobrého názor, že akékoľvek poškodenie dobrého mena ochrannej známky predstavuje nedodržanie podmienky, ale pravdepodobne 60 — Bez ohľadu na uvedené znenie článok 7 ods. 2 sám osebe nepriznáva priamy nárok. Majiteľ ochrannej známky, ktorý si želá brániť údajnému porušeniu, sa musí stále pohybovať v rámci článku 5 ods. 1 smernice: pozri bod 19 vyššie. 61 — Rozsudok zo 4. novembra 1997, C-337/95, Zb. s. i-6013, 59 — Otázka č. 1 písm. c). body 43 a 46.

I - 3416

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

mena ochrannej známky môže byť opodstat­ nekvalitné alebo znečistené balenie: otázkou neným dôvodom; a konkrétnejšie uviedol, že je, či existuje vážne riziko toho, že dobré použitie ochrannej známky v reklame, ktorá meno ochrannej známky bude poškodené. vážne poškodzovala dobré meno ochrannej známky, by mohlo byt' opodstatneným dôvo­ 62 dom. V rozsudku BMW Súdny dvor uviedol, že skutočnosť, že ochranná známka sa používa v reklame predajcu takým spôso­ bom, že môže vyvolať dojem, že existuje o b c h o d n ý vzťah medzi predajcom a majiteľom ochrannej známky môže pred­ stavovať opodstatnený dôvod. Poškodzujú určité (konkretizované) spô­ soby úpravy balenia nevyhnutne dobré meno ochrannej známky, alebo je poško­ denie dobrého mena skutkovou otázkou?

65. Súhlasím so stanoviskom prijatým Komisiou. Je jasné (pozri body 58 a 59 vyššie), že tak neadekvátna prezentácia ochrannej známky, ako aj nesprávne nazna- čovanie obchodného spojenia s majiteľom ochrannej známky sú v podstate spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky (hoci je tiež jasné z rozsudku Dior, že iba vázne poškodenie dobrého mena bude pred­ 64. Žalobcovia tvrdia, že tak odstránenie stavovať opodstatnený dôvod v zmysle označenia, ako aj spoločné označenie zo článku 7 ods. 2 66). Súdny dvor v rozsudku svojej podstaty poškodzujú dobré meno BMW potvrdil, že to, či reklama môže ochrannej známky. Žalovaní tvrdia, že vytvoriť dojem, že existuje obchodný vzťah odstránenie označenia nie je vôbec žiadnym medzi predajcom a majiteľom ochrannej porušením, keďže nepredstavuje „používa známky, je skutkovou otázkou, ktorej posú­ [nie]" ochrannej známky v zmysle článku 5 denie p r i n á l e ž í v n ú t r o š t á t n e m u s ú d u 67 ods. 1. Čo sa týka spoločného označenia, v závislosti od okolností jednotlivej veci. v rozsudku BMS nič nenaznačovalo, že by Zdá sa mi, že tá istá logika by sa mala prijatie vlastného štýlu súbežným dovozcom uplatňovať v ostatných prípadoch, ktoré pre jeho balenie poškodzovalo dobré meno môžu predstavovať „opodstatnené dôvody" 65 ochrannej známky. Komisia tvrdí, že zatiaľ v zmysle článku 7 ods. 2. To, či daná čo každá z uvádzaných okolností môže okolnosť (napr. poškodenie dobrého mena) v podstate poškodiť dobré meno ochrannej môže v podstate predstavovať „opodstatnený známky, v každom prípade musí vnútro­ dôvod", je právnou otázkou, ale to, či v danej

Aký je účinok absencie upozornenia, ako ho vyžaduje piata podmienka BMS? 69. High Court sa vo svojom druhom roz­ sudku vyjadril, že z rozsudku Boehringer I nie je jasné, aký by bol primeraný prostriedok nápravy v prípade, v ktorom dovozca opo­ menul poskytnúť upozornenie, ale splnil ostatné podmienky BMS. Vnútroštátny súd 69 67. Piata podmienka BMS vyžaduje, aby sa preto pýta, za predpokladu, že je to tak, dovozca pred uvedením výrobku a) či dovozca porušuje podmienku každým v upravenom balení do predaja upozornil ďalším dovozom, alebo sa dopúšťa takéhoto majiteľa ochrannej známky a poskytol mu na konania len dovtedy, kým sa majiteľ nedozvie jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom o výrobku a neuplynie lehota na upozorne­ balení. nie; b) či je majiteľ oprávnený požadovať náhradu škody na základe toho istého dôvodu, ako keby bol tovar falšovaný; c) či priznanie takého odškodnenia podlieha zásade proporcionality a d) ak nie, z akého

68. V rozsudku Boehringer I Súdny dvor 68 — Výroková časť a bod 67. rozhodol, že ak súbežný dovozca sám nesplní 69 — Otázka č. 3.

I - 3419

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. SHARPSTON — VEC C-348/04

70 — Bod 12. 71. Vnútroštátny súd správne poukazuje na 71 — Bod 78, ktorý má ozvenu v rozsudku Boehringer I, bod 61. Pozri tiež rozsudok Loendersloot, už citovaný v poznámke to, že sa zdá, že požiadavka upozornenia pod čiarou 3, bod 49.

I - 3420

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

73. Tým nechcem zmenšovať dôležitosť mi zdá, že by bolo neprimerané sankcionovať p o ž i a d a v k y u p o z o r n e n i a . M ô ž e byť súbežného dovozcu za absenciu upozornenia v podstate procesnou požiadavkou, ale je tak prísne, ako keby okrem opomenutia napriek tomu dôležitou ochranou majiteľa upozornenia porušil jednu alebo viac hmot- ochrannej známky. Absencia upozornenia noprávnych podmienok. Sankcia je napriek nie je triviálna. tomu na mieste, pretože, ako som vysvetlila vyššie, poskytnutie upozornenia je dôležitou procesnou požiadavkou; a opomenutím upo­ zornenia súbežný dovozca (úmyselne) ukrátil majiteľa ochrannej známky o príležitosť vykonať predchádzajúcu kontrolu, ktorú mu právo Spoločenstva umožňuje. Sankcia by teda mala byť účinná a odstrašujúca. Nemala 74. Možno by tiež stálo za to poukázať na by však byť rovnaká, ako je sankcia, ktorá by skutočnosť, že okrem veľmi zriedkavých sa uplatňovala v prípade, ak by boli porušené prípadov, opomenutie upozornenia bude aj hmotnoprávne podmienky, pretože by to úmyselné. Súbežný dovozca vie, kto je bolo neprimerané. majiteľom ochrannej známky a ako sa s ním skontaktovať. Ako poznamenal gene­ rálny advokát Jacobs vo svojich návrhoch vo veci Boehringer I, požiadavku upozornenia „je jednoduché uplatňovať a jednoduché dodržiavať, takže prispieva k jednotnému uplatňovaniu práva Spoločenstva". 72

79. V každej danej veci je úlohou vnútro­ štátneho súdu určiť primeranú sankciu, ktorá rešpektuje uvedené parametre.

81. Vnútroštátny súd sa pýta 73, či dovozca nesie dôkazné bremeno o tom, že nová úprava balenia splna všetky podmienky BMS, alebo či sa dôkazné bremeno podľa konkrétnych podmienok líši, a ak áno, ako. V kontexte štvrtej podmienky BMS (poško­ denie dobrého mena) sa vnútroštátny súd tiež pýta, 74 kto nesie dôkazné bremeno 80. Druhý vyššie opísaný scenár je samo­ o tom, že konkrétna podoba dizajnu obalu zrejme v tejto veci hypotetický. Napriek poškodzuje dobré meno ochrannej známky, tomu ho pre úplnosť zmieňujem. Tu je ak (čo si myslím, že tak je) otázka, či taký situácia podstatne odlišná. Opomenutie dizajn dobré meno poškodzuje, je skutkovou poskytnúť upozornenie bude v takých prípa­ otázkou. doch priťažujúcou okolnosťou, pretože maji­ teľovi ochrannej známky sťažuje možnosť legitímne namietať proti použitiu úpravy balenia (či už vo všeobecnej rovine z toho dôvodu, že vôbec nie je nevyhnutné balenie upravovať, alebo konkrétne z toho dôvodu, že skutočne použitá úprava balenia nespĺňa druhú, tretiu a/alebo štvrtú podmienku 82. Je zrejmé, že dopad piatich podmienok BMS). Ak, ako je pravdepodobné, je nepo­ BMS a to, či v praxi pôsobia spôsobom, ktorý skytnutie upozornenia úmyselné, účelom rešpektuje správny vzťah medzi článkom 7 bude pravdepodobne umožniť súbežnému ods. 1 a článkom 7 ods. 2 smernice, bude dovozcovi získať pozíciu na trhu predtým, značne závisieť od toho, ktorý účastník nesie ako bude môcť majiteľ ochrannej známky vymáhať svoje práva. Za takých okolností som toho názoru, že vnútroštátny súd by mal 73 — Otázka č. 1 písm. a). za porušenie hmotnoprávnych podmienok 74 — Otázka č. 1 písm. d).

83. Pri rozhodovaní o príslušných úlohách, k t o r é tu zohráva právo Spoločenstva a vnútroštátne právo je dôležité rozlišovať medzi určením, kto má niesť dôkazné bremeno a určením, ako treba dôkazné bremeno uniesť. Súhlasím s vnútroštátnym súdom, že je vhodné, aby tento Súdny dvor vnútroštátnym súdom označil, kto nesie dôkazné bremeno, pokiaľ ide o päť podmie­ 86. Subsidíarne tvrdia, že dôkazné bremeno nok BMS. To, ako uvedené bremeno uniesť pre každú podmienku by malo byť rozdelené vo vzťahu ku ktorejkoľvek konkrétnej pod­ podľa toho, ktorý účastník v podstate vyslo­ mienke, bude potom predmetom vnútroštát­ vuje kladné tvrdenie k predmetnej otázke nych procesných a dôkazných pravidiel. (aby sa vyhlo riziku, že sa bude od neho požadovať, aby preukazoval záporné tvrde­ nie). Súhlasili by preto s tým, aby dôkazné bremeno vo vzťahu k prvej podmienke (nevyhnutnosť upraviť balenie na účely uvedenia výrobku na trh), tretej podmienke (jasné označenie výrobcu a dovozcu) a piatej podmienke (upozornenie) zaťažovalo súbež­ 84. Žalobcovia tvrdia, že dôkazné bremeno ného dovozcu. Tvrdia však, že od majiteľa pre všetkých päť podmienok by mali niesť ochrannej známky by sa malo požadovať, aby

75 — Pozri rozsudok z 18. októbra 2005, Class International, 76 — Pozri napr. znenie bodov 49, 50, 69, 73, 74 a 78 rozsudku C-405/03, Zb. s. I-8735, bod 73. Bristol-Myers Squibb.

I - 3423

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY — E. SHARPSTON — VEC C-348/04

88. Len čo sa preskúma päť podmienok BMS, stane sa zrejmým, že nie sú homo­ génne. Prvá podmienka je potenciálne zlo­ žitá. V závislosti od okolností môže byť niekedy potrebná podrobná analýza práv­ nych a skutkových okolností trhu v členskom štáte dovozu, aby sa rozhodlo, či je úprava 90. Čo je podstatnejšie, účinkom požia­ balenia nevyhnutná na účely umožnenia davky, aby súbežný dovozca uniesol dôkazné bremeno vo vzťahu k všetkým piatim pod­ mienkam, by bolo naklonenie rovnováhy ešte ďalej od voľného pohybu tovaru (základná 77 — Rozsudok z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C-244/00, Zb. s. I-3051, body 37 a 41. zásada) a smerom k ochrane práv duševného

I - 3424

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

vlastníctva (výnimka z uvedenej zásady). vyjadrenia logicky vyplýva, že súbežný Naopak, vyžadovať od majiteľa ochrannej dovozca musí preukázať nevyhnutnosť, aby známky, aby uniesol dôkazné bremeno vo vyvrátil domnienku, že majiteľ ochrannej vzťahu k všetkým piatim podmienkam, by známky má právo brániť uvádzaniu výrobkov znamenalo, že bude pre neho zložitejšie sa v upravenom balení na trh. Sotva dáva vôbec niekedy dovolať svojich práv na zmysel, aby sa od oprávnenej osoby vyžado­ základe článku 7 ods. 2 smernice a (ako valo, aby preukázala, že za daných okolností som už uviedla) bolo by to v rozpore nemôže oprávnenie vykonávať. s rozsudkom Bristol-Myers Squibb.

91. Podľa môjho názoru sú preto obe uvedené možnosti neprijateľné; a treba postupne posúdiť každú podmienku.

neho uvedenia výrobku na trh je nevyhnutné bilé ovplyvniť pôvodný stav výrobku". 81 Je upraviť balenie výrobku nahradením vonkaj­ teda úlohou súbežného dovozcu preukázať, šieho obalu, a nie prelepit' ho novými že to, čo sa rozhodol vykonať a ako sa to etiketami. rozhodol vykonať, zachová celistvosť výrobku označeného ochrannou známkou. Nezdá sa mi, že by toto predstavovalo preukazovanie negatívneho tvrdenia, ako to tvrdia žalovaní. Okrem toho, v oblasti farmaceutických výrobkov súbežný dovozca samozrejme už takmer určite preukázal príslušným regulač­ ným orgánom, že jeho proces úpravy balenia so sebou nenesie žiadne riziko poškodenia 94. Zastávam preto názor, že súbežný stavu výrobkov. Súdny dvor už vysvetlil 82, že dovozca by mal niesť dôkazné bremeno v kontexte druhej podmienky BMS musí byť týkajúce sa nevyhnutnosti úpravy balenia. predmetné riziko reálnym rizikom, na roz­ diel od hypotetického alebo abstraktného rizika.

96. Podľa môjho názoru je preto úlohou súbežného dovozcu, aby preukázal, že Druhá podmienka: žiaden nepriaznivý vplyv k žiadnemu nepriaznivému účinku nedochá­ na stav výrobku dza.

95. Je to súbežný dovozca, ktorý rozhoduje o rozsahu, v akom upravuje balenie výrobku Tretia podmienka: jasné označenie dovozcu a akou metódou ho upravuje a kto dohliada a výrobcu nad (a teda kontroluje) procesom úpravy balenia. Vie, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený „brániť akejkoľvek úprave balenia, s ktorou je spojené riziko toho, že výrobok vnútri balenia bude vystavený neoprávnenej manipulácii alebo vplyvom na jeho pôvodný 97. Súbežný dovozca rozhoduje o úprave stav" 80a že úprava balenia musí byť preto balenia a kontroluje ho. Konkretizuje také vykonaná „za okolností, ktoré nie sú spôso­

99. Súbežný dovozca už z definície kontro­ luje, či, kedy a akými prostriedkami oznámi majiteľovi ochrannej známky, že má v úmysle upraviť balenie výrobku označeného ochran­ nou známkou a predávať ho v členskom štáte dovozu. Z toho vyplýva, že by mal preukázať, že podnikol všetky primerané kroky na poskytnutie riadneho upozornenia. 8 5

98. Už som uviedla, že podľa môjho názoru je štvrtá podmienka BMS porušená, ak je 84 — Pozri rozsudok Van Doren, už citovaný v poznámke pod balenie spôsobilé vyvolať vážne riziko, že čiarou 77, bod 41. Súdny dvor uviedol, že za okolností, keď existuje reálne riziko rozdelenia trhu v prípade, že dovozca dobré meno ochrannej známky bude poško­ nesie dôkazné bremeno o tom, že tovar bol uvedený na trh v EHP majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, dené. 8 3 Z toho vyplýva, že dôkazné bremeno majiteľ ochrannej známky musí na účely namietania zásahu o tom, že je to tak, by mal niesť majiteľ do práv priznaných mu článkom 5 ods. 1 smernice prvý preukázať, že tovar bol pôvodne uvedený na trh mimo EHP ochrannej známky. Je v najlepšom postavení predtým, ako bude súbežný dovozca musieť preukázať následné uvedenie na trh v rámci EHP zo strany majiteľa nato, aby posúdil, či úprava balenia nepred­ ochrannej známky alebo s jeho súhlasom. Na ilustráciu stavuje žiadne riziko, alebo či predstavuje rozhodnutia Súdneho dvora o tom, kto nesie dôkazné bremeno o zásahu do práv z ochrannej známky, pozri tiež možné riziko poškodenia dobrého mena rozsudok Class International, už citovaný v poznámke pod čiarou 75, body 70 až 75. ochrannej známky. Ak by sa domnieval, že 85 — Vyjadrila som to takto, pretože si nemyslím, že dovozca by mal byť sankcionovaný, ak podnikol všetky primerané kroky na poskytnutie upozornenia, ale z nejakého dôvodu, naprík­ lad z dôvodu zlyhania komunikácie s organizáciou majiteľa ochrannej známky, sa upozornenie nedostalo do príslušného 83 — Bod 61 vyššie. oddelenia.

— Požiadavka, aby nebola prezentácia výrobku v upravenom balení spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa (štvrtá podmienka BMS) sa neobmedzuje len na poškodené, nekvalitné alebo znečistené balenie: otázkou je, či existuje vážne riziko toho, že dobré meno ochrannej známky bude poškodené.

I - 3428

BOEHRINGER INGELHEIM A I.

— Tak neadekvátna prezentácia ochrannej známky, ako aj nesprávne naznačovanie obchodného vzťahu sú v podstate spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky. To, či konkrétne podoby úpravy balenia takú škodu spôsobujú a či je škoda dostatočne vážna nato, aby predstavovala „opodstatnené dôvody" v zmysle článku 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, je skutkovou otázkou, o ktorej musí rozhodnúť vnútroštátny súd.

— Za okolností, keď dovozca opomenul poskytnúť upozornenie, ale splnil ostatné podmienky BMS, dopúšťa sa porušenia podmienky každým nasledujúcim dovozom. Je úlohou vnútroštátneho súdu stanoviť primeranú sankciu, ktorá by mala byť účinná a odstrašujúca. Mala by tiež byť primeraná a nemala by byť preto rovnaká ako sankcia, ktorá by sa uplatnila v prípade, ak by boli porušené tiež iné podmienky BMS.

— Súbežný dovozca nesie dôkazné bremeno preukázania dodržania prvej, druhej, tretej a piatej podmienky BMS. Majiteľ ochrannej známky znáša dôkazné bremeno týkajúce sa vážneho rizika poškodenia dobrého mena ochrannej známky alebo svojho dobrého mena (štvrtá podmienka BMS).