C-421/04

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKATA — F. G. JACOBS — VEC C-421/04

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA F. G. JACOBS prednesené 24. novembra 2005 1

1. Za akých podmienok môže byť ochranná Právna úprava Spoločenstva známka zapísaná v členskom štáte, v ktorom nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, ale len označuje alebo opisuje daný výrobok?

4. Článok 28 ES stanovuje, že množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané. Článok 30 stanovuje, že článok 28 „nevylučuj [e] zákazy alebo obme­ dzenia dovozu, vývozu alebo tranzitu tovaru odôvodnené... ochranou priemyselného a obchodného vlastníctva. Tieto zákazy 2. To je v podstate otázka, ktorú položil a obmedzenia však nesmú byť prostriedkami Audiencia Provincial de Barcelona (Španiel­ svojvoľnej diskriminácie alebo skrytého sko). Tiež sa vynára otázka, či za pred­ obmedzovania obchodu medzi členskými pokladu, že ochrannú známku možno platne štátmi". zapísať, ju môže jej majiteľ použiť na to, aby zabránil dovozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

5. S i e d m e o d ô v o d n e n i e s m e r n i c e o ochranných známkach 3 stanovuje, že:

3. Tieto otázky vznikajú v súvislosti so „dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná zápisom španielskej ochrannej známky táto aproximácia právnych predpisov, si MATRATZEN, nemeckého slova pre vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia „matrace", na o z n a č e n i e matracov a udržania zapísanej ochrannej známky vo a súvisiacich výrobkov. 2 všetkých členských štátoch vo všeobecnosti

b) ak existuje z dôvodu totožnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a totožnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, pravdepo­ dobnosť zámeny na strane verejnosti...".

b) ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;

8. Článok 5 ods. 1 písm. b) oprávňuje majiteľa ochrannej známky zakázať tretím osobám, aby v obchodnom styku používali c) ochranné známky, ktoré sú tvorené „akékoľvek označenie, ktoré je zhodné výlučne z označení alebo značiek, ktoré s ochrannou známkou alebo je jej natoľko môžu v obchode slúžiť na označenie podobné, a zároveň sú si natoľko podobné druhu, kvality, množstva, účelu, hod­ príslušné tovary alebo služby, že existuje noty, zemepisného pôvodu... tovaru pravdepodobnosť zámeny zo strany verej­ alebo poskytnutia služby, alebo iných nosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie vlastností tovaru alebo služieb". medzi označením a ochrannou známkou".

I - 2307

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — F. G. JACOBS — VEC C-421/04

9. Článok 6 ods. 1 písm. b) stanovuje, že 13. Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia ochranná známka neoprávňuje majiteľa o ochrannej známke Spoločenstva stanovuje, zakázať t r e t í m s t r a n á m p o u ž í v a ť že označenie sa nezapíše ako ochranná v obchodnom styku: známka Spoločenstva, ak majiteľ staršej ochrannej známky namieta zápis a „ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo po­ dobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje „údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, pravdepodobnosť zámeny zo strany verej­ účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu... nosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je výroby alebo iných vlastností tovaru alebo skoršia ochranná známka chránená; služieb". pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou".

„Môže platnosť zápisu ochrannej známky v členskom štáte predstavovať skryté obme­ dzovanie obchodu medzi členskými štátmi, ak táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo slúži v obchode na ozna­ 15. Juzgado de Primera Instancia N° 22 čenie výrobku, ktorý chráni, alebo jeho (prvostupňový súd) Barcelona, rozhodol, že druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, slovo „MATRATZEN" nemôže uviesť špa­ zemepisného pôvodu alebo iných vlastností nielskych spotrebiteľov do omylu, pokiaľ ide výrobku a je formulovaná v jazyku iného o výrobok označovaný ochrannou známkou, členského štátu, ktorý je iný ako jazyk, a ani ho nie je možné považovať za druhové ktorým sa hovorí v členskom štáte zápisu, slovo, hoci v Španielsku žije mnoho nemec­ ako tomu môže byť v prípade španielskej kých občanov. Z návrhu na začatie prejud¬- ochrannej známky ,MATRATZEN' určenej ciálneho konania vyplýva, že španielska na označenie matracov a súvisiacich výrob­ judikatúra považuje cudzie slová za svoj­ kov?" voľné, náhodné alebo fantazijné, teda s rozlišovacou a nie opisnou spôsobilosťou, a teda za slová, ktoré môžu byť zapísané ako ochranné známky, pokiaľ nevykazujú po­ dobnosť so španielskym pojmom, okrem prípadu, že by na základe ich podobnosti so 17. Písomné pripomienky predložili Matrat­ španielskym slovom bolo možné predpokla­ zen Concord, Hukla, Spojené kráľovstvo dať, že priemerný spotrebiteľ ich význam a Komisia. Žiadny z účastníkov konania pozná alebo že na vnútroštátnom trhu pojednávanie nenavrhol, žiadne sa teda nadobudli skutočný význam. nekonalo.

19. Tovar, pre ktoré sa žiadal zápis ochran­ ných známok, zahŕňal „matrace; nafukovacie 22. Matratzen Concord podala žalobu na postele; postele; rošty, ktoré nie sú z kovu; Súd prvého stupňa. 6 V podstate uviedla dva voľné pokrývky; posteľnú bielizeň;... deky; žalobné dôvody, jeden založený na porušení obliečky na vankúše; prestieradla; páperové článku 8 ods. 1 písm. b) a druhý na porušení paplóny [spodné prikrývky]; bavlnené pri­ zásady voľného pohybu tovaru. krývky; prikrývky na matrace; spacie vaky". Po zverejnení prihlášok podala spoločnosť Hukla námietky založené na jej skoršej ochrannej známke zapísanej v Španielsku. Na podporu svojich námietok sa dovolávala relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu uve­ deného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva, a to 23. Po prvé tvrdila, že dve predmetné existencie pravdepodobnosti zámeny zo ochranné známky nie sú podobné, ale strany verejnosti medzi prihlasovanými naopak, že sú veľmi odlišné. Súd prvého ochrannými známkami Spoločenstva stupňa toto tvrdenie odmietol. a skoršou národnou ochrannou známkou.

24. Po druhé Matratzen Concord tvrdí, že by bolo v rozpore so zásadou voľného pohybu

20. Námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo prihlášky vzťahujúce sa na vyššie uvedený 6 — Rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen tovar, pretože sa domnievalo, že pravdepo­ Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), [T-6/01, Zb. s. II-4335] a T-105/02, kde bolo konanie neskôr zastavené. dobnosť takejto zámeny existuje. Predmetom týchto návrhov je len žaloba vo veci T-6/01.

25. Súd prvého stupňa toto tvrdenie odmie­ tol v podstate z dvoch dôvodov. 29. Matratzen Concord po prvé tvrdí, že Súd prvého stupňa pri výklade pojmu podobnosti uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva nesplnil požiadavku vyplývajúcu z judikatúry Súdneho dvora na celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zo strany verej­ nosti pri zohľadnení všetkých relevantných faktorov daného prípadu. Súdny dvor uve­ dený dôvod odvolania zamietol ako zjavne 26. Súd prvého stupňa po prvé rozhodol, že neopodstatnený. zásada voľného pohybu tovaru nezakazuje členskému štátu zapísať ako národnú ochrannú známku také označenie, ktoré je v jazyku iného členského štátu opisom predmetných výrobkov alebo služieb a ktoré teda nemôže byť zapísané ako ochranná 30. Matratzen Concord po druhé tvrdí, že známka Spoločenstva: takýto zápis sám Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho osebe nepredstavuje prekážku voľného právneho posúdenia, keď uviedol, že zásada pohybu tovaru. 7 voľného pohybu tovaru nezakazuje člen-

7 — Bod 54 rozsudku. 8 — Bod 60 rozsudku.

I - 2311

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — F. G. JACOBS — VEC C-421/04

„Je ustálenou judikatúrou, že v rámci uplat­ ňovania zásady voľného pohybu tovaru Zmluva o ES neovplyvňuje existenciu práv uznávaných právnymi predpismi členského štátu v oblasti duševného vlastníctva, ale podľa okolností obmedzuje len výkon týchto práv (rozsudky z 22. júna 1976, Terrapin, 119/75, Zb. s. 1039, bod 5, a z 22. januára 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Zb. s. 181, Preto tým, že v bodoch 54 a 56 napadnutého bod 11). rozhodnutia uviedol, že zásada voľného pohybu tovaru nezakazuje členskému štátu zapísať ako národnú ochrannú známku označenie, ktoré je v jazyku iného členského štátu opisom predmetných výrobkov alebo služieb, alebo majiteľovi takejto ochrannej známky zabrániť v zápise predmetného Článok 30 ES umožňuje odchýlky zo základ­ označenia ako ochrannej známky, ak existuje nej zásady voľného pohybu tovaru medzi pravdepodobnosť zámeny medzi národnou členskými štátmi len v rozsahu, v akom sú ochrannou známkou a prihlasovanou odôvodnené na zabezpečenie práv, ktoré ochrannou známkou Spoločenstva, sa Súd predstavujú konkrétnu podstatu daného prvého stupňa nemýlil, pokiaľ ide o ciele priemyselného vlastníctva. V tejto súvislosti návrhov uvedených v [predchádzajúcich je základnou funkciou ochrannej známky dvoch bodoch] tohto uznesenia, a vyložil zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému ich teda správne.

I - 2312

MATRATZEN CONCORD

Druhý dôvod odvolania je teda potrebné 35. Hukla tvrdí, že slovo MATRATZEN bolo zamietnuť ako nedôvodný." platne zapísané ako španielska ochranná známka po úplnom preskúmaní vykonanom v súlade s vnútroštátnymi právnymi pred­ pismi vykonávajúcimi smernicu o ochranných známkach. Toto slovo nemá v španielčine ani v žiadnom inom úradnom jazyku v Španielsku žiadny význam, pričom 32. Súdny dvor preto odvolanie zamietol ako v každom prípade označuje len jeden zjavne nedôvodné. 1 0 z viacerých výrobkov, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

I - 2313

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — F. G. JACOBS — VEC C-421/04

a službami v rámci Spoločenstva, akékoľvek 38. Vyššie uvedené úvahy dokazujú, že hoci zvláštne aspekty d a n é h o odvetvia prejudiciálna otázka znie len v tom zmysle, či a skutočnosti, či daný jazyk používa menšina možno ochrannú známku v tomto prípade alebo väčšina príslušných spotrebiteľov alebo platne zapísať, ide v tejto veci tiež o to, či hospodárskych subjektov v členskom štáte, túto ochrannú známku môže jej majiteľ v ktorom sa zápis žiada. použiť, odvolávajúc sa na skutočnosť, že bola platne zapísaná, na to, aby zabránil dovozu tovaru, ktorý táto ochranná známka označuje alebo opisuje. Budem sa preto zaoberať obidvomi uvedenými otázkami.

I - 2314

MATRATZEN CONCORD

tejto smernice. Smernica však nemôže prípade žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť legálne odôvodňovať prekážky obchodu v zmysle článku 3 ods. 1 pism. b) , neza­ v rámci Spoločenstva nad rámec stanovený stávam názor, že je nevyhnutné samostatne Zmluvou: je zrejmé, že zákaz množstevných sa zaoberať situáciou vyplývajúcou z článku 3 obmedzení a opatrení majúcich rovnaký ods. 1 pism. b). Navyše možno poznamenať, účinok sa vzťahuje nielen na vnútroštátne že žiadny z účastníkov konania, ktorí pred­ opatrenia, ale aj na opatrenia prijaté orgánmi ložili pripomienky, neodkazoval na článok 3 Spoločenstva. 14 ods. 1 písm. b).

I - 2315

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKATA — F. G. JACOBS — VEC C-421/04

na území, pre ktoré sa zápis žiada". Pred­ 47. Neznamená to však, že vnútroštátny pokladá sa, že „priemerní spotrebitelia" sú úrad príslušný v oblasti ochranných známok 19 bežne informovaní a primerane pozorní. nesmie nikdy prihliadať na význam navrho­ vanej slovnej ochrannej známky odvodenej z jazyka, ktorý nie je jazykom členského štátu, v ktorom sa zápis žiada. Vzhľadom na to, že daný úrad je povinný vykonať svoje posúdenie na základe vnímania zo strany priemerných spotrebiteľov a hospodárskych subjektov v tomto členskom štáte, musí tiež posúdiť, či predmetné slovo uvedené osoby naozaj poznajú. 20 45. Z toho vyplýva, že posúdenie, či sa na určité označenie vzťahuje článok 3 ods. 1 písm. c) smernice, je potrebné vykonať so zreteľom na priemerného spotrebiteľa (a tam, kde je to primerané, na sprostredkovateľov, akými sú dovozcovia a veľkoobchodníci) predmetných tovarov alebo služieb na území, na ktorom sa žiada o zápis ochrannej známky. V kontexte tohto prípadu je otáz­ kou, či podľa takýchto spotrebiteľov a sprostredkovateľov ochranná známka označuje alebo opisuje samotné výrobky.

I - 2316

MATRATZEN C O N C O R D

voľne dostupné pre všetkých a nesmie byť výrobky v inom jazyku, je takýto prístup možné ich zapísať], či sa dôvod na zamiet­ vhodnejší než prístup založený na koncepcii nutie zápisu uvedený v spomínanom usta­ priemerného hospodárskeho subjektu alebo 22 novení vzťahuje na daný prípad" . spotrebiteľa. Je takisto v súlade s praxou prinajmenšom niektorých vnútroštátnych orgánov vykonávajúcich zápis ochranných 24 známok.

49. Ďalej, ako to tvrdí Spojené kráľovstvo, na to, aby označenie spadalo pod článok 3 ods. 1 p i s m . c ) , p o s t a č í , že „môže slúžiť v obchodnom styku" 23 na označenie alebo opis predmetných výrobkov.

51. Domnievam sa, že v osobitnom prípade 24 — Nie však všetkých: na pojednávaní vo veci ÚHVT/Wrigley ochranných známok obsahujúcich slová, (rozsudok z 23. októbra 2003, C-191/01 P, Zb. s. I-12447) ktoré opisujú alebo označujú predmetné splnomocnený zástupca ÚHVT uviedol, že „mnoho vnútro­ štátnych orgánov príslušných v oblasti ochranných známok neberie pri posúdení prihlášky národnej ochrannej známky do úvahy význam slov v cudzom jazyku" (bod 89 mojich návrhov). 25 — Zhrnutie prílohy IV (Viacjazyčné ochranné známky: metódy 22 — Rozsudok z 8. apríla 2003 Linde a i., C-53/01 až C-55/01, a postupy orgánov príslušných v oblasti ochranných známok) Zb. s. I-3161, bod 75. Pozri tiež vec Koninklijke KPN pracovného dokumentu WIPO „Medzinárodné mená domén Nederland, uź citovanú v poznámke pod čiarou 15, body 29 — aspekty práv duševného vlastníctva" vypracovaného pre až 37 rozsudku a body 41 a 42 návrhov prednesených Spoločné sympózium ITU/WIPO o viacjazyčných menách 31. januára 2002. domén (2001), ktorá je prístupná na internetovej stránke 23 — Kurzívou zvýraznil generálny advokát. http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/.

I - 2317

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKATA - F. G. JACOBS - VEC C-421/04

smere otázka, či cudzojazyčnému slovu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko,

54. Otázky položené v konaní vo veci samej 55. Ako vyplýva z praxe niektorých orgánov, ukazujú, ako na trhu 452 miliónov spotrebi­ v prípadoch, keď dané osoby samotné teľov, pri ktorých je možné primerane pred­ neovládajú príslušný jazyk, nenastávajú pokladať, že mnohí z nich rozumejú iným žiadne neprekonateľné problémy, pretože jazykom než hlavným jazykom používaným prístup k elektronickým slovníkom, ktoré sú dostupné vďaka súčasnej technike, uľah­ čuje kontrolu prekladov. 29 26 — Pozri napríklad rozsudky Lipton/Sara Lee, 2002, ETMR 1073 (Cour de Cassation, Brussels), Matsushita Electric Works, 2000, ETMR 962, rozsudok prvého odvolacie senátu ÚHVT, v ktorom sa spomína prax Bundespatentgericht a BVBA 28 — V nedávnom prieskume Eurobarometer, Európania a jazyky Management Training en Consultancy, rozsudok Hof van (zverejneného v septembri 2005) polovica z respondentov Beroep (odvolacieho súdu), Brusel, z 3. júna 2005 o odvolaní (občanov EÚ s bydliskom v EU, nie však nevyhnutne Benelux Trade Mark Office vo veci prihlášky ochrannej v členskom štáte ich štátnej príslušnosti, vo veku 15 rokov známky v Holandsku. Pokiaľ ide o Benelux Trade Mark a viac) uviedla, že ovláda na konverzačnej úrovni okrem Office, sa zdá, že tento úrad pre ochranné známky v Beneluxe svojho materinského jazyka aspoň jeden další jazyk. Podiel zastáva názor, že v predmetnej oblasti získania rozlišovacej respondentov, ktorí rozumejú iným jazykom, než je ich spôsobilosti používaním podľa článku 3 ods. 3 smernice materinský jazyk, bude určite ešte vyšší. o ochranných známkach je relevantné vnímanie príslušnou skupinou verejnosti v Belgicku, Luxembursku a v Holandsku, 29 — Napríklad v Spojených štátoch bola zamietnutá ochrana pričom otázka, či je potrebné osobitne prihliadať na v prípadoch, keď ochranné známky obsahovali prvky i) „ha- jednotlivé jazykové oblasti v rámci Beneluxu, bola predložená luš-ka", fonetické hláskovanie maďarského slova pre vaječné Súdnemu dvoru vo veci Bovemij Verzekeringen (C-108/05). cestoviny, ii) „kaba", s významom „káva" v srbskom Porovnaj postup poľského patentového úradu vo veci Tong a ukrajinskom jazyku a iii) „Otokoyama", druhové označenie Yang Confectionary Corporation, 2002, ETMR 219. japonského nápoja sake: pozri veci citované v poznámke pod čiarou 38 pracovného dokumentu WIPO, už citovaného 27 — Pozri zdroj citovaný v poznámke pod čiarou 25. v poznámke pod čiarou 25 týchto návrhov.

60. Po prvé, právo majiteľa ochrannej známky zabrániť tretím osobám v používaní 58. Zdôrazním však, že v tomto prípade podobného alebo zhodného označenia vzťa­ z dokumentov predložených Súdnemu dvoru hujúceho sa na podobné alebo zhodné nijako nevyplýva, že zápis ochrannej známky výrobky vyplýva z článku 5 ods. 1 smernice MATRATZEN vykonaný španielskymi o ochranných známkach. Súdny dvor roz­ orgánmi by bol v rozpore s 3 ods. 1 hodol, že výkon uvedeného práva musí byť pism. c). Tento názor je takisto v súlade vyhradený pre prípady, keď sa použitie s rozhodnutím Súdu prvého stupňa v konaní pred uvedeným súdom, podľa ktorého „spis neobsahuje žiadny dôkaz o tom, že by podstatná časť príslušnej verejnosti mala 30 — Bod 38 rozsudku.

I - 2319

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA - F. G. JACOBS - VEC C-421/04

61. Po druhé, aj keby sa majiteľ ochrannej známky mohol úspešne dovolávať svojho práva podľa článku 5 ods. 1 smernice, na základe článku 6 ods. 1 uvedenej smernice ho dané právo v žiadnom prípade neoprávňuje k tomu, aby tretej osobe zakázal používať v obchodnom styku údaje týkajúce sa okrem iného „druhu", „kvality" alebo „iných vlast­ 64. Aj za predpokladu, že v tomto prípade ností" predmetných výrobkov, ak ich používa bola ochranná známka MATRATZEN v súlade s „čestným konaním v priemysle v Španielsku platne zapísaná, jej majiteľ nie alebo obchode". je oprávnený brániť používaniu slova Matrat­ zen za podmienok spadajúcich mimo rámec článku 5 ods. 1 alebo spadajúcich do rámca článku 6 ods. 1 pism. b), napríklad v katalógu 31 — Rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, matracov vydanom v nemčine. C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51. 32 — Rozsudok zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02 Zb. s. I-10989, bod 60. 33 — Rozsudky zo 14. mája 2002, Hölterhoff, C-2/00, Zb. s. I-4187, bod 16, a Arsenal Football Club, už citovaný v poznámke pod 34 — Rozsudok z 23. februára 1999, BMW, C-63/97, Zb. s. I-905, čiarou 31, bod 54. bod 62.

I - 2320

MATRATZEN CONCORD

I — Návrh

65. Navrhujem preto, aby Súdny dvor odpovedal na otázku položenú Audiencia Provincial de Barcelona takto:

Článok 3 ods. 1 písm. c) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že označenie tvorené výlučne slovom alebo slovami, ktoré označujú výrobok, ktorý chránia, alebo ktoré opisujú druh, kvalitu, množstvo, účel, hodnotu, zemepisný pôvod alebo iné vlastnosti výrobku v jazyku jedného členského štátu, nemôže byť zapísané ako ochranná známka v inom členskom štáte, ak je možné rozumne predpokladať, že podstatná časť hospodárskych subjektov a spotrebiteľov takéhoto výrobku rozumie významu takéhoto slova alebo slov.