T-137/08

62008A0137

ROZSUDOK

SÚDU PRVÉHO STUPŇA (ôsma komora)

z 28. októbra 2009 ( *1 )

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Ochranná známka Spoločenstva tvorená kombináciou zelenej a žltej farby — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Relatívny dôvod zamietnutia — Nezapísaná skoršia národná ochranná známka tvorená kombináciou zelenej a žltej farby — Článok 8 ods. 4 a článok 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009)“

Vo veci T-137/08,

BCS SpA, so sídlom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: M. Franzosi, V. Jandoli a F. Santonocito, advokáti,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 16. januára 2008 (vec R 222/2007-2), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti, ktorého účastníkmi boli BCS SpA a Deere & Company,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (ôsma komora),

v zložení: predsedníčka komory M. E. Martins Ribeiro, sudcovia N. Wahl (spravodajca) a A. Dittrich,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. apríla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. júla 2008,

Dňa 1. apríla 1996 podal vedľajší účastník konania Deere & Company na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva ( Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1 ; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva ( Ú. v. EÚ L 78, s. 1 )], ktorej predmetom bol zápis tohto označenia:

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahovala prihláška ochrannej známky, sú zaradené do tried 7 a 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

—

trieda 7: „Vlečné, ťahané alebo samohybné poľnohospodárske a lesné stroje“,

—

Dňa 5. januára 2004 žalobkyňa BCS SpA podala na základe ustanovení článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] v spojení s ustanoveniami článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009] návrh na vyhlásenie neplatnosti týkajúci sa všetkých výrobkov chránených zápisom napadnutej ochrannej známky.

6

Žalobkyňa na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti po prvé uviedla, že napadnutá ochranná známka nemala ku dňu podania prihlášky rozlišovaciu spôsobilosť a že dôkaz o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 2007/2009) bol nedostatočný.

7

Po druhé žalobkyňa uviedla, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná napriek existencii nezapísanej talianskej ochrannej známky tvorenej rovnako kombináciou zelenej a žltej farby. Žalobkyňa tvrdila, že používaním tejto ochrannej známky pred rokom 1996 pre „poľnohospodárske stroje, najmä malotraktory, záhradné traktory a vlečné vozidlá“ v Belgicku, Dánsku, Grécku, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Holandsku, Rakúsku, Portugalsku a Spojenom kráľovstve získala právo zakázať používanie novšej ochrannej známky.

8

11

Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

—

zrušil napadnuté rozhodnutie,

—

zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13

Rozhodnutím z 5. marca 2008 Súd prvého stupňa vyzval účastníkov konania, aby na pojednávaní prípadne predniesli svoje vyjadrenia k niektorým dokumentom.

Právny stav

14

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody založené na porušení článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 4 a článku 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009).

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94

Podľa žalobkyne je na účely skúmaní, či napadnutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, potrebné uplatniť dôkazy s mimoriadne vysokou dôkaznou silou, keďže samotné farby nemajú skutočnú rozlišovaciu spôsobilosť, vzhľadom na ich používanie na výrobkoch hlavne na ozdobné účely, a teda nie na účely označenia pôvodu. Platí to o to viac vtedy, ak sú farby, akosú farby v prejednávanej veci, použité spoločne s iným rozlišovacím údajom, ktorému môžu dotknutí spotrebitelia venovať viac pozornosti.

18

Žalobkyňa okrem toho tvrdí, že odvolací senát neoveril, či príslušná skupina verejnosti skutočne vnímala kombináciu zelenej a žltej farby bez toho, aby bola sprevádzaná inou obrazovou alebo slovnou ochranou známkou, ako označenie obchodného pôvodu predmetných výrobkov. Správny spis totiž obsahoval iba trhovú analýzu o vnímaní príslušnou skupinou verejnosti v Nemecku, ktorá hodnotí rozlišovaciu napadnutej ochrannej známky.

19

Po tretie sa žalobkyňa domnieva, že jednak údaje o objeme predaja, o výdavkoch na reklamu a o podieloch na trhu sa nevzťahujú na všetky územia alebo pre mnohé z nich sú úplne nedostatočné, a jednak že vyhlásenia rozličných organizácií neodkazujú na výhradné používanie napadnutej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania, že boli uskutočnené po podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky a že neboli uskutočnené pred notárom.

20

Je potrebné zdôrazniť, že výhrada založená na nejasnom grafickom vyobrazení napadnutej ochrannej známky sa vzťahuje na uplatnenie článku 4 (teraz článku 4 nariadenia č. 207/2009) a článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009]. Žalobkyňa sa vo svojej žalobe však obmedzila na to, že odvolaciemu senátu vytýkala porušenie článku 7 ods. 3, — ktorý dovoľuje odchýliť sa od článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) [článku 7 ods. 1 písm. c) a d), teraz článok 7 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia č. 207/2009] — článku 8 ods. 4 a článku 73 nariadenia č. 40/94.

23

Z toho vyplýva, že táto výhrada uvedená žalobkyňou na pojednávaní, ktorá sa týka súladu napadnutej ochrannej známky s požiadavkami grafického vyobrazenia nie je rozšírením dôvodu žaloby, ale je novým dôvodom uvedeným v priebehu konania. Z toho dôvodu je tento dôvod žaloby podľa článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa neprípustný.

— O dôvodnosti žalobného dôvodu založeného na porušení článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94

24

Na úvod je potrebné poukázať na zásady vytvorené judikatúrou, ktoré sa týkajú uplatňovania článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

28

Je potrebné tiež pripomenúť, že článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 nerozlišuje dotknuté označenia podľa ich povahy. Farby alebo kombinácie farieb ako také môžu preto nadobudnúť pre výrobky alebo služby, pre ktoré sa navrhuje zápis, rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku používania podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004, KWS Saat/ÚHVT, C-447/02 P, Zb. s. I-10107, body 78 a 79 a tam citovanú judikatúru).

29

Rozlišovacia spôsobilosť označenia vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je zápis ochrannej známky požadovaný, a jednak vo vzťahu k predpokladanému vnímaniu predmetnej kategórie výrobkov alebo služieb priemerným, riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným spotrebiteľom (pozri analogicky rozsudok Philips, už citovaný, body 59 a 63).

30

V tomto kontexte musí príslušný orgán celkovo posúdiť skutočnosti, ktoré môžu preukázať, že prihlasované označenie sa stalo spôsobilým identifikovať dotknutý výrobok ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 49).

34

Z bodov 32, 36 až 38 a 41 napadnutého rozhodnutia rovnako vyplýva, že záver odvolacieho senátu týkajúci sa nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti je založený jednak na zohľadnení všetkých skutočností preukazujúcich dlhodobé a intenzívne používanie napadnutej ochrannej známky a jednak na skutočnosti, že toto používanie umožnilo predmetnej skupine verejnosti identifikovať obchodný pôvod výrobkov s uvedeným označením.

35

Pokiaľ ide o výhradu, podľa ktorej odvolací senát právne pochybil, keď neoveril, či napadnuté označenie bolo používané ako ochranná známka, treba uviesť, že je pravda, že nie každé používanie označenia, najmä používanie kombinácie dvoch farieb, musí nevyhnutne predstavovať používanie ochrannej známky (pozri body 25 a 26 tohto rozsudku).

36

V prejednávanej veci odvolací senát v rámci posúdenia dôvodnosti prihlášky napadnutej ochrannej známky v bodoch 32 a 38 napadnutého rozhodnutia zohľadnil najmä vyhlásenia profesijných organizácií, podľa ktorých kombinácia zelenej a žltej farby sa spája s poľnohospodárskymi strojmi vyrábanými vedľajším účastníkom konania, a skutočnosť, že vedľajší účastník konania používal v Európskej únii koherentným spôsobom rovnakú kombináciu farieb na svojich strojoch veľmi dlhú dobu už pred rokom 1996.

40

Skutočnosť, že s výnimkou Nemecka spis neobsahuje prieskum verejnej mienky, pokiaľ ide o vnímanie napadnutej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti v Európskej únii, nemôže mať teda za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia.

41

Nevykonanie prieskumu verejnej mienky nevylučuje, že bolo preukázané nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním, keďže uvedenú skutočnosť možno preukázať aj inými dôkazmi (pozri bod 31 tohto rozsudku). Z už citovaného rozsudku Windsurfing Chiemsee (body 49 až 53) vyplýva, že uskutočnenie prieskumu verejnej mienky nie je bezpodmienečne nevyhnutné na vyvodenie záveru, že označenie nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

42

Pokiaľ ide o číselné údaje, treba konštatovať, že jedinými údajmi nenachádzajúcimi sa v spise odvolacieho senátu sú údaje o obchodoch uskutočnených vo Fínsku a v Írsku. Pre tieto dva členské štáty, ako aj pre ostatné štáty, ktoré boli k 1. aprílu 1996 členskými štátmi Európskej únie, vedľajší účastník konania predložil ÚHVT podrobné údaje o svojich podieloch na trhu a o svojich predajných objemoch v rokoch 1970 až 1996, ako aj o podieloch a objemoch svojej konkurencie.

46

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak je pravda, že napadnutá ochranná známka bola používaná a propagovaná spoločne so slovnou ochrannou známkou John Deere a že výdavky vedľajšieho účastníka konania na reklamu v Európskej únii boli predložené v celku a nie jednotlivo pre každú krajinu, žalobkyňa sa nesprávne domnieva, že z právneho hľadiska nebolo dostatočne preukázané, že vedľajší účastník konania používal na svojich výrobkoch kombináciu zelenej a žltej farby ako ochrannú známku a že rozšírenie týchto výrobkov bolo hlboké a trvalé vo všetkých štátoch, ktoré boli k 1. aprílu 1996 členskými štátmi Európskej únie.

47

Z toho dôvodu je potrebné preskúmať, či toto používanie a toto rozšírenie postačovali na to, aby príslušnej skupine verejnosti umožnili prostredníctvom napadnutej ochrannej známky identifikovať obchodný pôvod predmetných výrobkov.

48

V tejto súvislosti žalobkyňa spochybňuje relevantnosť a dôkaznú hodnotu vyhlásení rozličných organizácií, ktoré zohľadnil odvolací senát. Žalobkyňa vytýka skutočnosť, že tieto vyhlásenia neboli uskutočnené spontánne, že ich obsah bol nadiktovaný vedľajším účastníkom konania alebo prinajmenšom v spolupráci s ním, že tieto vyhlásenia neodkazujú na výhradné používanie napadnutej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania, že boli vydané po uplynutí referenčného obdobia a neboli uskutočnené pred notárom a že subjekty, ktoré ich uskutočnili, nereprezentovali príslušnú skupinu verejnosti ani neboli nezávislé, keďže vo väčšine prípadoch išlo o obchodných partnerov vedľajšieho účastníka.

52

Okrem toho je potrebné povedať, že nemožno súhlasiť s tvrdením žalobkyne o nespoľahlivosti vyhlásení predajcov poľnohospodárskych strojov a organizácii výrobcov poľnohospodárskych strojov.

53

Z judikatúry nijako nevyplýva, že je možné zohľadňovať iba vyhlásenia organizácií, ktoré zastupujú spotrebiteľov. Naopak formulácia, ktorú Súdny dvor v tejto súvislosti použil, a to „vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií“ (rozsudok Windsurfing Chiemsee, už citovaný, bod 51) zahŕňa aj vyhlásenia organizácií výrobcov a/alebo predajcov.

54

Z toho dôvodu je v prejednávanej veci potrebné iba určiť, či rozličné organizácie, ktoré vydali vyhlásenia, môžu byť považované za nezávislé do tej miery, že môžu formulovať svoje vyhlásenia nezávisle na špecifickom záujme vedľajšieho účastníka konania.

58

V prejednávanej veci sa vo vyhláseniach rozličných organizácií s výnimkou vyhlásení týkajúcich sa Írska a Dánska zdôrazňuje, že kombinácia farieb zelenej a žltej používaná v spojení s poľnohospodárskymi strojmi, je v dotknutom odvetví spájaná s vedľajším účastníkom konania. Prieskum verejnej mienky v Nemecku tento záver potvrdzuje.

59

Pokiaľ ide o Írsko a Dánsko, v predložených vyhláseniach sa uvádza, že kombinácia vyššie uvedených farieb je spájaná s výrobkami viacerých výrobcov, a nie iba s výrobkami vedľajšieho účastníka. To však nemôže mať za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia.

60

Po prvé je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát sa pri posudzovaní nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky opieral o súbor dôkazov, najmä o vyhlásenia a prieskum verejnej mienky vykonaný v Nemecku, ako aj o skutočnosť, že výrobky vedľajšieho účastníka boli vo veľkom rozsahu zastúpené na všetkých relevantných trhoch počas dlhého obdobia a že vedľajší účastník konania intenzívne a po dlhú dobu používal kombináciu zelenej a žltej farby ako ochrannú známku na uvedených výrobkoch.

O druhom a treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 4, resp. článku 73 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

64

V rámci druhého a tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate tvrdí, že v napadnutom rozhodnutí boli vo vzťahu k jej talianskej nezapísanej ochrannej známke, tvorenej kombináciou zelenej a žltej farby, uplatnené prísnejšie kritériá ako v rámci skúmania prihlášky napadnutej ochrannej známky napriek tomu, že podmienky získania práva z ochrannej známky sú v obidvoch prípadoch prevažne rovnaké. Tým odvolací senát porušil nielen článok 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ale aj článok 73 uvedeného nariadenia, keďže jeho odôvodnenie bolo nedostatočné a protirečivé.

65

ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú tieto žalobné dôvody zamietnuť.

Tiež je potrebné pripomenúť, že rozpor v odôvodnení rozhodnutia je porušením povinnosti vyplývajúcej z článku 73 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že môže ovplyvniť platnosť dotknutého aktu, ak sa preukáže, že pre tento rozpor nemôže ten, komu je tento akt určený, poznať úplne alebo čiastočne skutočné dôvody rozhodnutia, a že v dôsledku toho je výrok rozhodnutia celkom alebo čiastočne právne nepodložený (pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. januára 1995, Tremblay a i./Komisia, T-5/93, Zb. s. II-185, bod 42).

69

V prejednávanej veci žalobkyňa netvrdí, že nemohla poznať dôvody, na základe ktorých odvolací senát prijal napadnuté rozhodnutie. Žalobkyňa skôr uvádza, že odvolací senát posudzoval porovnateľné dôkazy rozdielnym spôsobom, čím dospel k rozdielnym záverom s ohľadom na podobné dôkazy. Takýto prístup by však, ak by aj bol preukázaný, nemohol predstavovať porušenie článku 8 ods. 4 uvedeného nariadenia.

70

Pokiaľ ide o údajné porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, žalobkyňa uvádza, že odvolací senát dospel k záveru, že žalobkyňa nezískala skutočné právo z ochrannej známky na talianskom trhu napriek tomu, že farby jej označenia boli totožné s farbami napadnutej ochrannej známky, že predložené dôkazy mali rovnakú alebo dokonca vyššiu hodnotu a že podmienky získania sekundárneho významu boli identické.

71

Z toho vyplýva, že prerušenie používania kombinácie zelenej a žltej farby, ako aj rozmanité používanie uvedených farieb mohli brániť tomu, aby verejnosť systematicky spájala žalobkyňu s presnou kombináciou farieb.

75

Po druhé odvolací senát správne považoval dôkaznú hodnotu vyhlásení bývalých zamestnancov žalobkyne za spochybniteľnú. Z bodov 46 a 54 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že uvedené vyhlásenia neboli potvrdené inými dôkazmi nachádzajúcimi sa v spise a že im dokonca čiastočne odporujú.

76

Po tretie, odvolaciemu senátu nemožno vytýkať, že dospel k záveru, že štúdia trhu, ktorú predložila žalobkyňa, nie je presvedčivá. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát v bodoch 57 a 58 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že účastníci tejto štúdie na rozdiel od štúdie uskutočnenej vedľajším účastníkom konania sa nevyjadrovali k dôvodu svojich odpovedí a že im nebol predložený obrázok odlišnej farby s cieľom uistiť sa, že nerozpoznajú obrázok na základe iných kritérií, ako je farba. Žalobkyňa tieto skutočnosti nespochybnila. Na základe ankety žalobkyne teda nie je možné preukázať, že účastníci štúdie rozpoznali výrobky žalobkyne výlučne na základe ich farieb a nie na základe ich tvaru alebo iných prvkov.

77

80

Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

1.

Rozsudok

bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 28. októbra 2009.

Podpisy

( *1 ) Jazyk konania: angličtina.