C-48/09
ECLI:EU:C:2010:41
- Súd
- Súdny dvor Európskej únie
- IČS
- 62009CC0048
- Zdroj
- eur-lex.europa.eu ↗
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA PAOLO MENGOZZI prednesené 26. januára 2010 1
I — Úvod ÚHVT 3. Nejde tu o posúdenie vlastností uve- denej hry, keďže nikto nepochybuje o jej pe- dagogickej hodnote ani o jej podnecujúcom účinku na logiku a tvorivosť, ale o zistenie, či výklad Súdu prvého stupňa vo veci právnej úpravy Spoločenstva týkajúcej sa ochrannej známky Spoločenstva a jediného súdneho precedensu Súdneho dvora majú vady, ktoré 1. „Lego života“. Tak pred niekoľkými me- im vytýka dánska spoločnosť. siacmi nemecký týždenník Die Zeit nazval článok 2 venovaný novému vednému odboru, „syntetickej biológii“. Porovnanie so známou stavebnicou bolo založené na skutočnosti, že vedci pri vytváraní organizmov, napríklad umelých proteínov, počínajúc od mikróbov, postupujú rovnakou metódou, akú by pou- žilo dieťa so svojou škatuľou lega: najskôr sa zhromaždia kocky (biobricks alebo v prípade výskumníka štandardizované genetické frag- menty), ktorých je viac ako tritisíc; následne sa vyberú tie, ktoré sa zdajú byť vhodné podľa charakteristík, ktoré sa majú dať novej bunke, a napokon sa fragmenty DNA z inej vzorky zavedú do genetickej výbavy iného organiz- mu, aby sa „dal život“ novej entite.
3. Spoločnosť Lego a jej najväčší konkurent, podnik MEGA Brands, Inc. (ďalej len „MEGA Brands“) sa nezhodujú v otázke, či je možné ako ochrannú známku zapísať fotografickú reprodukciu typickej kocky z uvedenej hry, 2. Týmto odvolaním Lego Juris A/S (ďalej len alebo či obrysy tohto obrázka majú základné „Lego Juris“) napáda rozsudok Súdu prvé- vlastnosti tvaru, ktoré z funkčného hľadiska ho stupňa z 12. novembra 2008, Lego Juris/ musia byť dostupné akémukoľvek výrobcovi hračiek, a preto či je ich zápis zakázaný.
1 — Jazyk prednesu: španielčina. 2 — Maier, J.: Lego des Lebens. In: Die Zeit čo 32, z 30. júla 2009, s. 27. 3 — Rozsudok T-270/06, Zb. s. II-03177.
I - 8408
LEGO JURIS/ÚHVT
II — Právny rámec 6. Podľa článku 7 ods. 1 citovaného nariadenia:
„1. Do registra sa nezapíšu: A — Uplatniteľná právna úprava
4. Od 13. apríla 2009 je ochranná známka a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požia- Spoločenstva v podstate upravená nariade- davkami článku 4; ním (ES) č. 207/2009 4, ale na účely rozhod- nutia o tomto odvolaní sa z časového dôvo- du uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 40/94 5.
b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišo- vaciu spôsobilosť;
5. Ustanovením nariadenia č. 40/94, ktoré si zaslúži pripomenutie, je článok 4, podľa ktorého:
…
„Ochranná známka spoločenstva môže pozo- stávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osob- ných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tova- e) označenia, ktoré pozostávajú výhradne z: rov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“
i) … 4 — Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), účinné odo dňa uvedeného v bode, ktorý obsahuje odkaz na túto poznámku pod čiarou. 5 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 3288/94 z 22. decembra 1994, na vykonanie dohôd uzatvorených v rámci uruguajského kola (Ú. v. ES L 349, ii) tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, s. 83; Mim. vyd. 17/001, s. 185) a napokon nariadením Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 70, s. 1; Mim. ak sa má dosiahnuť technický výsle- vyd. 17/002, s. 3). dok; alebo
I - 8409
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
iii) tvaru, ktorý dodáva tovarom pod- 9. Hlavný spor vo veci Philips sa týkal grafic- statnú hodnotu; kého zobrazenia tvaru vrchnej časti elektric- kého holiaceho strojčeka, ktorý navrhla táto holandská spoločnosť.
…“
7. Naopak, článok 7 ods. 3 spresňuje, že: 10. Uvedený rozsudok tak považoval člá- nok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 za „predbežnú prekážku“ toho, „aby označenie tvorené iba tvarom výrobku bolo „3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, zapísané ako ochranná známka“ 7. ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania..“
11. V tomto rozsudku sa potom uviedlo, B — Judikatúra: rozsudok Philips 6 že dôvod existencie článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 89/104/EHS 8 spočíva v snahe zabrániť tomu, aby ochrana vyplývajúca z právnej úpravy ochranných známok ne- viedla k monopolnému postaveniu majiteľa 8. Hoci zvyčajne výklad relevantnej právnej ochrannej známky v súvislosti s technickými úpravy na účely rozhodnutia vecí pred Súd- riešeniami alebo úžitkovými vlastnosťami vý- nym dvorom vo všeobecnosti neobsahuje robku, ktoré môže spotrebiteľ vyhľadávať aj úryvky z jeho rozsudkov, skutočnosť, že až pri výrobkoch konkurenčných podnikov, aby dodnes bol vynesený len jeden rozsudok re- nevznikla prekážka pre konkurentov ponúkať levantný na účely rozhodnutia tohto sporu, výrobky obsahujúce tie isté technické rieše- výrazne odôvodňuje to, aby sa závery niekto- nia a úžitkové vlastnosti ako výrobky majiteľa rých bodov rozsudku Philips uviedli v tom- ochrannej známky. 9 to bode. Určitým spôsobom je za takýchto okolností na základe výkladu tvrdení uvede- ného rozsudku tento rozsudok porovnateľný 7 — Bod 76 rozsudku Philips. s právnou úpravou. 8 — Prvá smernica Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92; ďalej len „smernica“); toto ustanovenie je alter ego článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. 6 — Rozsudok z 18. júna 2002, Philips, C-299/99, Zb. s. I-5475. 9 — Bod 78 rozsudku Philips.
I - 8410
LEGO JURIS/ÚHVT
12. Súdny dvor ďalej zdôraznil účel toh- III — Skutkový stav predchádzajúci sporu to ustanovenia tým, že dodal, že smeruje k tomu, aby bol zamietnutý zápis tvarov, ktorých základné vlastnosti súvisia s technic- kou funkciou, aby sa výlučnosť vyplývajúca z právnej úpravy ochrannej známky nestala prekážkou možnosti konkurentov ponúknuť 14. Dňa 1. apríla 1996 podal podnik, ktorého výrobok obsahujúci túto funkciu, 10 a že jeho právnym nástupcom je Lego Juris, prihlášku „cieľom... je ochrana verejného záujmu, ktorý ochrannej známky Spoločenstva na Úrad vyžaduje, aby tvar, ktorého základné vlastnos- pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochran- ti súvisia s technickou funkciou... mohol byť né známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“). voľne dostupný všetkým“ 11. Ochrannou známkou, ktorej zápis sa navrho- val, je toto trojrozmerné zobrazenie hračkár- skej kocky červenej farby:
13. Napokon Súdny dvor rozhodol, že spor- 15. Výrobky uvedené v prihláške patria do né ustanovenie v tejto veci „odráža legitímny tried 9 (irelevantná na účely tohto odvola- cieľ nedovoliť jednotlivcom používať zápis nia) a 28 v zmysle Niceskej dohody 14; do tejto ochrannej známky na dosiahnutie alebo udr- druhej triedy patria aj „hry a hračky“. žanie výlučných práv týkajúcich sa technic- kých riešení“ 12 a že znenie tohto ustanovenia nedovoľuje vyvodiť záver, že existencia iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku je takej povahy, že môže odstrániť dôvod na zamietnutie prihlášky ale- 16. Dňa 19. októbra 1999 bol udelený požado- bo na vyhlásenie neplatnosti zápisu 13. vaný titul priemyselného vlastníctva, ale o dva dni neskôr, 21. októbra 1999, podnik, ktorého
10 — Bod 79. 11 — Bod 80. 14 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov 12 — Bod 82. a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom 13 — Bod 81. a doplnenom znení.
I - 8411
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
právnym nástupcom je MEGA Brands, Inc. 19. Rozhodnutím z 10. júla 2006 17 veľký od- (ďalej len „MEGA Brands“), podal návrh na volací senát zamietol odvolanie ako nedô- vyhlásenie tohto zápisu za neplatný podľa vodné a odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) naria- pre „stavebné hračky“, ktoré patria do denia č. 40/94 predmetnú ochrannú známku triedy 28. Podľa podniku MEGA Brands do- nemožno zapísať pre „stavebné hračky“, ktoré tknutá zapísaná ochranná známka kolidovala patria do triedy 28. s absolútnymi dôvodmi zamietnutia stanove- nými v článku 7 ods. 1 písm. a), písm. e) bo- doch ii) a iii) a písm. f ) uvedeného nariadenia.
20. Veľký odvolací senát totiž potvrdil, že získanie rozlišovacej spôsobilosti, ktoré sta- 17. Výmazové oddelenie, pred ktorým pre- novuje článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, biehalo konanie, prerušilo konanie o prijatie nemôže byť prekážkou uplatnenia článku 7 rozhodnutia až do vyhlásenia rozsudku Súd- ods. 1 písm. e) bodu ii) uvedeného nariade- neho dvora vo veci Philips v júni 2002 a po- nia. 18 Uviedol tiež, že cieľom tohto ustanove- tom sa v konaní pokračovalo od 31. júla 2002. nia je zakázať zápis tvarov, ktorých základné S prihliadnutím na skutočnosť, že sa zdalo, že vlastnosti zodpovedajú určitej technickej dotknutú ochrannú známku tvoril výhradne funkcii, aby takéto tvary mohol každý voľne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiah- používať, a že tvar nie je vyňatý spod tohto nutie technického výsledku, rozhodnutím zákazu, ak obsahuje druhoradý svojvoľný pr- z 30. júla 2004 výmazové oddelenie vyhlásilo vok, akým je farba. 19 Senát napokon odmietol zápis pre „stavebné hračky“ patriace do trie- relevantnosť existencie ďalších tvarov, ktoré dy 28 za neplatný na základe článku 7 ods. 1 umožňujú dosiahnutie rovnakého technické- písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. ho výsledku. 20
18. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvola- teľ 20. septembra 2004 odvolanie na odvola- 21. Veľký odvolací senát okrem toho uviedol, cie senáty ÚHVT, ktorých predsedníctvo po že pojem „výhradne“, ktorý používa článok 7 viacerých procesných úkonoch 15 a na návrh ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94, odvolateľa pridelil spor veľkému odvolaciemu znamená, že tvar nemá iný účel, ako dosiah- senátu 16. nuť želaný technický výsledok, a že pojem
15 — Body 9 a 10 napadnutého rozsudku. 17 — Rozhodnutie veľkého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. jú la 2006 (konanie R 856/2004 G) o vyhlásenie neplatnosti 16 — Pri uplatnení článku 1b ods. 3 nariadenia Komisie (ES) medzi MEGA Brands, Inc., a Lego Juris A/S. č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje roko- vací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu 18 — Body 32 a 33 rozhodnutia veľkého odvolacieho senátu. vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 28, 19 — Tamže, body 34 a 36. s. 11; Mim. vyd. 17/001, s. 221). 20 — Bod 58 rovnakého rozhodnutia.
I - 8412
LEGO JURIS/ÚHVT
„nevyhnutný“, použitý v tom istom ustano- význam citovaného článku 7 ods. 1 písm. e) vení, znamená, že tvar sa vyžaduje preto, aby bodu ii), ktorý nevylučuje zápis samotných sa dosiahol tento technický výsledok, hoci funkčných tvarov, ale iba označení, ktoré tvo- iné tvary môžu tiež spĺňať uvedenú funkciu. 21 rí „výhradne“ tvar výrobkov „nevyhnutný“ Tento senát tiež uviedol, že vlastnosti pred- na dosiahnutie technického výsledku. Tvrdil, metného tvaru považoval za podstatné 22, že na to, aby nejaký tvar patril do rámca pô- a vykonal rozbor ich funkčnosti 23. sobnosti tohto ustanovenia, mal by mať len úžitkové vlastnosti a že zmena rozlišovacích znakov jeho vonkajšieho vzhľadu musí viesť k strate jeho funkčnosti. Lego Juris tiež tvrdil, že existencia prípadných alternatívnych tva- rov, ktoré sú z funkčného hľadiska na základe použitia rovnakého technického riešenia rov- nocenné, je vhodným kritériom na určenie toho, či z priznania ochrany ochrannej znám- ky v zmysle citovaného ustanovenia bude vy- IV — Konanie pred Súdom prvého stupňa plývať monopol. a napadnutý rozsudok
22. Dňa 25. septembra 2006 Lego Juris návr- hom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa podal žalobu, v ktorej navrhuje zru- šiť rozhodnutie veľkého odvolacieho senátu; uviedol jediný žalobný dôvod, spočívajúci v porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 (ďalej aj „sporné usta- novenie“), rozdelený na dve časti, v ktorých namietal proti nesprávnemu výkladu tohto ustanovenia a nesprávnemu právnemu posú- deniu predmetu spornej ochrannej známky.
24. Lego Juris pokračuje, že sporné ustano- venie nezakazuje ochraňovať ako ochranné známky „priemyselné vzory“, ktoré by mohli byť zapísané, aj keď sú tvorené výhradne 23. V stručnosti 24 Lego Juris vytýkal veľkému prvkami, ktoré majú určitú funkciu. Rozho- odvolaciemu senátu, že opomenul skutočný dujúcou otázkou je, či ochrana ochranných známok vedie k monopolnému postaveniu v súvislosti s technickými riešeniami alebo úžitkovými vlastnosťami predmetného tvaru 21 — Bod 60. alebo či konkurenti majú dostatočný prístup 22 — Body 54 a 55. 23 — Body 41 až 63. k uplatneniu rovnakého technického riešenia 24 — Body 27 až 34 napadnutého rozsudku. a používajú rovnaké vlastnosti.
I - 8413
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
25. Súd prvého stupňa však nemal rovna- dosiahnutie cieleného technického výsledku ký názor. V súvislosti s pojmom „výhradne“ tak, že sú pripísateľné technickému výsledku. uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 25 Súd prvého stupňa uviedol, že sa má vykladať z hľadiska výrazu „základné vlastnosti, ktoré súvisia s technic- kou funkciou“ použitého v bodoch 79, 80 a 83 rozsudku Philips. Z tohto výrazu totiž vyvo- dil, že dodanie nepodstatných vlastností, kto- ré nemajú technickú funkciu, nevyníma tvar 27. Súd prvého stupňa tiež odmietol tvrdenia z tohto absolútneho dôvodu zamietnutia, Lego Juris o význame existencie iných tva- pokiaľ všetky zásadné vlastnosti uvedeného rov umožňujúcich dosiahnutie toho istého tvaru zodpovedajú takejto funkcii. technického výsledku, pretože Súdny dvor v bodoch 81 a 83 rozsudku Philips vylúčil vý- znam tejto okolnosti bez rozlišovania medzi tvarmi, ktoré majú odlišné „technické rieše- nie“, a tvarmi, ktoré majú rovnaké „technické riešenie“.
26. Pokiaľ ide o formuláciu „nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok“ uvede- nú tak v spornom ustanovení, ako aj v bo- 28. Navyše Súd prvého stupňa na jednej doch 81 a 83 rozsudku Philips, Súd prvého strane poukázal na bod 78 rozsudku Philips, stupňa uviedol, že neznamená, že tento abso- podľa ktorého znenie a dôvody citovaného lútny dôvod zamietnutia sa uplatní len vtedy, ustanovenia spočívali v snahe zabrániť tomu, keď je predmetný tvar jediný, ktorý umož- aby ochrana vyplývajúca z právnej úpravy ňuje dosiahnuť cielený výsledok. Súd prvého ochranných známok viedla k monopolnému stupňa pripomenul, že Súdny dvor v bode 81 postaveniu majiteľa ochrannej známky v sú- citovaného rozsudku Philips rozhodol, že vislosti s úžitkovými vlastnosťami výrobku „existencia iných tvarov umožňujúcich do- a aby sa táto ochrana rozšírila tak, že vznikne siahnutie toho istého technického výsledku prekážka pre konkurentov slobodne ponúkať nemôže odstrániť dôvod na zamietnutie“, výrobky obsahujúce tie isté úžitkové vlast- a v bode 83 rozhodol, že „zápis takého ozna- nosti. Súd prvého stupňa potom dodal, že ne- čenia tvoreného uvedeným tvarom je vylú- možno vylúčiť, že úžitkové vlastnosti výrob- čený, aj keď sa dotknutý technický výsledok ku, ktoré podľa Súdneho dvora tiež majú byť dá dosiahnuť inými tvarmi“. Z týchto tvrdení dostupné konkurentom, sú špecifické pre ur- Súd prvého stupňa vyvodil, že na to, aby sa čitý tvar. Na druhej strane Súd prvého stupňa tento absolútny dôvod zamietnutia uplatnil, poukázal na tvrdenia uvedené v bode 80 cito- stačí, že základné vlastnosti tvaru spĺňajú vaného rozsudku, podľa ktorého cieľom toh- technické kauzálne vlastnosti postačujúce na to ustanovenia je ochrana verejného záujmu, ktorý vyžaduje, aby tvar, ktorého základné vlastnosti súvisia s technickou funkciou, mo- hol byť voľne dostupný všetkým, a zdôraznil, 25 — Uvedený tiež v článku 3 ods. 1 písm. e) v druhej zarážke smernice. Je potrebné túto smernicu uviesť, pretože ide že podobný cieľ sa nezameriava iba na tech- o právnu úpravu vyloženú v rozsudku Philips. nické riešenie obsiahnuté v takom tvare, ale
I - 8414
LEGO JURIS/ÚHVT
na tvar a jeho samotné základné vlastnosti. posúdenia funkčnej povahy podstatných Keďže sa teda tvar má voľne používať, potom vlastností uvedenej ochrannej známky. 26 rozlišovanie, ktoré uvádza Lego Juris, na tva- ry, ktoré používajú iné „technické riešenie“, a tvary, ktoré používajú rovnaké „technické riešenie“, je neprijateľné.
31. Prvou výhradou Lego Juris vytýkal veľ- kému odvolaciemu senátu, že pri skúmaní funkčnosti kocky Lego ako celku nevykonal identifikáciu podstatných vlastností pred- metného tvaru, osobitne vzoru a pomeru vý- bežkov, pričom do skúmania zahrnul prvky, ktorých ochrana nebola požadovaná, akými sú vyhĺbená časť a sekundárne projekcie. Pre- to napadnuté rozhodnutie opomenulo sku- točnosť, že požadovaný zápis umožňuje Lego Juris brániť sa voči prihláškam, ktorých pred- metom sú stavebné kocky, ktoré majú rovna- 29. V dôsledku toho podľa Súdu prvého ký výzor, ale nie prihláškam, ktorých predme- stupňa článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) na- tom sú kocky, ktoré majú odlišný výzor, a to riadenia č. 40/94 bráni zápisu akéhokoľvek nezávisle od otázky, či sa nimi uskutočňuje tvaru, ktorý tvorí výhradne vo svojich základ- rovnaké technické riešenie, alebo nie. ných vlastnostiach taký tvar výrobku, ktorý je technicky kauzálny a dostatočný na dosiah- nutie cieleného technického výsledku, aj keď tento výsledok možno dosiahnuť inými tvar- mi. Súd prvého stupňa tak potvrdil analýzu veľkého odvolacieho senátu a zamietol prvú časť žaloby. 32. Lego Juris dodal, že uvedené podstatné vlastnosti tvaru musia byť určené z hľadiska spotrebiteľa, a nie odborníkmi podľa čisto technického rozboru.
33. Pokiaľ potom ide o druhú výhradu, týka- júcu sa funkčnej povahy uvedených základ- ných vlastností, Lego Juris vytýkal veľkému odvolaciemu senátu, že funkčne rovnocenné alternatívne vzory používané jeho konku- 30. Druhá časť žaloby sa delila na tri výhra- rentmi nepovažoval za relevantné, hoci sú dy, z ktorých len dve majú význam na účely dôležité na určenie toho, či ochrana tvaru tohto odvolania. Prvá sa týka nevykonania identifikácie podstatných vlastností predmet- nej ochrannej známky a druhá nesprávneho 26 — Body 51 až 68 napadnutého rozsudku.
I - 8415
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
spôsobuje, alebo nespôsobuje monopol na 37. Pokiaľ ide o druhú výhradu, Súd prvého technické riešenie. Okrem toho senátu vytý- stupňa odmietol tvrdenia Lego Juris týka- kal, že nedocenil dosah skoršej ochrany pa- júce sa relevantnosti alternatívnych tvarov, tentov na posúdenie funkčnosti tvaru. pričom opätovne poukázal na bod 80 roz- sudku Philips, z ktorého vyvodil, že posú- denie funkčnosti tvaru sa musí vykonať bez ohľadu na existenciu iných tvarov. Pokiaľ ide o dôkaznú silu skorších patentov, Súd prvé- ho stupňa uviedol, že tvrdenie Lego Juris je irelevantné, keďže v bode 39 napadnutého rozhodnutia veľký odvolací senát výslovne uviedol, že označenie môže byť chránené pa- 34. Napokon Lego Juris poprel, že ochrana, tentom a ochrannou známkou, pričom pou- ktorá sa poskytuje predmetnému tvaru ako kázal na prvé z týchto dvoch práv duševného ochrannej známke, vyvoláva monopol na vlastníctva výhradne na účely zdôraznenia technické riešenie a že na uplatnenie rovna- významu základných vlastností kocky Lego kého technického riešenia by konkurenti mu- (cylindrický reliéf výbežkov). seli kopírovať tvar kocky Lego.
35. Súd prvého stupňa zamietol aj druhú časť jediného žalobného dôvodu neplatnosti. 27
36. Súd prvého stupňa na jednej strane v sú- vislosti s prvou výhradou poprel, že by hľa- 38. Napokon, pokiaľ ide o tvrdenie Lego disko spotrebiteľa bolo relevantné, keďže je Juris, podľa ktorého jeho konkurenti nepo- nepravdepodobné že ten by mal potrebné trebujú na to, aby uplatnili zhodné technic- technické vedomosti na primerané posúdenie ké riešenie, kopírovať tvar kocky Lego, Súd základných vlastností tvaru. Na druhej stra- prvého stupňa zdôraznil, že toto tvrdenie je ne zdôraznil, že keďže veľký odvolací senát založené na nesprávnej koncepcii, podľa kto- správne identifikoval všetky podstatné vlast- rej dostupnosť rôznych tvarov obsahujúcich nosti kocky Lego, skutočnosť, že vzal do úva- rovnaké technické riešenie preukazuje nedo- hy ďalšie vlastnosti, nemá vplyv na zákonnosť statok funkčnosti predmetného tvaru, čo už napadnutého rozhodnutia. bolo zamietnuté s poukázaním na rozsudok Philips, v ktorom je uvedená zásada, podľa ktorej samotný funkčný tvar musí byť voľne 27 — Body 70 až 88 napadnutého rozsudku. dostupný všetkým.
I - 8416
LEGO JURIS/ÚHVT
39. Keďže Súd prvého stupňa nevyhovel VI — Analýza odvolania žiadnemu tvrdeniu Lego Juris, žalobu o ne- platnosť zamietol.
A — Zhrnutie stanovísk účastníkov konania V — Konanie pred Súdnym dvorom a návr- a predstavenie mojej analýzy hy účastníkov konania
40. Odvolanie Lego Juris bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 2. februára 2009; vyjadrenia MEGA Brands a ÚHVT v dňoch 15. a 23. apríla 28 toho istého roka. 1. Vymedzenie protichodných východísk Nebola predložená ani replika, ani duplika.
41. Lego Juris navrhuje, aby Súdny dvor 44. Lego Juris opiera svoje odvolanie o tri zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec Súdu dôvody, ktorými sa budem zaoberať ne- prvého stupňa a zaviazal ÚHVT na náhradu skôr a ktoré sa napokon v podstate zhodujú trov konania. s dôvodmi uvedenými pred Súdom prvého stupňa.
42. ÚHVT a MEGA Brands navrhujú, aby sa odvolanie zamietlo a aby bol odvolateľ pred Súdnym dvorom zaviazaný na náhradu trov 45. Po prvé odvolateľ vytýka napadnutému konania. rozsudku nesprávny výklad článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, odníma- júci ochranu, ktorú poskytuje právo k ochran- ným známkam všetkým tvarom, ktoré majú určitú funkciu, bez ohľadu na tam stanovené 43. Na pojednávaní 10. novembra 2009 zá- kritériá. Uvádza, že Súd prvého stupňa sa stupcovia obidvoch účastníkov konania vzdialil od rozsudku Philips, v ktorom Súdny a MEGA Brands predniesli svoje ústne sta- dvor uplatnil rozlíšenie medzi „technickým noviská a zodpovedali na otázky, ktoré im riešením“ a „technickým výsledkom“, pričom položili členovia Veľkej komory a generálny podmienku dostupnosti spojil s prvým z nich, advokát. aby nenútil konkurentov hľadať odlišné rie- šenia na účely získania rovnakého výsledku; ale tým, že sa zaviažu vždy hľadať iné tvary, 28 — Fax z 20. apríla. ktoré využívajú rovnaké riešenie. Táto chyba
I - 8417
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
viedla Súd prvého stupňa k tomu, že rozho- zmena neovplyvní funkciu, táto vlastnosť sa dol, že funkčný tvar musí byť voľne dostupný nemôže považovať za funkčnú. V tejto sú- všetkým, zatiaľ čo z rozsudku Philips vyplýva, vislosti je dôležité prihliadať na alternatívne že táto dostupnosť sa vzťahuje iba na úžitkové tvary, keďže preukazujú, že zápis konkrétne- vlastnosti tvaru. ho tvaru ako ochrannej známky neznamená vytvorenie monopolu, čo je dôvodom, na zá- klade ktorého sa absolútny dôvod zamietnu- tia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 neuplatní.
46. Po druhé Lego Juris vytýka napadnutému rozsudku, že používa nevhodné kritériá na určenie podstatných vlastností trojrozmer- ných ochranných známok. V prípade sku- točného výkonu práva k ochrannej známke 48. Tak ÚHVT, ako aj MEGA Brands odmie- „podstatné vlastnosti“ zodpovedajú „prevlá- tajú všetky tvrdenia, ktoré uviedol odvolateľ dajúcim a rozlišujúcim prvkom“, ktoré sa mu- v odvolaní, a podporujú platnosť odôvodne- sia riadne analyzovať, pričom sa má vychá- nia a výroku napadnutého rozsudku. dzať z vnímania priemerným spotrebiteľom, riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným 29. Súd prvého stupňa sa nao- pak v bode 70 napadnutého rozsudku vyhol pravidlu spotrebiteľa, pričom postupoval na základe kruhovej argumentácie a základné vlastnosti vyvodil práve z úlohy, ktorú plnia rôzne časti tvaru.
2. Predstavenie mojej analýzy
47. Po tretie Lego Juris vytýka napadnutému rozsudku, že použil nesprávne kritériá funkč- nosti. Podľa jeho názoru najlepší spôsob po- tvrdenia funkčnosti určitej vlastnosti tvaru určitého predmetu spočíva v jeho zmene; ak 49. Toto odvolanie si vyžaduje, aby sa hos- podárskym subjektom vysvetlili kritériá, ktoré sú rozhodujúce pre zápis takých tvarov 29 — S odkazom na rozsudok zo 16. júla 1998, Gut Springen- výrobkov ako ochranných známok, ktoré sú heide a Tusky (C-210/96, Zb. s. I-4657, bod 31), ktorý zavie- dol toto kritérium, potvrdené nasledujúcou judikatúrou primerané technickým funkciám, ktoré majú v oblasti ochranných známok. vykonávať.
I - 8418
LEGO JURIS/ÚHVT
50. Rozsudkom Philips boli nepochybne sta- 52. V skutočnosti Lego Juris vytýka napad- novené zásady výkladu spornej právnej úpra- nutému rozsudku nielen nesprávny výklad vy, aj keď s odkazom na smernicu. Sporné článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia okolnosti však v danom prípade viedli k re- č. 40/94 (prvý dôvod), ale aj použitie nevhod- latívne kategorickému rozsudku, pokiaľ ide ných kritérií výkladu na účely identifikácie o zápis označení tvorených funkčnými tvar- úžitkových vlastností jeho kocky (druhý a tre- mi. Z uvedeného rozsudku vyplýva, že exis- tí dôvod). V dôsledku toho sa musí analýza tovala určitá zhoda týkajúca sa úplnej funkč- tohto odvolania prehĺbiť, pokiaľ ide tak o vec- nosti grafického zobrazenia vrchnej časti né hľadiská, prípadný nesprávny výklad, ako elektrického holiaceho strojčeka, s ktorým aj o metodologické hľadiská, vhodný modus obchodoval uvedený holandský podnik. operandi na účely posúdenia vlastností pred- metov a definovania ich funkčnosti.
51. Súdny dvor sa v odpovedi, ktorú poskytol anglickému Court of Appeal, tesne pridŕžal okolností sporu a trval na dôvodoch, pre kto- 53. Domnievam sa teda, že v tejto oblasti ré sa musel zamietnuť zápis označenia s taký- existuje len jeden precedens a že toto odvo- mi vlastnosťami, ale podnikom len naznačil lanie je pre Súdny dvor druhou príležitosťou pravidlá na zápis funkčných označení do re- za desať rokov, aby preskúmal záhady spornej gistra ochranných známok. Rozsudok, ktorý právnej úpravy, čo odôvodňuje úmysel po- je verný duchu predmetného ustanovenia, skytnúť odpoveď, ktorá presahuje rámec dô- nevylúčil taxatívne zápis funkčných ochran- vodov, ktoré uviedol odvolateľ, ešte skôr, než ných známok, ale ani ho nezjednodušil. Po- sa preskúmajú. Okrem toho dúfam, že týmto užijúc metaforu, Súdny dvor nezavrel dvere spôsobom sa naplnia pochopiteľné očakáva- úradov ochranných známok funkčným ozna- nia podnikateľského sveta, pokiaľ ide o pod- čeniam, ale nechal ich pootvorené; toto odvo- mienky zápisu funkčných označení, ktorý lanie nás zaväzuje zmerať šírku otvoru, ktorý sa nevie dočkať objasnení tohto spletitého sa v týchto pootvorených dverách ponechal. problému.
I - 8419
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
B — Rozširujúci výklad článku 7 ods. 1 poskytovanú iným právom priemyselného písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 vlastníctva 30; na druhej strane zachovať odde- lenú ochranu, poskytovanú ochrannou znám- kou a ochranu poskytovanú prostredníctvom iných foriem duševného vlastníctva 31.
56. Kvôli väčšej jasnosti je vhodné pripome- núť, že rozsudok Philips zakladá odpoveď 1. Ustálené a menej prísne zásady výkladu na štvrtú prejudiciálnu otázku, ktorú položil Court of Appeal, presne na dvoch uvedených myšlienkach 32, pričom sa týmto spôsobom zosúladil s návrhmi, ktoré v tejto veci pred- niesol generálny advokát Ruiz-Jarabo 33.
54. Ak porovnám rozsudok Philips s judika- túrou niektorých vnútroštátnych právnych poriadkov, nachádzam mnohé podobnosti vo 57. Tento spoločný základ vnútroštátnych výklade príslušných právnych predpisov, kto- právnych poriadkov a práva Spoločenstva rými sa preberá táto smernica, ale aj niektoré v oblasti ochranných známok však nestačil zjavné rozdiely, ktoré sú dosť významné, po- na to, aby bola súdna prax úplne homogén- kiaľ ide o príležitosť zosúladiť podmienky zá- na. Napríklad v samotnej veci Philips pred pisu funkčných ochranných známok. V pred- súdnymi orgánmi príslušných dotknutých ložených vyjadreniach sa účastníci konania členských štátov švédske súdy uviedli, že pred týmto Súdnym dvorom zaoberajú prá- určitý tvar sa musí považovať výhradne za vom Spojených štátov v oblasti ochranných funkčný vtedy, keď žiadny iný tvar neumož- známok, a preto cítim povinnosť naň odká- ňuje uskutočniť rovnakú funkciu, a anglické zať, keď to bude na účely tejto veci potrebné. súdy uprednostnili tvrdenie, že vnútroštátne
30 — Pokiaľ ide o nemecké právo, pozri Hacker, F.: Als Marke Schutzfähige Zeichen § 3. In: Ströbele, Hacker: Markenge- setz. 8. vyd. Köln : Carl Heymanns, 2006, s. 85; pokiaľ ide o španielske právo, pozri Marco Arcalá, L. A.: Artículo 5. Prohibiciones absolutas. In: Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (riaditeľ): Comentarios a la Ley de Marcas. 2. vyd. Pam- plona : Thomson Aranzadi, 2008, zv. I, s 204; pokiaľ ide o francúzske právo, pozri Azéma, J., Galloux, J.-Ch.: Droit de la propriété industrielle. 6. vyd. Paris : Dalloz, 2006, 55. Pokiaľ ide o podobnosti, jednoznačne s. 773; pokiaľ ide o právo Spojených štátov, pozri Wong, M.: The aesthetic functionality doctrine and the law of trade- sa uznáva, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) -dress protection. In: Cornell Law Review, zv. 83, 1998, s. 1116 a 1154. nariadenia č. 40/94, rovnako ako jeho vnút- 31 — Tamže; toto presvedčenie je osobitne silné v španielskom roštátne náprotivky, vychádza z dvojakého a vo francúzskom práve, v ktorých sa uvádza „fraude de ley“ [podvod voči právu] a „abus de droit“ [zneužitie práva], úmyslu: na jednej strane vyhnúť sa mono- ktoré nastáva po rozšírení ochrany poskytovanej patentmi polizácii technických riešení výrobkov pro- alebo priemyselnými vzormi prostredníctvom práva ochranných známok. stredníctvom práva k ochranným známkam, 32 — Osobitne body 79 a 82 v uvedenom poradí. najmä keď už predtým požívali ochranu 33 — Najmä body 30 a 39.
I - 8420
LEGO JURIS/ÚHVT
ustanovenie zodpovedajúce článku 7 ods. 1 59. Táto odlišnosť vyplýva pravdepodobne písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 vyluču- zo skutočnosti, že hoci rozsudok Philips mo- je zápis všetkých prípadov, v ktorých funkcia hol prijať prísnejšie kritérium – aby mohol predstavuje hlavný dôvod, na základe ktorého uvedený zákaz obmedziť na označenia tvore- získava výrobok tvar, ktorý sa navrhuje zapí- né len úžitkovými vlastnosťami –, uprednost- sať ako ochranná známka 34. nil miernejšie kritérium, na základe ktorého pod zákaz zápisu spadá väčší počet funkč- ných ochranných známok, pričom vyžaduje, aby „základné vlastnosti“ súviseli s technic- kou funkciou. 36 Týmto spôsobom však Súdny dvor zaviedol istú neurčitosť, na ktorej dô- sledky teraz doplácame.
58. Rozhodnutia vnútroštátnych súdov ci- tované v predchádzajúcom bode predchá- dzali rozsudku Philips, o ktorom rozhodol tento Súdny dvor; v niektorých prípadoch sa však zdá, že najvyššie súdne orgány štátu obmedzujú zásady uvedeného rozsudku na 60. Vzniká tu nebezpečenstvo, že krité- minimum tak, že zákaz upravený v spornom riá, ktoré vypracoval Súdny dvor, sa nebudú právnom predpise alebo jemu zodpovedajú- uplatňovať rovnako vo všetkých členských com ustanovení vnútroštátneho práva stráca štátoch, a preto sa domnievam, že je vhodné účinok a následne narastajú ťažkosti, ktoré hľadať niektoré ďalšie kritériá, ktoré umož- musia riešiť konkurenti, aby vstúpili na trh nia rozšíriť judikatúru, ktorá sa jediným predmetu, ktorého tvar sa navrhuje zapísať. 35 precedensom, a to rozsudkom Philips, príliš zamerala na označenia, ktoré sa na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 nesmú zapísať. Najlepší spôsob na 34 — Cornish, W., Llewelyn, D.: Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 6. vyd. ďalšie vymedzenie rámca pôsobnosti tohto London : Thomson Sweet & Maxwell, 2007, s. 710. ustanovenia spočíva v tom, aby sa preskúmali 35 — Hildebrandt, U.: Marken und andere Kennzeichen – Ein- führung in die Praxis. Köln : Carl Heymann, 2006, s. 109 aj prípady, v ktorých sa navrhovaná ochranná a 110, kritizuje zhovievavejšie uplatňovanie rozsudku Phi- známka môže zapísať, napriek skutočnosti, že lips zo strany Bundesgerichtshof. Napriek tomu nemecký Najvyšší súd neumožnil zápis kocky Lego, ktorý je pred- má niektoré funkčné vlastnosti. metom tohto sporu, lebo ho považoval za výlučne funkčný, a tak vyvolal zrušenie ochrannej známky, ktorá bola najskôr v Nemecku zapísaná; Bundesgerichtshof, tlačové oznáme- nie č. 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi-bin/ rechtsprechung). 36 — Bod 79 rozsudku Philips.
I - 8421
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
2. Navrhovaný výklad uplatňovania článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 zahŕňa tri fázy 40.
61. Hneď uvediem, že nenavrhujem, aby sa a) Prvá fáza zmenila judikatúra, ale len niektoré, najmä metodologické maličkosti tak, aby sa zacho- vali v platnosti zásady stanovené v rozsudku Philips 37, čiže na jednej strane už citova- ný dvojaký úmysel článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, ktorý sa môže zhrnúť v kritériách „zákazu monopolizá- 63. Orgán, ktorý je príslušný preskúmať ab- cie“ a prísneho vymedzenia rôznych práv solútny dôvod zamietnutia alebo dôvod vy- priemyselného vlastníctva; na druhej strane hlásenia neplatnosti, musí najskôr identifiko- skutočnosť, že sporná právna úprava bráni vať najdôležitejšie prvky tvaru, ktorého zápis zápisu tvarov, ktorých základné vlastnosti sa navrhuje. V tejto fáze má podstatný výz- súvisia s technickou funkciou 38, a napokon nam kritérium, ktoré sa má sledovať. skutočnosť, že preukázanie existencie iných tvarov, ktoré umožňujú dosiahnuť ten istý technický výsledok, neodstraňuje absolútny dôvod na zamietnutie prihlášky alebo na vy- hlásenie neplatnosti zápisu upravený v tomto ustanovení 39. 64. Keďže však zatiaľ nejde o objasnenie roz- lišovacej spôsobilosti označenia, ale len o ob- jasnenie jeho základných vlastností, treba pristúpiť k nasledujúcej analýze jednotlivých prvkov použitých pri tejto ochrannej znám- ke. 41 Na rozdiel od preskúmania rozlišovacej spôsobilosti nie je v tomto prípade nevyhnut- né prihliadať na celkový vzhľad, pokiaľ sa, ako napríklad pri jednoduchom predmete, nepo- važujú za podstatné všetky vlastnosti, ktoré 62. Napriek tomu je potrebné tento zák- tvoria jeho tvar. lad doplniť pridaním niektorých metodolo- gických pravidiel uplatňovania citovaného ustanovenia; podľa môjho názoru postup 40 — Inšpirujem sa, mutatis mutandis, nemeckým právom, Hacker, F.: c. d., s. 88; a právom Spojených štátov, McCor- mick, T.: „Will TrafFix ‚Fix` the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.“ In: 40 Houston Law Review, 2003, s. 541 a 566. 37 — Rozsudok Philips vždy rešpektovali Súd prvého stupňa, 41 — Toto tvrdenie vyvodzujem a contrario z rozsudku z 30. júna ÚHVT a napriek uvedeným neistotám aj rôzne vnútro- 2005, Eurocermex/ÚVHT (C-286/04 P, Zb. s. I-5797, štátne súdy. body 22 a 23), a z tam citovanej judikatúry, ktorá bola 38 — Bod 79 rozsudku Philips. neskôr potvrdená rozsudkom z 25. októbra 2007, Develey/ 39 — Body 81 až 83 rozsudku Philips. ÚVHT (C-238/06 P, Zb. s. I-9375, bod 82).
I - 8422
LEGO JURIS/ÚHVT
65. Zo znenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) 67. Napokon v rámci prvej fázy treba roz- vyplýva, že sa musia identifikovať základné líšiť funkčnosť každej základnej vlastnosti, vlastnosti tvaru a potom sa musia porovnať ktorá bola práve identifikovaná. Priznanie s technickým výsledkom na účely posúdenia, tejto funkčnosti vyvoláva niektoré metodické či existuje nevyhnutná súvislosť medzi tými- problémy. Samozrejme, nemožno vychádzať to vlastnosťami a uvedeným technickým vý- len z dohadov alebo zo zovšeobecnení vy- sledkom. V tejto súvislosti ešte nemá zistenie vodených zo skúsenosti z bežného života 45; uvedených základných vlastností za cieľ zistiť, obyčajne keď ide o výrobky, ktoré požívajú či je označenie vhodné na splnenie základnej patentovú ochranu alebo ochranu úžitkového funkcie ochrannej známky, čiže zaručiť pô- vzoru, objasnenia pripojené k potvrdeniam vod označených výrobkov 42, ale má porovnať o zápise týchto práv priemyselného vlastníc- nevyhnutný charakter označenia s technic- tva predstavujú jednoduchý, hoci veľmi sil- kým výsledkom, ktorého obrysy sa tiež musia ný predpoklad svedčiaci o tom, že základné presne vymedziť. vlastnosti tvaru daného predmetu zodpove- dajú technickej funkcii, ako už uviedol veľký odvolací senát, keď citoval judikatúru Najvyš- šieho súdu Spojených štátov amerických vo veci TrafFix 46. S výnimkou týchto prípadov je vždy vhodné využiť posúdenie znalca.
66. Preto v tejto počiatočnej fáze nie je vní- manie spotrebiteľa podstatné, keďže, ako sa uvádza v rozsudku Philips 43, ide len o objas- nenie predbežnej podmienky, ktorú musia spĺňať označenia tvorené iba tvarom výrobku, a pokiaľ nie je splnená, môže byť prekážkou zápisu týchto označení ako ochrannej znám- 68. Od výsledku tohto preskúmania funkč- ky; zatiaľ sa nepristupuje k zisťovaniu prípad- nosti závisí pokračovanie postupu: ak na jed- nej rozlišovacej spôsobilosti predmetného nej strane (v prípade A) všetky vlastnosti defi- označenia, keď podľa ustálenej judikatúry na- nujúce tvar, ktorého zápis sa navrhuje, súvisia dobúda význam názor užívateľa 44. s technickou funkciou, rovnaký tvar sa po- važuje za funkčný a nesmie sa zapísať, alebo pokiaľ už bol zapísaný, ako v tomto prípade, musí sa vymazať z registra; v takom prípade 42 — Ustálená judikatúra Súdneho dvora; pozri najmä roz- sudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, sa postup končí v počiatočnej fáze. Naopak, Zb. s. 1139, bod 7; z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 48, a z 26. apríla 2007, Alcon/ÚVHT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, bod 53. 43 — Bod 76. 44 — Napríklad v rozsudkoch z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, 45 — Ako správne uvádza Hacker, F.: c. d., s. 88. C-304/06 P, Zb. s. I-3297, bod 67, a z 22. júna 2006, Storck/ 46 — Bod 40 rozhodnutia vo veci Lego; TrafFix Devices, Inc. ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 25. v. Marketing Displays, Inc., 532 U. S. 23 (2001).
I - 8423
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
ak na druhej strane (v prípade B) nie sú všet- týkajúcich sa technických riešení“ 47, a aby ky zistené vlastnosti funkčné, pristupuje sa funkčný tvar „mohol byť voľne dostupný všet- k druhej fáze. kým“ 48, domnievam sa, že toto ustanovenie vysvetľuje svoje účinky v tejto hybridnej si- tuácii, v ktorej existujú funkčné aj nefunkčné prvky s rozlišujúcou spôsobilosťou.
71. Preskúmanie sa stáva jednoducho b) Druhá fáza zložitejším.
72. Vzniká problém rozlíšiť, či zapísanie ochrannej známky bráni konkurentom použí- 69. V druhej fáze orgán príslušný preskúmať vať základné funkčné vlastnosti, ktoré spadajú označenie posudzuje tvar, ktorého len niekto- pod ochranu poskytovanú touto ochrannou ré základné vlastnosti sú čiastočne funkčné. známkou, keďže v takom prípade je logické sa Reštriktívny výklad rozsudku Philips by vie- domnievať, že niektoré alebo mnohé z týchto dol k neuplatňovaniu článku 7 ods. 1 písm. e) funkčných hľadísk sú pre súťažiteľov na trhu bodu ii) nariadenia č. 40/94, keďže bod 84 nevyhnutné, napríklad na účely vzájomného tohto rozsudku zakazuje zápis označenia po- fungovania ich výrobkov a výrobkov majiteľa zostávajúceho výlučne z tvaru výrobku, „ak je funkčného tvaru, ktorý sa navrhuje zapísať. preukázané, že základné funkčné vlastnosti Keďže jeden z dôsledkov je v priamom rozpo- tohto tvaru vyplývajú iba z technického vý- re so zásadami rozsudku Philips, prichádzajú sledku“. Domnievam sa však, že rozsudok sa mi na rozum dve možné alternatívy. znova príliš rigorózne pridŕža skutkových okolností veci.
73. Prvá obmedzuje právo k ochrannej známke na nefunkčné základné prvky s roz- lišovacou spôsobilosťou. Tak napríklad USB kľúče 49 sa skladajú z prvej časti, ktorá jasne 70. V skutočnosti, s prihliadnutím na vý- slúži na spojenie s počítačom alebo s iným chodiská, z ktorých vychádza článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94, najmä, že toto ustanovenie „odráža legitímny cieľ nedo- 47 — Rozsudok Philips, bod 82. voliť... používať zápis ochrannej známky na 48 — Tamže, bod 80. dosiahnutie alebo udržanie výlučných práv 49 — Po anglicky nazývané „pen drive“.
I - 8424
LEGO JURIS/ÚHVT
prístrojom, a z druhej časti, ktorá, hoci plní právnej úprave preskúmanie označenia čias- technickú funkciu, môže byť – a zvyčajne sa to točne zloženého z funkčných prvkov by malo tak robí – skrášlená osobitným tvarom, ktorý podliehať podmienke, že prípadný titul prie- je estetickejší. Osobne nevidím nijakú pre- myselného vlastníctva nevyvolá vo vzťahu ku kážku v tom, aby sa takýmto USB kľúčom po- konkurentom výraznú nevýhodu, ktorá nesú- skytla ochrana ochrannej známky, aj keď len visí s dobrým menom ich vlastných označe- v časti, ktorú pokrýva vzor, keďže druhá časť ní. 53 V tejto fáze bude potrebné porovnať iné si naďalej zachováva svoju funkčnosť. ÚHVT zlučiteľné možnosti, ktoré sa nachádzajú na by však mal viac spružniť svoju prax zápisov trhu, ako naliehavo uvádza odvolateľ v tomto a posilniť použitie vyhlásení o vzdaní sa práva odvolaní. Bez toho, aby som v tejto súvislosti („disclaimer“), pretože nevyužíva právomoc, musel trvať na tejto alternatíve, musím pripo- ktorá mu bola poskytnutá na základe člán- menúť, že analýza náhradných tvarov by mala ku 37 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 50, pričom prihliadať na vzájomné fungovanie a požia- sa prísne uplatní zásada, ktorá nie je upravená davku na dostupnosť, ktorá je prejavom ve- v judikatúre Súdneho dvora 51, podľa ktorej si rejného záujmu, ako zásady, z ktorej napokon označenia zložené z rôznych prvkov nemô- vychádza článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) na- žu nárokovať ochranu len jednej zložky 52. Aj riadenia č. 40/94. keby výrobcovia týchto USB kľúčov žiadali o ochranu estetického prvku bez toho, aby do zobrazenia, ktoré je predmetom prihlášky na zápis ochrannej známky, začlenili spojovaciu časť, označenie by malo menšiu účinnosť, ke- ďže spotrebiteľ by pravdepodobne nerozoznal toto zobrazenie ako časť USB kľúča, a teda tak by sa nezabezpečil záujem výrobcu získať ochrannú známku. c) Tretia fáza
75. Keď sa napokon prekonajú uvedené pre- kážky, či už s pomocou vyhlásenia o vzdaní sa práva, alebo na základe presvedčenia, že tvar, ktorého zápis sa navrhuje, nenarušuje hos- podársku súťaž, orgány príslušné preskúmať 74. Táto ťažkosť ma vedie k návrhu druhej al- funkčnosť hybridného tvaru opísaného dru- ternatívy. Vzhľadom na významný cieľ ochra- hu – vo všeobecnosti úrad ochranných zná- ny hospodárskej súťaže odrazený v spornej mok alebo súd, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti – vstupujú do tretej fázy, v ktorej musia zistiť rozlišova- 50 — Ktoré nahradilo článok 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94. ciu spôsobilosť označenia (tvaru). V tejto fáze 51 — Navyše, ak samotný normotvorca upravil možnosť, že ochrana poskytovaná ochrannej známke sa nerozširuje na celé zobrazenie, nezdá sa mi, že postoj, ktorý zastáva ÚHVT je presvedčivý. 52 — Bender, A.: Der Ablauf des Anmeldeverfahrens. In: 53 — V práve Spojených štátov sa používa výraz „significant non- Fezer, K.-H.: Handbuch der Markenpraxis – Band I Mar- reputation related disadvantage“; McCormick, T.: c. d., kenverfahrensrecht. München : C. H. Beck, 2007, s. 585. s. 567.
I - 8425
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
má v súlade s judikatúrou 54 význam celkový podaním prihlášky. 57 Preto majiteľ ochran- dojem, ktorý označenie vytvára, vnímanie nej známky nadobudnutej prostredníctvom spotrebiteľa a tovary alebo služby, ktorých zá- „disclaimer“, by sa nikdy nemohol dovolávať pis sa navrhuje. ochrany na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 na účely rozšírenia ochrany na zák- ladné funkčné vlastnosti svojho označenia.
C — Dôsledky na toto odvolanie 76. Navyše stále platí článok 7 ods. 3 nariade- nia č. 40/94, ktorý zakazuje majiteľovi funkč- ného tvaru odvolávať sa na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti jeho používaním. 55 V tejto súvislosti sa na jednej strane domnie- vam, že vylúčenie funkčných tvarov z ochra- ny eventuálne poskytnutej uvedeným ustano- vením napĺňa želanie normotvorcu vyhnúť sa 77. Po zdôraznení hlavných častí rozširujú- tomu, aby sa táto možnosť využívala v prípa- ceho výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) de tovaru, ktorý už bol predmetom ochrany nariadenia č. 40/94 treba preskúmať jeho dô- patentom alebo ochrany vzorom. Keď teda sledky na preskúmanie výhrad, ktoré vytýka uplynie platnosť tohto iného práva priemysel- Lego Juris vo svojom jedinom odvolacom ného vlastníctva, je pravdepodobné, že najmä dôvode. v prípade, keď ide o inovatívne výrobky ako Lego, tie už v očiach spotrebiteľa požívajú to, čo by sa za normálnych okolností považova- lo za „rozlišovaciu spôsobilosť“, keďže ostali jediné v rámci príslušnej kategórie výrobkov počas obdobia platnosti patentu alebo vzo- ru; 56 na druhej strane Súdny dvor rozhodol, že normotvorca Spoločenstva mal v úmysle 78. Už teraz uvediem, že práca, ktorú vy- priznať ochranu ochrannej známky Spolo- konal Súd prvého stupňa s napadnutým čenstva len takým ochranným známkam, rozsudkom, sa mi zdá chvályhodná a v súla- ktoré nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť na de s rozsudkom Philips; Súd prvého stupňa základe svojho skoršieho používania pred najmä pozorne preskúmal tvrdenia, ktoré uvádzal Lego Juris, pričom odpovedal z práv- neho hľadiska správne, a preto vzhľadom na 54 — Rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, skutočnosť, že moja analýza podrýva korene C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 33; Storck/ ÚHVT, už citovaný, bod 25, a Eurohypo/ÚHVT, už cito- vaný, bod 67. 55 — Rozsudky Philips, už citovaný, bod 57, a z 20. septembra 2007, Benetton Group, C-371/06, Zb. s. I-7709, body 24 až 27. 57 —
Rozsudok
z 11. júna 2009, Imagination Technologies/ 56 — V tomto zmysle pozri Hildebrandt, U.: c. d., s. 110. ÚHVT, C-542/07 P, Zb. s. I-4937, bod 44.
I - 8426
LEGO JURIS/ÚHVT
základného jadra výhrad, ktoré uviedol Lego 81. Odvolateľ sa mýli, hoci vykladá rozsudok Juris, stačí, že sa budem pridŕžať jadra tých- Philips, ako aj sporné ustanovenie tvorivým to kritík bez toho, aby som akokoľvek zľahčil spôsobom. môj záporný názor na tvrdenia odvolateľa.
82. Na jednej strane, ako uvádza MEGA Brands, zdĺhavé vyjadrenia týkajúce sa údaj- ných rozdielov medzi „technickým riešením“ a „technickým výsledkom“ nevychádzajú ani 1. O prvej výhrade týkajúcej sa nesprávneho z citovaného rozsudku, ani z článku 7 ods. 1 výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) na- písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. V tomto riadenia č. 40/94 zmysle sa Súd prvého stupňa v bode 40 na- padnutého rozsudku správne vyjadril, keď sa odvolal na body 81 a 83 rozsudku Philips, v ktorom sa nerozlišuje medzi „technickým riešením“ a „technickým výsledkom“.
79. Odvolanie, ktoré je určitým spôsobom zmätočné, vytýka napadnutému rozsudku, že odníma ochranu, ktorú poskytuje právo k ochranným známkam, všetkým funkčným tvarom, bez ohľadu na to, či spĺňajú kritériá 83. Na druhej strane z bodov 80 a 83 rozsud- upravené v spornej právnej úprave. Odvola- ku Philips vyplýva, že cieľom spornej právnej teľ obviňuje Súd prvého stupňa, že sa vzdialil úpravy je ochrana verejného záujmu, ktorý od rozsudku Philips, ktorý umožňuje zapísať vyžaduje, aby funkčné tvary mohli byť voľne tieto tvary pod podmienkou, že existujú iné dostupné všetkým bez toho, aby v rámci po- odlišné, ale rovnocenné tvary. V tejto súvis- súdenia funkčnosti týchto tvarov mohli za- losti by bolo nesprávne vyhlásiť, že funkčný vážiť prípadné alternatívy. V dôsledku toho tvar musí byť dostupný všetkým dotknutým nevidím žiadne nesprávne právne posúdenie osobám, keďže rozsudok Philips stanovil, že Súdu prvého stupňa v napadnutom rozsudku. len úžitkové vlastnosti takéhoto tvaru musia byť dostupné.
84. Na základe toho si dovolím vrátiť sa k vý- kladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) naria- 80. S týmto spôsobom výkladu napadnutého denia č. 40/94, ktorý bol navrhnutý v pred- rozsudku nesúhlasím. chádzajúcej časti.
I - 8427
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
85. Predtým som uviedol, že rozsudok Phi- poskytol Súd prvého stupňa, a skúmanú vý- lips sa tesne pridržiaval skutkových okolností hradu zamietnuť. sporu, čo nepochybne zvýhodnilo rozhodnú odpoveď Súdneho dvora. Aj v tomto prípade majú skutkové okolnosti rozhodujúci vplyv.
2. O druhej výhrade týkajúcej sa nesprávneho vymedzenia základných vlastností trojroz- mernej ochrannej známky
86. V bode 75 napadnutého rozsudku sa uvá- dza, že veľký odvolací senát ÚHVT vykonal vyčerpávajúcu analýzu kocky Lego, pričom dospel k záveru, že jej tvar má funkčné vlast- nosti. V tom čase, ktorý zodpovedá prvej fáze 88. Touto výhradou Lego Juris v podstate analýzy v zmysle výkladového postupu, kto- tvrdí, že analýza základných vlastností musí rý som navrhol, bolo bežné, že táto agentúra prihliadať na vnímanie spotrebiteľa, čo je pr- Spoločenstva odmietla zápis označenia, ktorý vok, na ktorý Súd prvého stupňa neprihliadal navrhoval Lego Juris, keďže celá kocka, nielen a v bode 70 rozsudku bol výslovne zamietnutý. výhradne jej základné vlastnosti, zodpovedali podmienkam, ktoré vyplývajú z jej funkcie, čo je prípad, keď nie je potrebné pristúpiť k na sledujúcej fáze mojej výkladovej analýzy (prípad A) 58. 89. Na základe výkladu, ktorý navrhujem, by nebolo ťažké zamietnuť túto výhradu, keďže podľa metodologického postupu opísaného v predchádzajúcich bodoch k analýze rozlišo- vacej spôsobilosti funkčnej ochrannej znám- ky dochádza až v tretej fáze 59. V rámci analý- zy týkajúcej sa predchádzajúcej výhrady som uviedol, že na základe výsledku preskúmania 87. Na základe objasnenia rozsudku Philips, funkčnosti kocky Lego vo svojej celistvosti aspoň pokiaľ ide o body, ktoré sa preskú- ani veľký odvolací senát ÚHVT, ani Súd prvé- mali v týchto návrhoch a s prihliadnutím na ho stupňa neboli povinné pristúpiť k nasledu- konečné posúdenie funkčnosti kocky Lego, júcim fázam. ktoré vykonal veľký odvolací senát a ktoré nebolo zmenené v napadnutom rozsudku ani odvolateľ proti nemu nenamieta pred Súdnym dvorom tým, že by vytýkal skresle- nie skutkového stavu a dôkazov, neostáva iná možnosť, ako podporiť výklad článku 7 ods. 1 90. Napriek tomu sa aj v prípade, keby Súd- písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, ktorý ny dvor nesúhlasil s mojím stanoviskom,
58 — Pozri bod 68 vyššie. 59 — Pozri bod 75 vyššie.
I - 8428
LEGO JURIS/ÚHVT
domnievam, že táto výhrada Lego Juris je nesúvisí so základnou funkciou ochrannej zo všetkých hľadísk neprijateľná. V bode 76 známky, na rozdiel od písmena b) (rozlišova- rozsudku Philips totiž Súdny dvor uviedol, cia spôsobilosť), kritériu priemerného spotre- že absolútny dôvod zamietnutia zápisu, ktorý biteľa sa nemôže vyhovieť. je predmetom tejto veci, predstavoval „pred- bežnú prekážku“; okrem toho na preskúma- nie tejto prekážky sa nevzťahujú rovnaké kritériá, aké sa vzťahujú na preskúmanie pre- vládajúcich a rozlišujúcich prvkov, ktorých účelom skúmania je zistiť, či označenie slúži v očiach spotrebiteľa ako označenie pôvodu, čím sa odlišuje od zistenia základných vlast- 93. Preto sa odvolateľ mýli, keď sa pokúša ností tvaru. presunúť parametre typické pre analýzu roz- lišovacej spôsobilosti na analýzu základných prvkov tvaru na účely určenia jeho funkč- nosti, ktoré musia byť určené objektívne, ako správne uviedol Súd prvého stupňa v napad- nutom rozsudku. V dôsledku toho sa musí aj druhá výhrada zamietnuť.
91. Keby sa tvrdenie Lego Juris priviedlo do extrémnych dôsledkov, kritérium priemer- ného spotrebiteľa, ktorý sa zvyčajne opisuje v judikatúre Súdneho dvora, by sa muselo uplatňovať aj s odkazom na článok 7 ods. 1 písm. f ) nariadenia č. 40/94, a to s tým vý- sledkom, že aj koncepty „dobrých mravov“ 3. O tretej výhrade týkajúcej sa uplatňovania a „verejného poriadku“ by sa mali posudzo- vať, vychádzajúc z hľadiska používateľa. nesprávnych kritérií funkčnosti
94. Treťou výhradou Lego Juris obhajuje po- užitie porovnávacej metódy na preukázanie 92. Absurdnosť tohto dôsledku vyplýva funkčnosti vlastností určitého tvaru. Na jed- z toho, že sa obchádza východisko, podľa nej strane navrhuje zmeniť uvedené rozlišo- ktorého rôzne dôvody zamietnutia zápisu vacie znaky, aby sa zistilo, či sú funkčné, a pri- uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 znať im túto kvalitu vtedy, ak zmena ovplyvní zodpovedajú rôznym obavám normotvorcu, ich funkciu. V tejto súvislosti tvrdí, že exis- a teda každý z nich získava svoju normatívnu tencia alternatívnych tvarov je významná, čo intenzitu na základe kritérií, ktoré sa môžu, by znamenalo, že poskytnutie ochrany určité- ale nevyhnutne sa nemusia vo všetkých prí- mu osobitnému tvaru ako ochrannej známke padoch zamietnutia alebo vyhlásenia neplat- by nespôsobovalo monopol, a preto by sa jej nosti zápisu zhodovať. Keďže v tomto prípade netýkal absolútny dôvod zamietnutia, ktorý je dôvod písmena e) uvedeného ustanovenia predmetom tohto odvolania.
I - 8429
NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA — P. MENGOZZI — VEC C-48/09 P
95. Ani tieto tvrdenia odvolateľa ma Odvolateľ sa preto nemohol dovolávať zmien nepresvedčili. rozsudku Philips vo svoj prospech v tom zmysle, že by sa obmedzil na základné vlast- nosti, keďže všetky osobitné vlastnosti kocky, či už základné, alebo nie, sa javia byť funkčné; v takom prípade nie je potrebné zaoberať sa alternatívami, keďže za situácie, že by sa pri- znala ochranná známka, v každom prípade by vyvolala monopolizáciu tvaru.
96. Ak ostanem verný svojmu metodolo- gickému výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, pripomínam, že výhrada proti napadnutému rozsudku je irelevantná. Hoci som pripustil prípadnú dôležitosť porovnania voliteľných tvarov na účely pochopenia stavu hospodárskej súťaže, túto porovnávaciu analýzu som umiestnil do 98. Vzhľadom na to, čo bolo doposiaľ uve- druhej fázy, kde nadobúda význam na účely dené, sa domnievam, že tretia výhrada je zistenia, či monopol výrobku s určitými úžit- nedôvodná a postihuje ju rovnaký osud ako kovými vlastnosťami, poskytnutý ochrannou predchádzajúce výhrady. Keďže sa žiadnej vý- známkou, môže vylúčiť súťaž na trhu. Ako hrade nevyhovelo, jediný odvolací dôvod by som už uviedol, keď sa zistí úplná funkčnosť bolo treba zamietnuť. kocky Lego, nie je potrebné vstupovať do na- sledujúcich fáz.
97. Okrem toho zo znenia rozsudku Phi- VII — O trovách lips a zo sporného ustanovenia vyplýva ne- dôvodnosť vady, ktorú Lego Juris pripisuje napadnutému rozsudku. V bodoch 81 až 84 citovaného rozsudku sa veľmi jasne uvádza, že „preukázanie existencie iných tvarov, ktoré umožňujú dosiahnutie toho istého technické- ho výsledku, nestačí na odstránenie prekážky dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti zápisu obsiahnutého v uvedenom“ spornom „usta- 99. Keďže Lego Juris nemal úspech v žiadnej novení“, ktoré sa v plnom rozsahu vzťahuje výhrade, ktorú predložil v tomto odvolaní, na prípad kocky Lego, keďže zakazuje zápis musí sa zaviazať na náhradu trov konania na označení tvorených výhradne tvarom po- základe článku 122 ods. 1 v spojení s člán- trebným na získanie technického výsledku, kom 69 ods. 2 prvým pododsekom Rokova- lebo bola preukázaná jej úplná funkčnosť. cieho poriadku Súdneho dvora.
I - 8430
LEGO JURIS/ÚHVT
VIII — Návrh
100. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor:
1. zamietol odvolanie, ktoré podal Lego Juris A/S proti rozsudku ôsmej komory Súdu prvého stupňa z 12. novembra 2008 vo veci Lego Juris/ÚHVT (T-270/06);
2. zaviazal odvolateľa nahradiť trovy konania.
I - 8431