T-146/15

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) , v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Skylotec GmbH , so sídlom v Neuwiede (Nemecko), v zastúpení: M. De Zorti a M. Helfrich, advokáti,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 3. júla 2015,

po pojednávaní zo 17. marca 2016,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1

trieda 3: „Mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky“;

—

trieda 5: „Farmaceutické, zverolekárske a hygienické prípravky“;

—

trieda 9: „Potápačské odevy, ochranné odevy proti úrazom, proti rádioaktívnej kontaminácii a protipožiarne ochranné odevy, zariadenia proti oslepeniu, clony proti oslepeniu svetlom, okuliare (optické zariadenia), puzdrá na okuliare a kontaktné šošovky, rámy na okuliare, upevnenia na okuliare, okuliarové šošovky, optické kontaktné šošovky, časomiera“;

—

Ochranná známka bola zapísaná 12. septembra 2002 pod číslom 2255537 a bola odvtedy raz obnovená.

5

Dňa 17. októbra 2012 podal vedľajší účastník konania, Skylotec GmbH, návrh na zrušenie na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 s ohľadom na zapísanú ochrannú známku dovolávajúci sa neexistencie riadneho používania uvedenej ochrannej známky počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch.

6

Rozhodnutím z 28. apríla 2014 zamietlo zrušovacie oddelenie návrh na zrušenie pre nasledujúce tovary a výrobky:

—

trieda 42: „Vývoj a dizajn textilných tovarov všetkých druhov, predovšetkým odevov, pokrývok hlavy, obuvi, tašiek a doplnkov; vývoj produktov na ochranu pred slnečným žiarením“.

7

Naopak, zrušovacie oddelenie vyhovelo návrhu na zrušenie pre nasledujúce tovary a služby, ktoré nie sú predmetom prejednávanej žaloby:

—

trieda 3: „Mydlá; voňavkárske výrobky, esenciálne oleje, kozmetické prípravky“;

—

trieda 42: „Služby grafického dizajnérstva, služby priemyselného dizajnérstva“.

8

K tovarom a službám, pre ktoré sa návrh na zrušenie zamietol, zrušovacie oddelenie uviedlo, že používané označenia síce mali rozdiely, pokiaľ ide o ochrannú známku vo svojej zapísanej forme, avšak tieto rozdiely neovplyvnili rozlišovaciu spôsobilosť zapísanej ochrannej známky, keďže ide o odlíšenie spočívajúce v ornamentálnom, banálnom prvku vo forme elipsy, ktorý nedisponuje vlastnou rozlišovacou spôsobilosťou.

9

Používané označenia sú znázornené v nasledovných formách (ďalej len „označenie č. 1“, „označenie č. 2“ a „označenie č. 3“), pričom rozdiel medzi označením č. 1 a označením č. 2 spočíva v použití belasej farby namiesto čiernej:

10

Odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia uviedol, že ochranná známka, v zapísanej podobe, je veľmi jednoduchým spôsobom zobrazené čisto grafické označenie, ktoré je možné vnímať ako kosť pre psa alebo činku, ale v žiadnom prípade sa nedá vnímať ako spojovník (v angličtine „hyphen“). Odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia uviedol, že v prípade označení takej extrémnej jednoduchosti, sú dodatky alebo zmeny o to ľahšie spôsobilé zmeniť celkový dojem označenia. Podľa odvolacieho senátu sa pod „rozlišovacou spôsobilosťou“ v zmysle článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 nemyslí spôsobilosť slúžiť ako označenie pôvodu, ale jednoducho celkový dojem.

14

Odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia rozhodol, že:

„Z hľadiska celkového dojmu pôsobí používaná podoba jasne odlišne. V používanej podobe… pôsobia vonkajší kruh a stredná časť spoločne… viac ako znázornenie gombíka. So zapísanou podobou súvisiaca možná asociácia kosti pre psa zaniká. Celkovo vyplýva rozlišovacia spôsobilosť používanej podoby z celkového grafického dojmu, na ktorom sa podieľa vonkajší kruh a stredná časť rovnomerne a neoddeliteľne. Práve preto, že tak zapísaná, ako aj používaná podoba používajú najjednoduchšie geometrické základné tvary, je celkový dojem odlišný.“

15

Pri zohľadnení judikatúry Súdneho dvora odvolací senát v bodoch 28 a 29 napadnutého rozhodnutia uviedol, že je povolené ochranné známky modernizovať, aby sa prispôsobili súčasnému vkusu. Je však podľa neho prípustné pripojiť k zapísanej podobe meno výrobcu alebo iné údaje na etikete ako označenia s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré vystupujú zreteľne do priestoru. Doplnenie slovného prvku „hyphen c“ je podľa odvolacieho senátu v tomto zmysle prípustné, ale nie je prípustné pripojenie vonkajšieho kruhu. Ak by sa pri používanej podobe odmyslel kruh, nemohol by tento sám osebe predstavovať ochrannú známku. Ešte menej by bolo možné v mysli rozdeliť používanú podobu na dve oddelené vizuálne zobrazenia. Vonkajší kruh obkolesuje strednú časť takým spôsobom, že by sám osebe nemohol existovať.

19

V rozhodnutí o zmene, ktoré bolo vydané 26. mája 2015, teda dva mesiace po podaní prejednávanej žaloby, odvolací senát určil, že napadnuté rozhodnutie obsahuje ľahko zmenené znázornenie zapísanej ochrannej známky, totiž v bode 18 vyššie uvedenú ochrannú známku a nie tú, ktorá sa nachádza v bode 2 vyššie. Ide o chybu pri prepise spočívajúcu v nesprávnom zápise podľa pravidla 53 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva ( Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1 ; Mim. vyd. 17/001, s. 189), zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005 ( Ú. v. EÚ L 172, 2005, s. 4 ).

Návrhy účastníkov konania

20

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

—

zamietol žalobu;

—

zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

22

Žalobkyňa predkladá iba jeden žalobný dôvod, v rámci ktorého tvrdí, že tvrdením, že zapísaná ochranná známka nebola riadne používaná tak, aby boli zachované nadobudnuté práva, odvolací senát porušil článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009.

26

Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle nariadenia č. 207/2009 znamená, že táto ochranná známka je spôsobilá identifikovať tovar, pre ktorý sa zápis žiada, ako tovar pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento tovar od tovarov iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2013, Specsavers International Healthcare a i., C‑252/12 , EU:C:2013:497 , bod 22 a citovanú judikatúru; pozri v tomto zmysle aj rozsudky z 29. apríla 2004, Procter & Gamble/ÚHVT, C‑468/01 P až C‑472/01 P , EU:C:2004:259 , bod 32 ; z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C‑304/06 P , EU:C:2008:261 , bod 66 , a z 12. júla 2012, Smart Technologies/ÚHVT, C‑311/11 P , EU:C:2012:460 , bod 23 ).

27

28

Konštatovanie zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známky si preto vyžaduje preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti a dominantnosti prvkov pripojených k nej, pri ktorom je potrebné zohľadniť vnútorné vlastnosti každého z týchto prvkov, ako aj umiestnenie jednotlivých prvkov v konfigurácii ochrannej známky [pozri rozsudok z 10. júna 2010, ATLAS TRANSPORT, T‑482/08 , neuverejnený, EU:T:2010:229 , bod 31 a citovanú judikatúru; rozsudky z 5. decembra 2013, Maestro de Oliva, T‑4/12 , neuverejnený, EU:T:2013:628 , bod 24 , a z 12. marca 2014, Borrajo Canelo/ÚHVT – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12 , neuverejnený, EU:T:2014:119 , bod 30 ].

29

Na účely takéhoto konštatovania sa musia zohľadniť aj vnútorné vlastnosti, a najmä vyšší alebo nižší stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá sa používa iba ako časť zloženej ochrannej známky alebo v spojení s inou ochrannou známkou. Čím je rozlišovacia spôsobilosť slabšia, tým ľahšie je ovplyvniteľná pridaním prvku, ktorý má sám osebe rozlišovaciu spôsobilosť, a tým viac stráca sporná ochranná známka svoju schopnosť byť vnímaná ako označenie pôvodu výrobku. Platí to aj opačne [rozsudok z 24. septembra 2015, Klement/ÚHVT– Bullerjan (Tvar pece), T‑317/14 , neuverejnený, EU:T:2015:689 , bod 33 ].

30

Okrem toho podľa judikatúry platí, že ak ochranná známka zahŕňa alebo obsahuje viac prvkov, z ktorých jeden alebo viaceré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, obmena týchto prvkov alebo ich vynechanie nie sú spôsobilé ovplyvniť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v jej celistvosti [pozri rozsudok z 21. januára 2015, Sabores de Navarra/ÚHVT – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T‑46/13 , neuverejnený, EU:T:2015:39 , bod 37 a citovanú judikatúru].

Odvolací senát zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia s odôvodnením, že ako vyplýva z bodu 24 napadnutého rozhodnutia, toto rozhodnutie sa obmedzilo na izolované zistenie, či má pridaná konfigurácia sama osebe rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací senát na rozdiel od tohto v tej istej súvislosti uvádza, že záleží na tom, či bola rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zapísanej podobe zmenená doplnením. Okrem toho odvolací senát doplnil, že zapísaná ochranná známka je tvorená extrémne jednoducho konfigurovaným grafickým označením (bod 25 napadnutého rozhodnutia) a v prípade označenia takej extrémnej jednoduchosti sú doplnky alebo zmeny o to skôr spôsobilé zmeniť celkový dojem z označenia (bod 26 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát sa domnieva, že pod rozlišovacou spôsobilosťou podľa článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 nemožno chápať spôsobilosť slúžiť ako označenie pôvodu, ale celkový dojem.

34

Vo zvyšku poukazuje odvolací senát v bode 28 napadnutého rozhodnutia na skutočnosť, že nie je možné pri podobe, ktorú používa žalobkyňa, hovoriť o „modernizovanej“ podobe.

35

Odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia spresňuje, že tomuto záveru nebráni skutočnosť, že je prípustné používať ochrannú známku, ako je zapísaná spolu s iným označením. V tomto smere vyplývajú z doplnenia ďalších prvkov iné následky než pri vypustení prvkov zapísanej podoby. V takýchto prípadoch je však podľa odvolacieho senátu potrebné požadovať, aby bolo doplnenie samostatným „prvkom“ v tom zmysle, že môže samo osebe pôsobiť ako ochranná známka a tiež môže byť vnímané v používanej forme ako samostatná ochranná známka.

39

Po druhé odvolací senát sa svojím konštatovaním v bode 26 napadnutého rozhodnutia, že „rozlišovacou spôsobilosťou… sa nemyslí spôsobilosť slúžiť ako označenie pôvodu“, odchýlil od judikatúry Súdneho dvora uvedenej v bode 26 tohto rozsudku, podľa ktorej, naopak, rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky znamená, že ochranná známka je spôsobilá tovar, pre ktorý sa žiada zápis, identifikovať ako pochádzajúci od určitého podniku a tento tovar tak odlíšiť od tovarov iných podnikov.

40

Následne sa odvolací senát dopustil nesprávneho právneho posúdenia po prvé tým, že nepreskúmal doplnený prvok v súlade s judikatúrou, a po druhé tým, že nesprávne vyložil článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009. Preto je potrebné preskúmať, či toto nesprávne právne posúdenie môže mať vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

41

V prvom rade je potrebné preskúmať označenie č. 1 a označenie č. 2.

45

Po druhé je potrebné zdôrazniť, ako už určilo zrušovacie oddelenie, že pripojený prvok v označení č. 1, ako aj pripojený prvok v označení č. 2, teda kruh, pozostávajúci z jednej z najjednoduchších a najpoužívanejších podôb a patriaci medzi základné geometrické tvary, nemá nijakú rozlišovaciu spôsobilosť, takže ani v kompozícii zapísanej ochrannej známky nemá rozlišovaciu spôsobilosť a dominanciu [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. novembra 2005, GfK/ÚHVT – BUS (Online Bus), T‑135/04 , EU:T:2005:419 , bod 40 ].

46

Po tretie sa nedá dospieť k záveru o rozlišovacej spôsobilosti doplnených prvkov na základe šírky čiary použitej na zobrazenie kruhu. Odlišnosť, na ktorú poukázal EUIPO na pojednávaní, podľa ktorého bola zapísaná známka zmenená, keďže ju kruh neohraničuje, ale obkolesuje, sa javí ako umelá. Kruh totiž zapísanú ochrannú známku obkolesuje a tým, že okolo nej vedie hranicu, ju aj dáva do určitého rámca, teda ju ohraničuje.

47

Po štvrté, na rozdiel od toho, čo uvádza odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia, nie je možné sa domnievať, že doplnenie kruhu k zapísanej ochrannej známke spôsobuje transformáciu v tom zmysle, že podľa konštatovania odvolacieho senátu mohli označenia č. 1 a č. 2 zobrazovať gombík, zatiaľ čo zapísaná ochranná známka pripomína kosť pre psa alebo činku.

51

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že v rozsudku z 24. mája 2012, MAD ( T‑152/11 , neuverejnený, EU:T:2012:263 ), dospel Všeobecný súd síce iba implicitne, ale predsa nevyhnutne v bodoch 40 a 41 k názoru, že okolnosť, že zapísaná ochranná známka v tejto veci bola ohraničená erbom, nezmenila rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v jej zapísanej podobe.

52

Síce sa nedá poprieť, že čím je rozlišovacia spôsobilosť zapísanej ochrannej známky slabšia, tým ľahšie je doplnením prvku s rozlišovacou spôsobilosťou zmenená a tým viac stráca sporná ochranná známka svoju schopnosť slúžiť ako označenie pôvodu tovaru, čo platí aj opačne (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. septembra 2015, Tvar pece, T‑317/14 , neuverejnený, EU:T:2015:689 , bod 33 ), je však potrebné konštatovať, že v prejednávanom prípade sa zapísaná ochranná známka v označení č. 1, ako aj v označení č. 2 pripojením prvku, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, ako je kruh, nemôže zmeniť, pretože ak by tomu tak nebolo, tak by bola prakticky ohrozená možnosť majiteľov ochranných známok, ktoré rovnako ako zapísaná ochranná známka pozostávajú iba z jedinej obrazovej časti, aby prispôsobili zapísané ochranné známky súčasnému vkusu na účely jej modernizovania.

53

Z hľadiska celkového dojmu spočíva dominantný prvok s rozlišovacou spôsobilosťou v podobe, ktorá vyplýva zo zapísanej ochrannej známky, keďže kruh nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Označenia č. 1 a č. 2 tak čerpajú svoju rozlišovaciu spôsobilosť z podoby, ktorá je zapísaná, takže spotrebiteľ aj naďalej vníma obrazový prvok ako označenie obchodného pôvodu.

57

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že pri súčasnom používaní viacerých označení je potrebné na účely uplatnenia článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 zabezpečiť, že takéto používanie, vzhľadom na, okrem iného, bežnú obchodnú prax v sektore, nemení rozlišovaciu spôsobilosť zapísaného označenia (rozsudok z 24. septembra 2015, Tvar pece, T‑317/14 , neuverejnený, EU:T:2015:689 , bod 31 ; pozri v tomto zmysle aj rozsudok z 8. decembra 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T‑29/04 , EU:T:2005:438 , body 33 a 34 ).

58

Súčasné použitie obrazového prvku a slovného prvku na tom istom textilnom materiáli alebo časti odevu však nemení identifikačnú funkciu zapísanej ochrannej známky, keďže v uvedenom sektore nie je neobvyklé postaviť vedľa seba obrazový a slovný prvok, ktorý sa týka návrhára alebo výrobcu, bez toho, aby obrazový prvok v celkovo dojme stratil svoju samostatnú identifikačnú funkciu. Toto konštatovanie platí pre všetky tovary a služby uvedené v bode 6 vyššie.

59

Pokiaľ ide o označenie č. 3, pozornosť osloveného spotrebiteľa smeruje tak na obrazový prvok, ako aj na slovný prvok.

63

Žalobkyňa toto konštatovanie odvolacieho senátu nepopiera a tým nespochybňuje chýbajúce používanie označenia pre tovary zaradené do triedy 24 a ani neuviedla dôvody, na základe ktorých by sa dalo pozerať na ňou predložené dokumenty ako na dôkaz používania zapísanej ochrannej známky pre služby zaradené do triedy 42. V odpovedi na otázku Všeobecného súdu na pojednávaní žalobkyňa nepoprela, že nepredložila v žalobe žiadne osobitné tvrdenia proti bodom 31 až 39 napadnutého rozhodnutia.

64

Napadnuté rozhodnutie je preto potrebné nezávisle od údajnej zmeny ochrannej známky čiastočne potvrdiť v rozsahu, v akom odvolací senát nepovažoval dôkaz riadneho používania ochrannej známky pre tovary zaradené do triedy 24 a služby zaradené do triedy 42 za predložený, keďže žalobkyňa nepoprela tento iný dôvod, na ktorom sa tiež zakladá rozhodnutie, pokiaľ ide o uvedené tovary, teda chýbajúci dôkaz riadneho používania; preto je potrebné žalobu o zrušenie zamietnuť.

65

Napokon, pokiaľ ide, naopak, o tovary zaradené do tried 9 a 25, napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť, keďže odvolací senát vyhlásil zapísanú ochrannú známku iba na základe konštatovania jej zmien za zrušenú. Ako však vyplýva z bodov 33 až 55 vyššie, odvolací senát určením, že používanie označení č. 1 a č. 2 predstavuje zmenu zapísanej ochrannej známky, porušuje článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009, čo vedie k protiprávnosti napadnutého rozhodnutia.

Podľa článku 138 ods. 3 rokovacieho poriadku môže Všeobecný súd rozhodnúť, že vedľajší účastníci konania znášajú svoje vlastné trovy konania. V prejednávanej veci vedľajší účastník, ktorý vstúpil do konania na podporu EUIPO, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 9. marca 2015 (vec R 1506/2014‑4), týkajúce sa konania vo veci zrušenia medzi Skylotec GmbH a hyphen GmbH, sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát rozhodol, že práva majiteľky zapísanej ochrannej známky Európskej únie sa v súvislosti s tovarmi zapísanými do tried 9 a 25 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení zrušujú.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Rozsudok

bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. septembra 2016.

Podpisy

( *1 ) Jazyk konania: nemčina.