T-336/15

62015TJ0336

ROZSUDOK

VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

z 22. marca 2017 ( *1 )

„Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie The Specials — Riadne používanie — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Súhlas majiteľa ochrannej známky — Článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“

Vo veci T‑336/15,

Windrush Aka LLP , so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: S. Malynicz, QC, a S. Britton, solicitor,

ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 18. marca 2015 (vec R 1412/2014‑1) týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi Windrush Aka a J. Dammersom,

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia V. Valančius (spravodajca) a U. Öberg,

tajomník: J. Weychert, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 25. júna 2015,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 20. novembra 2015,

Dňa 27. júla 2005 nadobudol vedľajší účastník konania pán Jerry Dammers na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva ( Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1 ; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva ( Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1 )] pod číslom 3725082 slovnú ochrannú známku The Specials.

2

Tovary a služby, pre ktoré bola uvedená ochranná známka Európskej únie zapísaná, patria do tried 9, 16, 25 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom, zmenenom a doplnenom znení, a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

—

trieda 9: „Vedecké, navigačné, prieskumné, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signalizačné, preverovacie (dozor), záchranné a učebné zariadenia a aparatúry; prístroje a nástroje na vedenie, spínanie, transformovanie, akumulovanie, regulovanie alebo kontrolu elektrického prúdu; zariadenia na nahrávanie zvuku a obrazu a zariadenia na prenos zvuku a obrazu, ako aj zariadenia na reprodukovanie zvuku a obrazu; magnetické nosiče dát, záznamové disky; automaty na tovar a mechanizmy na zariadenia na žetóny; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítače; hasiace prístroje“,

—

Dňa 30. októbra 2012 podala žalobkyňa Windrush Aka LLP návrh na zrušenie uvedenej ochrannej známky Európskej únie na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 vo vzťahu k všetkým tovarom a službám uvedeným v bode 2 vyššie z dôvodu nedostatku riadneho používania tejto ochrannej známky.

4

Rozhodnutím zo 17. marca 2014 zrušovacie oddelenie čiastočne vyhovelo návrhu na zrušenie. Rozhodlo o zrušení napadnutej ochrannej známky vo vzťahu k tovarom a službám uvedeným v bode 2 vyššie, okrem „[audio‑video] kompaktných diskov“ a „elektronických publikácií, ktoré možno stiahnuť“, patriacich do triedy 9, vo vzťahu ku ktorým ponechalo v platnosti zápis napadnutej ochrannej známky.

5

Dňa 19. mája 2014 žalobkyňa podala odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia v rozsahu, v akom bol ponechaný v platnosti zápis napadnutej ochrannej známky pre tovary a služby uvedené v bode 4 vyššie.

6

—

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

8

EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

—

zamietol žalobu,

Je potrebné pripomenúť, že článok 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v podstate stanovuje, že práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného na EUIPO, ak sa ochranná známka nepretržite počas piatich rokov riadne nepoužívala v Únii pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, a pre skutočnosť, že sa riadne nepoužívala, neexistuje žiadny náležitý dôvod.

11

V tejto súvislosti sa podľa článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom.

12

Najskôr je potrebné uviesť, že žalobkyňa v žalobe nespochybnila posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého sa napadnutá ochranná známka riadne používala vo vzťahu k „[audio‑video] kompaktným diskom“ zaradeným do triedy 9.

13

16

Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nesprávne citoval článok 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, hoci toto ustanovenie nebolo relevantné v súvislosti s rozhodnutím v danom prípade, ktorý mu bol predložený, na rozdiel od článku 15 ods. 2 uvedeného nariadenia.

17

Podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 zahŕňa dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky aj dôkaz o jej používaní v podobe, ktorá sa odlišuje prvkami, ktoré nezhoršujú rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v ktorej bola zapísaná.

18

Účelom tohto ustanovenia, ktoré sa vyhýba stanoveniu striktného súladu medzi používanou podobou ochrannej známky a podobou, v ktorej bola ochranná známka zapísaná, je umožniť majiteľovi tejto známky upraviť označenie, keď ho používa pri podnikaní, tak, aby táto úprava bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti umožnila lepšie prispôsobenie požiadavkám predaja a reklamy dotknutých tovarov alebo služieb. V súlade s cieľom tohto ustanovenia sa jeho vecná pôsobnosť musí obmedziť na situácie, v ktorých označenie konkrétne používané majiteľom ochrannej známky na označenie tovarov a služieb, pre ktoré bolo zapísané, predstavuje podobu, v ktorej sa táto ochranná známka využíva pri podnikaní [pozri rozsudok z 10. decembra 2015, Sony Computer Entertainment Europe/ÚHVT – Marpefa (Vieta), T‑690/14 , neuverejnený, EU:T:2015:950 , bod 31 a citovanú judikatúru].

22

Preto je potrebné usudzovať, že odvolací senát rozhodol o otázke, ktorá mu bola predložená, či vedľajší účastník konania súhlasil s používaním napadnutej ochrannej známky treťou osobou, a že s týmto cieľom uplatnil článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

23

Z toho vyplýva, že skutočnosť, že odvolací senát citoval článok 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 namiesto článku 15 ods. 2 tohto nariadenia, predstavuje pochybenie čisto formálnej povahy, ktoré nemalo vplyv na výsledok posúdenia odvolacieho senátu v súvislosti s otázkou, ktorá mu bola predložená.

24

Prvá výhrada preto musí byť odmietnutá.

Pokiaľ ide v prvom rade o tvrdenie žalobkyne, že odvolací senát neposúdil pojem súhlas na používanie jedine vzhľadom na právo Únie, je potrebné konštatovať, že vychádza z predpokladu, že uvedený senát nezohľadnil článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v súvislosti s určením, či vedľajší účastník konania súhlasil s používaním napadnutej ochrannej známky treťou osobou. Ako však bolo uvedené v bode 22 vyššie, posúdenie tejto otázky uskutočnené odvolacím senátom sa uskutočnilo na základe článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

28

Navyše v bode 40 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že vzhľadom na to, že zmluva z 8. júna 1979 sa riadi anglickým právom, jedine High Court of Justice (England and Wales) [Vrchný súd (Anglicko a Wales)] má právomoc na výklad uvedenej zmluvy. Dodal, že žalobkyňa neuviedla nijaké rozhodnutie tohto súdu, ktoré by mohlo podložiť jej tvrdenie, že práva k názvu hudobnej skupiny „The Specials“ boli prevedené na tretiu osobu.

29

Z bodu 40 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát uviedol neexistenciu prípadných rozhodnutí tohto súdu len v súvislosti s cieľom konštatovať, že tvrdenie žalobkyne nie je podložené. Naproti tomu z toho nemožno vyvodiť, ako to robí žalobkyňa, že odvolací senát posúdil súhlas vedľajšieho účastníka konania vzhľadom na takéto rozhodnutia, a nie, ako to správne urobil, vzhľadom na článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

30

33

Žalobkyňa tvrdí, že z toho, že odvolací senát nezohľadnil článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, vyplýva, že v rozpore s týmto ustanovením preniesol dôkazné bremeno týkajúce sa súhlasu s používaním napadnutej ochrannej známky treťou osobou. Odvolací senát totiž údajne nesprávne vytýkal žalobkyni, že nepredložila súdne rozhodnutia vhodné na podloženie tvrdení týkajúcich sa obsahu niektorých ustanovení zmluvy z 8. júna 1979. Uvedený odvolací senát mal pritom údajne vyzvať vedľajšieho účastníka konania na predloženie dôkazov o súhlase s používaním napadnutej ochrannej známky, ak sa domnieval, že dôkazy, ktoré už boli predložené, nepostačujú, a nemal vyžadovať, aby žalobkyňa preukázala nedostatočnosť súhlasu vedľajšieho účastníka konania.

34

Je potrebné pripomenúť, že v rámci konania vo veci zrušenia prislúcha majiteľovi napadnutej ochrannej známky, aby predložil dôkaz o svojom súhlase s tvrdeným používaním tejto ochrannej známky treťou osobou [pozri rozsudok z 13. januára 2011, Park/ÚHVT – Bae (PINE TREE), T‑28/09 , neuverejnený, EU:T:2011:7 , bod 60 a citovanú judikatúru].

35

Ako pritom správne uviedla žalobkyňa, v prejednávanej veci to bol vedľajší účastník konania, komu prislúchalo predložiť dôkaz, že súhlasil s používaním napadnutej ochrannej známky treťou osobou.

39

Žalobkyňa preto nemôže tvrdiť, že odvolací senát na ňu preniesol dôkazné bremeno týkajúce sa neexistencie súhlasu s používaním napadnutej ochrannej známky treťou osobou.

40

Z toho vyplýva, že tretia výhrada sa musí zamietnuť.

O štvrtej výhrade založenej na nezohľadnení niektorých ustanovení zmluvy z 8. júna 1979

41

44

V prejednávanej veci žalobkyňa tvrdí, že používanie napadnutej ochrannej známky vychádza z práv, ktoré vedľajší účastník konania podľa jej názoru previedol zmluvou z 8. júna 1979, a teda v dôsledku toho už nebol ich držiteľom v okamihu podania prihlášky uvedenej ochrannej známky.

45

Je pravda, že toto tvrdenie možno vykladať tak, že vychádza z toho, že vedľajší účastník konania nemohol podať prihlášku ochrannej známky Európskej únie v mene hudobnej skupiny „The Specials“. V rámci konania vo veci zrušenia napadnutej ochrannej známky sa však žalobkyňa nedovolávala článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a neuviedla zlú vieru vedľajšieho účastníka konania v okamihu podania prihlášky uvedenej ochrannej známky.

46

Žalobkyňa sa totiž jedine domnieva, že vedľajší účastník konania nemohol súhlasiť v zmysle článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 s používaním napadnutej ochrannej známky treťou osobou počas obdobia, v rámci ktorého sa musí preukázať riadne používanie, keďže už nebol držiteľom práv prevedených na základe zmluvy z 8. júna 1979. V dôsledku toho EUIPO neoprávnene spochybňuje prípustnosť tvrdenia žalobkyne.

50

Z toho vyplýva, že žalobkyňa nemôže na podporu svojej žaloby týkajúcej sa konania vo veci zrušenia na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 úspešne namietať prevod práv k názvu hudobnej skupiny „The Specials“ v zmysle zmluvy z 8. júna 1979, aby preukázala, že napadnutá ochranná známka zapísaná 27. júla 2005 nebola riadne používaná zo strany vedľajšieho účastníka konania alebo s jeho súhlasom v zmysle článku 15 nariadenia č. 207/2009.

51

Pokiaľ ide v druhom rade o tvrdenie založené na chýbajúcej dôkaznej hodnote dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania, je potrebné pripomenúť, že mu prislúcha, aby predložil dôkaz, že súhlasil s používaním tejto ochrannej známky treťou osobou.

52

Okrem toho je potrebné uviesť, že súhlas musí byť vzhľadom na dôležitosť účinku zániku výhradného práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie na používanie tejto ochrannej známky, ktorý má za následok, vyjadrený spôsobom, ktorý s určitosťou odráža úmysel vzdať sa tohto práva. Takýto úmysel vyplýva zväčša z výslovného udelenia súhlasu. Nemožno však vylúčiť, že v určitých prípadoch môže implicitne vyplývať z okolností a predchádzajúcich skutočností, ktoré nastali súčasne s používaním dotknutej ochrannej známky treťou osobou alebo nasledovali po ňom, z ktorých takisto s určitosťou vyplýva, že majiteľ sa vzdal svojho práva [pozri rozsudok z 13. januára 2011, PINE TREE, T‑28/09 , neuverejnený, EU:T:2011:7 , bod 61 a citovanú judikatúru; rozsudok z 30. januára 2015, Now Wireless/ÚHVT – Starbucks (HK) (now), T‑278/13 , neuverejnený, EU:T:2015:57 , bod 35 ].

56

Toto tvrdenie sa musí odmietnuť. Z judikatúry totiž vyplýva, že ak majiteľ ochrannej známky Európskej únie predkladá akty o používaní tejto ochrannej známky treťou osobou na podporu tvrdenia o jej riadnom používaní v zmysle článku 15 nariadenia č. 207/2009, implicitne tvrdí, že toto používanie sa uskutočnilo s jeho súhlasom (pozri rozsudky z 13. januára 2011, PINE TREE, T‑28/09 , neuverejnený, EU:T:2011:7 , bod 62 a citovanú judikatúru, a z 30. januára 2015, now, T‑278/13 , neuverejnený, EU:T:2015:57 , bod 36 a citovanú judikatúru). Okrem toho je zrejme málo pravdepodobné, že by vedľajší účastník konania mohol mať k dispozícii tieto dokumenty a mohol ich predložiť ako dôkazy o používaní napadnutej ochrannej známky, ak by sa toto používanie uskutočnilo proti jeho vôli.

57

Preto je potrebné usudzovať, že tieto okolnosti predstavujú dostatočne pevný základ na vyvodenie záveru, že používanie napadnutej ochrannej známky počas relevantného obdobia sa uskutočnilo so súhlasom vedľajšieho účastníka konania.

58

V dôsledku toho odvolací senát na jednej strane správne uviedol v bode 42 napadnutého rozhodnutia, že vedľajší účastník konania dostával platby poplatkov ako protiplnenie za povolenie vydané tretím osobám na používanie napadnutej ochrannej známky, a na druhej strane v bode 45 uvedeného rozhodnutia uviedol, že táto ochranná známka bola používaná so súhlasom vedľajšieho účastníka konania.

Ako bolo uvedené v bodoch 37 a 54 vyššie, odvolací senát vyvodil existenciu súhlasu vedľajšieho účastníka konania z dôkazov, ktoré predložil, v súlade s judikatúrou uvedenou v bode 34 vyššie, konkrétne z listov znalca v oblasti účtovníctva obsahujúcich podrobnosti o poplatkoch, ktoré mu boli zaplatené ako protiplnenie za používanie napadnutej ochrannej známky, ako aj z podrobných zoznamov týchto poplatkov v priebehu relevantného obdobia. Ako vyplýva z bodu 57 vyššie, tieto okolnosti boli samy osebe postačujúce na preukázanie, že vedľajší účastník konania súhlasil s používaním napadnutej ochrannej známky treťou osobou v zmysle článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

62

Okrem toho je potrebné uviesť, že tvrdenia odvolacieho senátu kritizované žalobkyňou nemali samy osebe preukázať súhlas vedľajšieho účastníka konania, ale boli odpoveďou na tvrdenia žalobkyne prednesené pred odvolacím senátom, ako boli zhrnuté v bode 14 prvej až piatej zarážke a bode 39 napadnutého rozhodnutia.

63

Z toho vyplýva, že piata výhrada je neúčinná a v dôsledku toho sa musí odmietnuť.

64

rozhodol a vyhlásil:

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Windrush Aka LLP je povinná nahradiť trovy konania.

Pelikánová