C-668/17

62017CJ0668

ROZSUDOK

SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora)

z 3. júla 2019 ( *1 )

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Boswelan – Riadne používanie – Neexistencia – Používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok pred podaním žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh – Náležitý dôvod na nepoužívanie – Pojem“

Vo veci C‑668/17 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 28. novembra 2017,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (štvrtá komora),

v zložení: predseda štvrtej komory M. Vilaras, sudcovia K. Jürimäe (spravodajkyňa), D. Šváby, S. Rodin a N. Piçarra,

generálny advokát: M. Szpunar,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

Medzinárodné právo

2

Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej v Marrákeši, bola v mene Európskeho spoločenstva schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) ( Ú. v. ES L 336, 1994, s. 1 ; Mim. vyd.11/021, s. 80) (ďalej len „dohoda TRIPS“). Vo svojom článku 19 ods. 1 stanovuje povinnosť používať zapísanú ochrannú známku týmto spôsobom:

„Ak sa vyžaduje používanie na zachovanie registrácie, môže byť ochranná známka vymazaná len pre nepoužívanie počas neprerušeného obdobia v trvaní aspoň troch rokov, ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže uvedené oprávnené dôvody opierajúce sa o existenciu prekážok takéhoto používania. Okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky, ako je napríklad dovozné obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, sa budú uznávať ako oprávnené dôvody jej nepoužívania.“

Právo Únie

3

„Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Európskej únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka [Európskej únie] je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:

a)

používanie ochrannej známky [Európskej únie] v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky;

…“

6

Odôvodnenie

24, článok 18 a článok 58 nariadenia 2017/1001 zodpovedajú odôvodneniu 10, článku 15 a článku 51 nariadenia č. 207/2009, v uvedenom poradí.

8

Odôvodnenie

25 nariadenia 2017/1001, ktoré nemá ekvivalent v nariadení č. 207/2009, znie:

„Z dôvodov nestrannosti a právnej istoty by používanie ochrannej známky [Európskej únie] v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto známky v podobe, v akej bola zapísaná, malo postačovať na zachovanie priznaných práv bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, aj zapísaná.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

9

Dňa 18. novembra 2013 podala obchodná spoločnosť Hecht‑Pharma návrh na zrušenie tejto ochrannej známky vo vzťahu k všetkým výrobkom, pre ktoré bola zapísaná, na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že sa riadne nepoužívala.

13

Rozhodnutím z 26. septembra 2014 zrušovacie oddelenie EUIPO zrušilo práva spoločnosti Viridis k ochrannej známke pre všetky zapísané výrobky.

14

Dňa 6. novembra 2014 Viridis podala na odvolací senát EUIPO odvolanie na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

15

Po druhé sa odvolací senát, ktorý odkazuje najmä na definíciu náležitého dôvodu v zmysle dohody TRIPS, domnieval, že v prejednávanej veci vykonávanie klinických skúšok samo osebe nie je dôvodom nezávislým od vôle spoločnosti Viridis, ktorý by opodstatnil nepoužívanie spornej ochrannej známky. Dĺžka trvania klinických skúšok totiž podľa neho závisela od finančných prostriedkov, ktoré sa majiteľ ochrannej známky rozhodol vynaložiť, takže táto okolnosť nepatrí do kategórie prekážok nezávislých od jeho vôle. Zodpovednosť za dĺžku trvania konania údajne možno považovať za prenesenú na externý orgán až od okamihu podania úradnej žiadosti o uvedenie výrobku na trh. Ochrana priznaná ochranným známkam Európskej únie nariadením č. 207/2009 sa podľa neho nezdá byť potrebná ešte pred podaním takejto úradnej žiadosti a ak sa farmaceutická spoločnosť napriek tomu rozhodla pristúpiť k zápisu ochrannej známky Európskej únie mnoho rokov pred podaním takejto žiadosti, oneskorenie klinických skúšok patrí do oblasti jej vlastnej zodpovednosti.

Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

18

Podaním do kancelárie Všeobecného súdu 30. mája 2016 podala Viridis žalobu o neplatnosť napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol jej odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia, ktorým boli zrušené jej práva v súvislosti s liekmi na liečbu sklerózy multiplex.

19

Na podporu svojej žaloby Viridis uviedla tri žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod bol založený na porušení článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom odvolací senát údajne nesprávne rozhodol, že uvádzané skutočnosti a predložené dôkazy nepostačovali na preukázanie riadneho používania spornej ochrannej známky, pokiaľ ide o lieky na liečbu sklerózy multiplex. Druhý žalobný dôvod bol založený na porušení toho istého ustanovenia v rozsahu, v akom sa odvolací senát údajne nesprávne domnieval, že uvádzané skutočnosti a predložené dôkazy nepostačovali na preukázanie náležitého dôvodu na nepoužívanie tejto ochrannej známky v súvislosti s tými istými liekmi. Tretí žalobný dôvod bol založený na porušení článku 83 nariadenia č. 207/2009, konkrétnejšie na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery.

zrušil napadnutý rozsudok,

–

vrátil vec Všeobecnému súdu a

–

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania alebo subsidiárne rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

22

Hecht‑Pharma navrhuje, aby Súdny dvor:

–

zamietol odvolanie,

–

uložil spoločnosti Viridis povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

Na druhej strane, ako uviedol generálny advokát v bodoch 32 a 33 svojich návrhov, obidva odvolacie dôvody v podstate založené na porušení článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 nastoľujú právne otázky týkajúce sa výkladu pojmov „riadne používanie“ a „náležitý dôvod na nepoužívanie“ v zmysle nariadenia č. 207/2009. Preto na rozdiel od toho, čo tvrdí Hecht‑Pharma, sa tieto dva odvolacie dôvody nesnažia o nové posúdenie skutkového stavu a okolností prejednávanej veci, a preto sú prípustné.

O prvom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

27

Svojím prvým odvolacím dôvodom Viridis v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že porušil článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 tým, že pri svojom hodnotení, či sa sporná ochranná známka riadne používala, dvakrát vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia.

28

Z toho údajne vyplýva, že nemožno vylúčiť riadne používanie iba z dôvodu, že dotknuté výrobky nemožno uvádzať na trh ani propagovať verejnosti.

32

Naopak podľa nej by sa mali zohľadniť záujmy farmaceutického priemyslu a malo by sa usudzovať, že právne úkony týkajúce sa používania ochrannej známky, ako sú úkony vykonané spoločnosťou Viridis počas dotknutých klinických skúšok, sa môžu považovať za riadne používanie, ak sa javia ako dostatočné v prípade posúdenia z prípadu na prípad. Päťročná doba stanovená v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 totiž podľa nej nie je dostatočná v špecifických podmienkach farmaceutického priemyslu vzhľadom na zúžený okruh kupujúcich a obmedzený počet účastníkov klinických skúšok.

33

V druhom rade Viridis spochybňuje konštatovanie Všeobecného súdu uvedené v prvej vete bodu 39 napadnutého rozsudku, podľa ktorého používanie spornej ochrannej známky v rámci klinických skúšok voči tretím osobám nemožno považovať za rovnocenné uvedeniu na trh, ani za priame prípravné konanie, keďže ide o použitie vnútornej povahy.

34

37

Svojím prvým odvolacím dôvodom Viridis tvrdí, že hodnotenie riadneho používania ochrannej známky Všeobecným súdom vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. Podľa spoločnosti Viridis Všeobecný súd na jednej strane v bode 36 napadnutého rozsudku nesprávne vychádzal zo zásady, že riadne používanie v súvislosti so zachovaním práv k lieku môže existovať len vtedy, ak bolo pre tento liek vydané PUT, a na druhej strane, že v bode 39 tohto rozsudku vylúčil, aby používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok mohlo predstavovať riadne používanie.

38

Podľa ustálenej judikatúry je ochranná známka predmetom riadneho používania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 vtedy, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby pre tieto tovary a služby vytvárala alebo zachovávala odbyt, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (rozsudky z 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01 , EU:C:2003:145 , bod 43 , ako aj z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze, C‑689/15 , EU:C:2017:434 , bod 37 a citovaná judikatúra).

39

Riadne používanie ochrannej známky zahŕňa používanie ochrannej známky pre tovary alebo služby chránené touto ochrannou známkou na trhu a nielen vnútri dotknutého podniku. Používanie ochrannej známky sa musí vzťahovať na tovary a služby, ktoré už boli uvedené na trh alebo ktorých uvedenie na trh, ktoré podnik pripravuje s cieľom získania zákazníkov, najmä v rámci reklamných kampaní, je bezprostredné (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01 , EU:C:2003:145 , bod 37 ).

43

Všeobecný súd však v tom istom bode 36 uviedol, že „jedine vydanie [PUT] príslušnými orgánmi by mohlo umožniť verejné používanie [tejto] ochrannej známky smerom navonok“, keďže právna úprava týkajúca sa liekov zakazuje reklamu na lieky, pre ktoré ešte nebolo vydané PUT, a teda aj akúkoľvek komunikáciu určenú na získanie alebo zachovanie podielu na trhu.

44

Všeobecný súd v bodoch 37 a 38 napadnutého rozsudku dodal, že hoci môže existovať riadne používanie pred akýmkoľvek uvedením výrobkov označených ochrannou známkou na trh, platí to len pod podmienkou, že uvedenie na trh bude bezprostredne nasledovať. V prejednávanej veci však podľa Všeobecného súdu Viridis nepreukázala, že uvedenie na trh lieku určeného na liečbu sklerózy multiplex, ktorý bol označený spornou ochrannou známkou, malo bezprostredne nasledovať, pretože nepredložila dôkazy, ktoré by umožnili konštatovať, že klinické skúšky sa chýlili ku koncu.

45

Napokon v odpovedi na niektoré tvrdenia spoločnosti Viridis Všeobecný súd v bode 39 napadnutého rozsudku posúdil konkrétne okolnosti používania spornej ochrannej známky v rámci dotknutých klinických skúšok a v podstate usúdil, že išlo o používanie vnútornej povahy, pri ktorom sa nepreukázalo, že jeho objem bol z hľadiska farmaceutického priemyslu významný.

49

Keďže Viridis vychádza z údajnej nedostatočnosti päťročnej lehoty uvedenej v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 pre farmaceutický priemysel, treba poznamenať, že ako uviedol generálny advokát v bode 45 svojich návrhov, táto lehota sa uplatňuje nezávisle od hospodárskeho odvetvia, do ktorého patria výrobky alebo služby, pre ktoré je dotknutá ochranná známka zapísaná. Toto tvrdenie je preto neúčinné.

50

V druhom rade v odpovedi na niektoré tvrdenia spoločnosti Viridis, uvedené v bode 45 tohto rozsudku, Všeobecný súd v bode 39 napadnutého rozsudku uviedol, že používanie spornej ochrannej známky v rámci klinických skúšok nemožno považovať za rovnocenné uvedeniu na trh, ani za priamy prípravný akt, ale ho treba považovať za používanie vnútornej povahy, pretože sa uskutočnilo mimo hospodárskej súťaže v rámci obmedzeného okruhu účastníkov a bez toho, aby bolo jeho cieľom získanie alebo zachovanie podielu na trhu.

51

Všeobecný súd tak neporušil judikatúru citovanú v bode 39 tohto rozsudku, na ktorú sa odvolávala Viridis, podľa ktorej môže ísť o riadne používanie ochrannej známky Európskej únie aj vtedy, keď označené výrobky ešte nie sú uvedené na trh. Všeobecný súd naproti tomu v bode 37 napadnutého rozsudku správne pripomenul, že takéto používanie možno konštatovať len pod podmienkou, že uvádzanie dotknutých výrobkov na trh bude bezprostredne nasledovať a v bodoch 38 a 39 uvedeného rozsudku rozhodol, že Viridis nepredložila dôkaz, že v prejednávanej veci išlo o takýto prípad.

55

V zmysle tohto posledného uvedeného ustanovenia totiž používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, sa považuje za používanie v zmysle článku 15 ods. 1 prvého pododseku nariadenia č. 207/2009, pokiaľ sa nezmenila rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v ktorej bola táto ochranná známka zapísaná (rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P , EU:C:2017:750 , bod 65 ).

56

Cieľom článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 teda tým, že nevyžaduje striktný súlad medzi podobou ochrannej známky používanou v obchodnom styku a podobou, v ktorej bola zapísaná, je povoliť majiteľovi tejto ochrannej známky, aby vykonal na označení pri jeho obchodnom využití zmeny, ktoré mu dovoľujú bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôsobiť požiadavkám predaja a propagácie dotknutých výrobkov alebo služieb (rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus, C‑501/15 P , EU:C:2017:750 , bod 66 ).

57

Hoci tak článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009 zavádza určitú pružnosť, pokiaľ ide o podobu používania ochrannej známky Európskej únie, nič to nemení na tom, že toto ustanovenie nemá nijaký vplyv na posúdenie riadnej povahy tohto používania, ktoré sa musí vykonať v súlade s kritériami stanovenými judikatúrou pripomenutou v bodoch 38 až 41 tohto rozsudku.

60

Všeobecný súd jej pri svojom posudzovaní opodstatnenosti nepoužívania v podstate vytýkal, že nechala predčasne zapísať ochrannú známku. Tým údajne vylúčil možnosť opodstatniť nepoužívanie v situácii, v ktorej sa táto ochranná známka používa v rámci klinických skúšok s cieľom prípravy žiadosti o PUT na základe právnej úpravy týkajúcej sa farmaceutických výrobkov, v prípade, že žiadosť týkajúca sa týchto skúšok je podaná dlho po zápise ochrannej známky, alebo ak vynaložené finančné prostriedky nestačili na to, aby sa v čo najkratšom čase uzavreli klinické skúšky.

61

V prvom rade tak Všeobecný súd tým, že trval na uplynutí času, údajne zbavil zmyslu päťročnú lehotu uvedenú v článku 15 ods. 1 prvom pododseku a článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Ochranná známka lieku, voči ktorej by sa táto lehota mala skončiť alebo už uplynula, sa totiž podľa nej tým stáva nepoužiteľnou, pretože jedine podanie žiadosti o PUT by mohlo opodstatniť jej nepoužívanie. Lehota troch mesiacov stanovená v článku 51 ods. 1 písm. a) in fine nariadenia č. 207/2009 je z tohto dôvodu údajne nedostatočná, pretože neumožňuje ukončiť klinické skúšky.

62

V druhom rade, pokiaľ by sa zohľadnili vynaložené finančné prostriedky, názor Všeobecného súdu by podľa nej viedol k tomu, že finančne silné podniky by mali viac možností na to, aby si vhodným spôsobom chránili svoje investície prostredníctvom práva k ochranným známkam, než finančne slabšie podniky. V každom prípade Všeobecný súd údajne nemôže vychádzať z abstraktného predpokladu, že nárast investícií umožní uskutočniť dotknuté klinické skúšky rýchlejšie.

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 náležité dôvody na nepoužívanie môžu brániť zrušeniu ochrannej známky Európskej únie z dôvodu neexistencie riadneho používania za podmienok stanovených v tomto ustanovení.

66

Podľa judikatúry Súdneho dvora sa za „náležité dôvody“ na nepoužívanie ochrannej známky môžu považovať iba prekážky, ktoré majú dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle majiteľa tejto ochrannej známky. V každom jednotlivom prípade treba posúdiť, či by zmena stratégie podniku s cieľom obísť predmetnú prekážku spôsobila nevhodnosť používania uvedenej ochrannej známky (rozsudky zo 14. júna 2007, Häupl, C‑246/05 , EU:C:2007:340 , bod 54 , a zo 17. marca 2016, Naazneen Investments/ÚHVT, C‑252/15 P , neuverejnený, EU:C:2016:178 , bod 96 ).

67

Okrem toho treba spresniť, že článok 19 ods. 1 dohody TRIPS, ktorej zmluvnou stranou je Únia a ktorú Súdny dvor zohľadnil v judikatúre uvedenej v predchádzajúcom bode, cituje medzi príkladmi platných dôvodov opodstatňujúcich nepoužívanie ochrannej známky zákazy orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú výrobkov alebo služieb označených touto ochrannou známkou.

68

71

Všeobecný súd tiež nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď uviedol, že plynutie času medzi na jednej strane dátumom podania prihlášky a dátumom zápisu spornej ochrannej známky a na druhej strane dátumom začatia klinických skúšok, ako aj ich trvanie a finančné prostriedky vynaložené na ich rýchle vykonanie v zásade patria do oblasti zodpovednosti majiteľa tejto ochrannej známky, a preto sa nemôžu považovať za prekážky nezávislé od jeho vôle.

72

Okrem iného na rozdiel od toho, čo tvrdí Viridis, prístup Všeobecného súdu nevedie k tomu, že lehota piatich rokov uvedená v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 je zbavená svojho zmyslu. Existencia tejto lehoty neznamená, že majiteľ dotknutej ochrannej známky nemusí včas ukončiť všetky potrebné prípravy, aby mohol riadne používať túto ochrannú známku po uplynutí tejto lehoty.

73

Vzhľadom na odôvodnenie 10 nariadenia č. 207/2009 je totiž zrejmé, že by bolo v rozpore so štruktúrou článku 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia priznať pojmu „náležité dôvody na nepoužívanie ochrannej známky“ príliš široký obsah (pozri analogicky rozsudok zo 14. júna 2007, Häupl, C‑246/05 , EU:C:2007:340 , bod 51 ).

Keďže EUIPO a Hecht‑Pharma navrhli, aby bola spoločnosti Viridis uložená povinnosť nahradiť trovy konania, a táto spoločnosť nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť jej povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili EUIPO a Hecht‑Pharma.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Viridis Pharmaceutical Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili EUIPO a Hecht‑Pharma GmbH.