C-809/18

proti

John Mills Ltd

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom alebo zástupcom oprávneného majiteľa – Článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“

1.

Odvolaním, ktoré je predmetom prejednávanej veci, sa Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) domáha zrušenia rozsudku z 15. októbra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) ( T‑7/17 , EU:T:2018:679 ), ktorým Všeobecný súd vyhovel žalobe spoločnosti John Mills Ltd. podanej proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 5. októbra 2016 (vec R 2087/2015‑1) (ďalej len „sporné rozhodnutie“) týkajúcemu sa námietkového konania začatého na návrh spoločnosti Jerome Alexander Consulting Corp.

2.

V článku 6 septies uvedeného dohovoru, v revidovanom a doplnenom znení, sa stanovuje:

„1. Ak žiada agent alebo zástupca majiteľa známky v niektorej únijnej krajine o zápis tejto známky na svoje vlastné meno v jednej alebo niekoľkých týchto krajinách bez súhlasu tohto majiteľa, je majiteľ oprávnený podať námietky proti požadovanému zápisu a žiadať o výmaz, alebo ak to povoľuje zákon dotyčnej krajiny, o prevod zápisu na seba, pokiaľ by agent alebo zástupca neospravedlnil svoje konanie.

2. S výhradou vyššie uvedeného odseku 1 je majiteľ známky oprávnený podať námietky proti používaniu svojej známky agentom alebo zástupcom, pokiaľ na toto používanie nedal splnomocnenie.

3. Národným zákonodarstvom môže byť určená spravodlivá lehota, v ktorej by majiteľ známky mohol uplatňovať svoje práva podľa tohto článku.“

B. Právo Únie

5.

8.

V článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa napokon stanovuje, že „Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv… ak existuje ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 3, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené“ ( 11 ).

II. Okolnosti predchádzajúce sporu, konanie pred EUIPO, konanie na Všeobecnom súde a napadnutý rozsudok

9.

Dňa 18. septembra 2013 podala John Mills Ltd na EUIPO prihlášku ochrannej známky Únie týkajúcu sa slovného označenia „MINERAL MAGIC“. Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, patria do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Vlasové vody; Brúsne prípravky; Mydlá; Voňavkárske výrobky; Éterické oleje; Kozmetické prípravky; Prípravky na čistenie a starostlivosť o pleť, pokožku a vlasy; Dezodoranty na osobnú potrebu“.

10.

Dňa 5. októbra 2016 prijal prvý odvolací senát EUIPO sporné rozhodnutie, ktorým zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, a na základe článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 zápis prihlasovanej ochrannej známky zamietol. V tomto rozhodnutí odvolací senát predovšetkým odkázal na cieľ článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, t. j. „zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom majiteľa tejto ochrannej známky“ ( 12 ), a vymenoval podmienky, ktoré podľa neho mali byť splnené na to, aby námietka na základe tohto ustanovenia mohla byť úspešná, t. j. že „ten, kto namieta, musí byť majiteľom staršej ochrannej známky, prihlasovateľ ochrannej známky musí byť alebo bol obchodným zástupcom alebo zástupcom uvedeného majiteľa, žiadosť o zápis sa musí podať v mene obchodného zástupcu alebo zástupcu bez súhlasu majiteľa a bez toho, že by existovali legitímne dôvody na konanie obchodného zástupcu alebo zástupcu a žiadosť sa musí týkať zhodných alebo podobných označení a tovarov“ ( 13 ). Odvolací senát tak prijal záver, že „v čase podania prihlášky prihlasovanej ochrannej známky existoval skutočný, efektívny a stabilný obchodný vzťah, z ktorého vyplývala povinnosť dôvery a lojality, a že spoločnosť, ktorá podala odvolanie na EUIPO bola obchodným zástupcom v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009“ ( 14 ). Odvolací senát napokon uviedol, že v prejednávanej veci sú výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, zhodné ( 15 ) a kolidujúce označenia podobné. ( 16 )

12.

Dňa 5. januára 2017 podala John Mills na Všeobecný súd žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia, pričom uviedla jediný žalobný dôvod, rozdelený na tri výhrady, založený na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Prvá výhrada sa týkala kvalifikácie spoločnosti John Mills ako „obchodného zástupcu alebo zástupcu“ v zmysle predmetného ustanovenia. V druhej a tretej výhrade John Mills vytýkala odvolaciemu senátu nesprávny úsudok o uplatniteľnosti predmetného ustanovenia, hoci kolidujúce označenia boli jednoducho podobné, a nie zhodné a napriek tomu, že výrobky označené staršou ochrannou známkou neboli zhodné s výrobkami označenými prihlasovanou ochrannou známkou.

15.

Na podporu svojho odvolania EUIPO uvádza dva odvolacie dôvody. Prvým odvolacím dôvodom vytýka Súdu prvého stupňa porušenie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, druhým odvolacím dôvodom namieta porušenie článku 36 Štatútu Súdneho dvora.

A. O prvom odvolacom dôvode týkajúcom sa porušenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009

1.

Napadnutý rozsudok

16.

EUIPO namieta, že Všeobecný súd nesprávne vyložil článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, keď obmedzil jeho pôsobnosť na pojem „zhodnosť“ označení, pričom tomuto pojmu priznal význam, ktorý má v kontexte článku 8 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. EUIPO Všeobecnému súdu vytýka, že uprednostnil gramatický výklad článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, ktorý náležite nezohľadňuje cieľ predmetného ustanovenia. V tejto súvislosti EUIPO zdôrazňuje jednak skutočnosť, že na základe gramatického výkladu nemožno vylúčiť uplatniteľnosť uvedeného ustanovenia aj na podobné ochranné známky, jednak fakt, že súd Únie vychádzal pri výklade ustanovení v oblasti ochranných známok vždy z teleologického prístupu. EUIPO zastáva názor, že obchodný zástupca alebo zástupca by mohol neoprávnene ťažiť z prospechu, na ktorý odkazuje Všeobecný súd v bode 25 napadnutého rozsudku, nielen vtedy, keď používa ochrannú známku zhodnú s ochrannou známkou majiteľa, ale aj vo všetkých prípadoch, keď vykoná zmeny, ktoré umožňujú ďalej identifikovať podstatné prvky tejto ochrannej známky, čím získa možnosť si túto ochrannú známku privlastniť. V takýchto prípadoch by mal obchodný zástupca alebo zástupca nielen možnosť odviesť majiteľovi ochrannej známky zákazníkov a prispieť k tomu, že jeho expanzia alebo prípadný vstup na trh Únie budú menej výhodné, ale mohol by tiež zabrániť samotnému zápisu ochrannej známky majiteľa a/alebo jej používaniu v rámci Únie, a to na základe článku 8 ods. 1 písm. b) alebo článku 9 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 207/2009. EUIPO usudzuje, že relevantným kritériom na účely uplatnenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, a to s ohľadom na cieľ tohto ustanovenia, nie je ani zhodnosť, ani podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, tak, ako sa vyžaduje na účely posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny, ale ich „celková rovnocennosť z ekonomického a obchodného hľadiska“. Takáto rovnocennosť podľa názoru EUIPO existuje, ak v ochrannej známke prihlasovanej obchodným zástupcom alebo zástupcom možno „jasne rozpoznať“ označenie majiteľa. K tejto situácii dochádza v prípade, ak sa kolidujúce označenia zhodujú, „pokiaľ ide o prvky, ktoré v podstatnej miere prispievajú k rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky“. EUIPO sa napokon domnieva, že skutočnosť, že prihlášky, o aké ide vo veci samej, zahŕňajú prípady nekonania v dobrej viere a vzťahuje sa na ne dôvod neplatnosti stanovený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, nedovoľuje uprednostniť reštriktívny výklad článku 8 ods. 3 tohto nariadenia. Prinútiť majiteľa ochrannej známky, aby s konaním na ochranu svojich záujmov čakal na zápis označenia prihláseného obchodným zástupcom alebo zástupcom, by totiž bolo v rozpore so zásadami hospodárnosti konania a riadnej správy vecí verejných.

3.

Analýza

a)

O výklade článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009

1) Gramatický výklad

20.

Keďže požiadavku takejto súvislosti možno nepochybne odvodiť zo znenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, ktorý by inak nemal logiku, treba konštatovať, že na prvý pohľad sa zdá, že v predmetnom ustanovení sa v drvivej väčšine jazykových znení vyžaduje prekrývanie alebo, pri použití výrazu Všeobecného súdu, navzájom „korešpondujúci“ vzťah medzi uvedenými ochrannými známkami. ( 21 ) Uvedený záver vyplýva najmä z použitia určitého členu v spojení „majiteľ ochrannej známky“ („titolare del marchio“) v dvoch odlišných prípadoch, v ktorých sa toto spojenie vyskytuje, čo poukazuje na záver, že prihlasovanú ochrannú známku a staršiu ochrannú známku v skutočnosti tvorí rovnaké označenie. Takýto zodpovedajúci vzťah je zvlášť jednoznačný v niektorých jazykových zneniach, akým je najmä španielske znenie, v ktorom sa zamietnutie prihlášky týka „tej istej“ ochrannej známky („misma“), pričom výraz „majiteľ ochrannej známky“ („titular de la marca“) sa v druhom prípade mení na spojenie „majiteľ uvedenej ochrannej známky“ („titular de dicha marca“) ( 22 ).

23.

Nedomnievam sa však, že z uvedeného textu jednoznačne vyplýva záver, že iba ochranná známka zhodná s ochrannou známkou majiteľa, a nie aj ochranná známka, ktorá sa od neho určitým spôsobom odlišuje, môže byť predmetom relatívneho dôvodu zamietnutia podľa článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Okrem toho, hoci sa ochranná známka vymedzuje aj vo vzťahu k výrobkom alebo službám, vo vzťahu ku ktorým je chránená, znenie predmetného ustanovenia neposkytuje nijaký výslovný údaj o vzťahu, ktorý má existovať medzi tovarmi alebo službami označenými v prihláške, a tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka majiteľa, čiže neumožňuje s istotou vylúčiť z jej pôsobnosti označenia, hoci zhodné, ktoré sa majú používať na tovary alebo služby, ktoré nie sú zhodné.

Niektoré skutočnosti vychádzajúce z vnútornej systematiky článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 vyznievajú podľa môjho názoru v prospech navzájom „korešpondujúceho“ vzťahu medzi ochrannou známkou obchodného zástupcu alebo zástupcu a ochrannou známkou majiteľa. Ide o pozitívnu podmienku vyžadovanú týmto ustanovením, podľa ktorej prihlášku musí podať obchodný zástupca alebo zástupca „vo vlastnom mene“, a o negatívnu podmienku chýbajúceho súhlasu majiteľa. Obe skutočnosti totiž svedčia v prospech predpokladu, že ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky v mene obchodného zástupcu alebo zástupcu, je v skutočnosti vlastníctvom oprávneného majiteľa, v mene ktorého alebo so súhlasom ktorého sa mala takáto prihláška podať. Tento záver navyše podporuje článok 18 nariadenia č. 207/2009, ktorý bol súčasťou oddielu 4 tohto nariadenia s názvom „Ochranná známka Únie ako predmet vlastníctva“ a ktorý stanovuje právo majiteľa požadovať vo svoj prospech prevod zápisu uskutočneného obchodným zástupcom alebo zástupcom bez povolenia.

26.

28.

Výslovná zmienka o dvojakom predpoklade zhodnosti a podobnosti označení a výrobkov alebo služieb sa však vypustila v zodpovedajúcom ustanovení návrhu nariadenia ( 25 ) predloženého Komisiou Rade v novembri 1980, ktoré viedlo k prijatiu nariadenia č. 40/94. Ani predbežný návrh, ani návrh Komisie neupravovali ustanovenia podobné článku 11 a článku 18 nariadenia č. 207/2009. ( 26 ) Okrem toho uvedené texty nestanovovali všeobecný dôvod neplatnosti ochrannej známky spoločenstva založený na nekonaní v dobrej viere pri zápise. ( 27 ) Otázku protiprávnej registrácie nastolila v roku 1982 talianska delegácia, pričom odporúčanie prijať ustanovenie v danom zmysle sa vložilo do správy pracovnej skupiny Rady poverenej preskúmaním návrhu nariadenia o ochrannej známke spoločenstva. Tieto diskusie, ako aj následné diskusie, ktoré prispeli k vymedzeniu obsahu pravidiel týkajúcich sa nekonania v dobrej viere, sa viedli na okraj debát týkajúcich sa článku 7 ods. 3 návrhu nariadenia, ktorý upravoval prípad prihlášky podanej obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa ochrannej známky bez jeho súhlasu. ( 28 )

29.

Pokiaľ ide o toto ustanovenie, v dokumente vypracovanom v rámci diskusií pracovnej skupiny o návrhu nariadenia o ochrannej známke spoločenstva Rada uviedla, ako Všeobecný súd pripomenul v bode 28 napadnutého rozsudku, že zamietla návrh nemeckej delegácie, aby sa pôsobnosť uvedeného ustanovenia rozšírila „na podobné ochranné známky pre podobné výrobky“ ( 29 ). V rovnakom dokumente sa uvádza, že návrh dánskej delegácie rozšíriť pôsobnosť uvedeného ustanovenia na každú osobu, ktorá nekoná v dobrej viere, bol zamietnutý, pretože by zaviedol subjektívne kritérium, nezlučiteľné s objektívnym kritériom, ktoré sa uprednostnilo v článku 7 ods. 3 návrhu nariadenia, a držiteľovi staršieho práva by umožnil namietať proti vytvoreniu ochrannej známky spoločenstva, a to bez reciprocity.

4) Teleologický výklad

32.

Ako vyplýva z judikatúry Všeobecného súdu, cieľom relatívneho dôvodu zamietnutia podľa článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je zabrániť zneužitiu ochrannej známky obchodným zástupcom alebo zástupcom oprávneného majiteľa dotknutej ochrannej známky, ktorý by využívaním vedomostí a skúseností získaných v obchodnom vzťahu s týmto majiteľom neoprávnene ťažil z práce a investícií, ktoré tento majiteľ uskutočnil. ( 30 ) Predmetné ustanovenie sa má v podstate uplatňovať v situáciách, keď majiteľ ochrannej známky chránenej výlučne mimo Únie distribuuje svoje výrobky alebo služby na trhu Únie prostredníctvom obchodného zástupcu alebo zástupcu. V takýchto situáciách sa majiteľ ochrannej známky vystavuje riziku nekalého konania obchodného zástupcu alebo zástupcu. Obchodný zástupca alebo zástupca by mohol po zápise ochrannej známky v Únii vo vlastnom mene súťažiť s dotknutým majiteľom a na základe získanej prednosti zabrániť majiteľovi v používaní ochrannej známky alebo, ak tento majiteľ ešte nie je prítomný na trhu Únie, zabrániť jeho prístupu na tento trh. Majiteľovi ochrannej známky nič nebráni v tom, aby namietal proti zápisu ochrannej známky na základe predmetného relatívneho dôvodu zamietnutia, a to aj v prípade, keď dotknutá ochranná známka požíva nejakú formu ochrany v Únii alebo v členskom štáte. V takomto prípade však disponuje aj ďalšími nástrojmi ochrany stanovenými v článku 8, pokiaľ sú splnené podmienky ich uplatnenia.

33.

Je nepochybné, že taký extenzívny výklad článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, aký navrhuje EUIPO, ktorý by zahŕňal prípad jednoduchej podobnosti medzi prihlasovaným označením a označením namietajúceho subjektu, by prispel k implementácii cieľa ochrany sledovaného týmto ustanovením. Reštriktívny výklad, ktorý by obmedzoval pôsobnosť článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 iba na prípady zhodnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, by však na rozdiel od tvrdení EUIPO nezbavil predmetné ustanovenie akéhokoľvek potrebného účinku, obmedzil by však cieľ ochrany na presne vymedzené prípady.

Článok 6 septies , ktorý sa do Parížskeho dohovoru zaradil v nadväznosti na revíznu konferenciu v Lisabone v roku 1958, ( 36 ) sa zameriava na poskytovanie ochrany majiteľovi ochrannej známky chránenej v jednom zo zmluvných štátov dohovoru proti protiprávnemu konaniu zo strany obchodného zástupcu alebo zástupcu tohto majiteľa v inom zmluvnom štáte. ( 37 ) V uvedenom článku sa stanovujú tri rôzne formy ochrany, ktorých cieľom je, v príslušnom poradí, zabrániť zápisu ochrannej známky majiteľa obchodným zástupcom alebo zástupcom alebo navrhnúť zrušenie zápisu, zakázať jej neoprávnené používanie obchodným zástupcom alebo zástupcom a umožniť prevod ochrannej známky na majiteľa ochrannej známky, ktorá je predmetom nezákonného zápisu obchodným zástupcom alebo zástupcom. Ako už bolo uvedené vyššie, všetky tri formy ochrany sa prebrali do nariadenia č. 207/2009 (a v súčasnosti aj do smernice 2015/2436).

37.

Text článku 6 septies Parížskeho dohovoru vo francúzskom znení, ktoré je rozhodujúce, ( 38 ) poukazuje ešte jasnejšie než zodpovedajúce znenie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 na to, že predmetom prihlášky obchodného zástupcu alebo zástupcu je ochranná známka majiteľa ( 39 ). Je samozrejme pravda, ako poznamenal EUIPO, že tak v prípravných prácach k Lisabonskej dohode ( 40 ), ako aj v príručke o uplatňovaní Parížskeho dohovoru ( 41 ) sa uvádza, že pôsobnosť predmetného ustanovenia treba chápať tak, že zahŕňa „zhodné“ aj „podobné“ ochranné známky. ( 42 ) V každom prípade vzhľadom na to, že znenie článku 6 septies takýto výklad nepodporuje, považujem za správny záver, ku ktorému dospel Všeobecný súd v bode 35 napadnutého rozsudku, t. j. že uvedené ustanovenie vychádza z predpokladu, že kolidujúce označenia si majú navzájom korešpondovať.

Dôvodov pre takúto rozmanitosť právnej úpravy je mnoho, od požiadavky zaviesť do systému ochrannej známky Únie ustanovenie preberajúce článok 6 septies Parížskeho dohovoru, až po vôľu nezaťažiť konanie o zápise námietkami proti údajne protiprávnym prihláškam, pri ktorých, na rozdiel od prípadov upravených článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, neplatí domnienka konania v rozpore s dobrou vierou (s výnimkou odôvodnenia), ale takéto konanie je potrebné preukázať. Zdá sa mi však, že základom tohto ustanovenia, rovnako ako základom článku 6 septies Parížskeho dohovoru, je aj myšlienka, že právo podať prihlášku alebo splnomocniť niekoho na podanie prihlášky na zápis vlastnej ochrannej známky na inom území, ako je územie, na ktorom je chránená, patrí výlučne majiteľovi dotknutej ochrannej známky a že z tohto dôvodu, bez ohľadu na rozpor s dobrou vierou, uvedené ustanovenie sankcionuje predovšetkým nedostatok legitimácie obchodného zástupcu alebo zástupcu, ktorý nemal oprávnenie na podanie prihlášky. Z tohto hľadiska treba podľa môjho názoru chápať aj potrebu, aby si dotknuté ochranné známky navzájom korešpondovali, ktorá vyplýva zo znenia predmetného ustanovenia.

41.

Zo všetkých vyššie uvedených skutočností preto vyplýva, že výklad článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého sa relatívny dôvod zamietnutia, ktorý sa v ňom stanovuje, uplatňuje aj v prípade podobných označení, a to prinajmenšom v rozsahu, v akom sa odkazuje na podobnosť vedúcu k riziku zámeny uvedenú v odseku 1 písm. b) rovnakého článku, by nebol zlučiteľný ani so znením predmetného ustanovenia, ani so zjavným zámerom normotvorcu Spoločenstva pri zavedení predmetného ustanovenia do systému ochrannej známky Únie. Inými slovami, kritérium, ktoré je rozhodujúce na účel posúdenia týkajúce sa porovnania označení na účely uplatnenia uvedeného ustanovenia, nemôže byť rovnaké ako kritérium vzťahujúce sa na prípad námietok proti zápisu, ktorých základom sú práva chránené na území Únie.

45.

Je preto potrebné identifikovať kritérium, podľa ktorého sa má posúdiť, či napriek tomu, že dve kolidujúce ochranné známky, ako aj príslušné výrobky a služby, nie sú zhodné, existuje v každom prípade vzájomný zodpovedajúci vzťah vyžadovaný na účely uplatnenia príslušného relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu.

46.

Pokiaľ ide o potrebu definovať také kritérium, EUIPO sa v priebehu tohto konania pridržiaval podľa môjho názoru príliš flexibilného stanoviska, pričom podľa mňa dospel k záveru, že deliaca čiara medzi prípadmi, na ktoré sa predmetný relatívny dôvod zamietnutia vzťahuje, a prípadmi, na ktoré sa nevzťahuje, spočíva, nad rámec vzťahu medzi kolidujúcimi označeniami, v existencii neprimeraného prospechu na strane nesplnomocneného obchodného zástupcu alebo zástupcu, vyplývajúceho z prihlásenia a používania ochrannej známky, pričom túto skutočnosť je potrebné posudzovať prípad od prípadu. Domnievam sa však, že takéto stanovisko treba odmietnuť. Ako som už uviedol vyššie, ak je nesporné, že cieľom článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je zabrániť obchodnému zástupcovi alebo zástupcovi, aby zneužil vzťah, ktorý ho spája s majiteľom ochrannej známky, predmetný článok predpokladá, že kolidujúce označenia si navzájom korešpondujú. Tento vzájomne zodpovedajúci vzťah treba posudzovať na základe vopred stanoveného kritéria, a to aj a predovšetkým z dôvodu právnej istoty.

47.

Zastávam názor, že takéto kritérium treba prijať, a to za predpokladu, že nepovedie k posudzovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami. Článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa má podľa môjho názoru uplatňovať okrem prípadu zhodných označení aj vtedy, keď ochranná známka prihlasovaná obchodným zástupcom alebo zástupcom zahŕňa mierne zmeny, pridanie alebo odstránenie prvkov , bez podstatného vplyvu na rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky. K uvedenému dochádza vtedy, ako sa konštatuje v usmerneniach EUIPO, keď prihlasovaná ochranná známka bez výraznej zmeny reprodukuje „jadro“ staršej ochrannej známky, t. j. prvok alebo prvky, ktoré sú základom jej rozlišovacej spôsobilosti. Takéto posúdenie je potrebné vykonať objektívnym porovnaním dvoch dotknutých označení. Pokiaľ na základe uvedeného porovnania nemožno dospieť k záveru o podstatnej rovnocennosti dotknutých označení, a to aj napriek určitému stupňu podobnosti medzi nimi, predmetné ustanovenie sa neuplatňuje, pričom oprávnený majiteľ ochrannej známky môže prípadne podať návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001). Rovnako sa článok 8 ods. 3 uvedeného nariadenia neuplatní v prípade, keď výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, nie sú blízke alebo rovnocenné . Záujmy oprávneného majiteľa, ktorý by napríklad plánoval rozšíriť svoju ochrannú známku na iné tovary, možno preto chrániť iba následne, a to prostredníctvom návrhu na neplatnosť.

Napadnutý rozsudok

50.

Druhý odvolací dôvod smeruje proti bodom 39 až 42 napadnutého rozsudku.

51.

Po tom, čo Všeobecný súd dospel v bode 37 napadnutého rozsudku k záveru, že článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa uplatňuje len v prípade zhodnosti kolidujúcich ochranných známok, v prejednávanej veci konštatoval, vzhľadom na „nepriamu“ súvislosť s otázkou zhodnosti, uplatniteľnosť judikatúry týkajúcej sa článku 15 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 18 nariadenia 2017/1001) v oblasti dôkazu o používaní, ( 47 ) pričom v bode 40 napadnutého rozsudku poukázal na zámer určiť, či sú kolidujúce označenia zhodné, a to konkrétne na základe uvedenej judikatúry. V nasledujúcom bode 41 napadnutého rozsudku Všeobecný súd potvrdil záver odvolacieho senátu, podľa ktorého sa kolidujúce označenia majú považovať za podobné, s tým, že chýbajúcu zhodu medzi uvedenými ochrannými známkami označil za „jasnú“ a „zjavnú“. V bode 42 napadnutého rozsudku preto Všeobecný súd dospel k záveru, že vzhľadom na to, že predmetné označenia nie sú zhodné, odvolací senát nesprávne usúdil, že na danú vec sa vzťahuje článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

2.

Analýza

54.

Domnievam sa, že obom námietkam, ktoré vzniesol EUIPO v rámci svojho druhého odvolacieho dôvodu, je tiež potrebné vyhovieť.

55.

Predovšetkým súhlasím s názorom odvolateľa, podľa ktorého sa článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009 netýka testu „zhodnosti“, ale „podstatnej rovnocennosti“, ktorý je v niektorých ohľadoch podobný testu navrhnutému v bode 48 vyššie, podľa ktorého je potrebné identifikovať rozlišujúci prvok alebo prvky označenia a overiť, či v rámci používania zapísanej ochrannej známky v obchodnom styku došlo k podstatnej zmene týchto prvkov. ( 48 ) Ako správne uviedol EUIPO, takýto test predpokladá skôr neexistenciu zhodnosti medzi dvoma zohľadňovanými označeniami. ( 49 ) Okrem toho treba zdôrazniť, že porovnanie medzi zapísanou verziou ochrannej známky a jej podobou používanou v obchodnom styku, ktoré je základom uplatnenia článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009, sleduje odlišný cieľ a zodpovedá odlišnej logike než porovnanie medzi prihlasovanou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, ktoré sa vyžaduje na účely uplatnenia článku 8 predmetného nariadenia. V prvom prípade totiž toto porovnanie slúži na umožnenie dôkazu o používaní ochrannej známky jej majiteľom aj vtedy, keď majiteľ vykonal na označení pri jeho obchodnom využití zmeny, ktoré mu dovolili bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôsobiť požiadavkám predaja a propagácie dotknutých výrobkov alebo služieb. ( 50 ) V súlade s uvedeným cieľom sa overenie podstatnej rovnocennosti podľa článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 vykonáva na súbore prvkov, ktoré vyžadujú zohľadnenie potrieb a obchodných zvyklostí dotknutého odvetvia, ( 51 ) ako aj pretrvávanie rozlišovacej funkcie označenia v podobe, v akej ho konkrétne používa majiteľ ochrannej známky. ( 52 )

Oba odvolacie dôvody sú podľa môjho názoru dôvodné. Z tohto dôvodu sa domnievam, že napadnutý rozsudok treba zrušiť. Podľa článku 61 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora, ak je odvolanie dôvodné, Súdny dvor zruší rozhodnutie Všeobecného súdu. V danej veci môže vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje, alebo môže vec vrátiť na rozhodnutie Všeobecného súdu. Stav konania dovoľuje, aby Súdny dvor rozhodol o druhej výhrade v rámci jediného žalobného dôvodu, ktorý John Mills uviedla v konaní na Všeobecnom súde.

V. O druhej výhrade jediného žalobného dôvodu uvedeného na Všeobecnom súde

59.

Zo znenia bodov 33 a 34 napadnutého rozhodnutia jasne vyplýva, že odvolací senát porovnal kolidujúce ochranné známky s cieľom posúdiť, či z pohľadu spotrebiteľa Únie existuje potenciálna pravdepodobnosť ich zámeny. Zdá sa teda, že odvolací senát použil iný test, než je ten, ktorým sa riadi uplatňovanie článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, vysvetlený v bode 48 vyššie. Druhej výhrade jediného žalobného dôvodu spoločnosti John Mills treba z tohto dôvodu vyhovieť a sporné rozhodnutie zrušiť.

VI. O trovách

60.

–

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 5. októbra 2016 (vec R 2087/2015‑1),

–

zaviazal John Mills na náhradu trov konania na Súdnom dvore,

–

zachoval rozdelenie trov konania na Všeobecnom súde tak, ako je uvedené v bodoch 2 a 3 výroku rozsudku z 15. októbra 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) ( T‑7/17 , EU:T:2018:679 ).

( 7 ) Recueil des traités des Nations unies , zv. 828, č. 11851, s. 305 (ďalej len „Parížsky dohovor“).

( 8 ) Obdobné ustanovenie sa zaradilo až do poslednej smernice týkajúcej sa harmonizácie právnych predpisov v oblasti ochranných známok, pozri článok 5 ods. 3 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok ( Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1 ). Pred týmto doplnením boli členské štáty v každom prípade povinné vykonávať článok 6 septies Parížskeho dohovoru.

( 9 ) Článok 13 ods. 1 písm. a) smernice 2015/2436.

( 10 ) Článok 13 ods. 1 písm. b) smernice 2015/2436.

( 11 ) Nariadenie č. 207/2009 sa s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušilo a nahradilo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie ( Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1 ). V novom ustanovení sa preberá, bez podstatných zmien z hľadiska prejednávanej veci, znenie vyššie uvedených ustanovení nariadenia č. 207/2009 (články 11, 18 a 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sú teraz zodpovedajúcimi článkami 13, 21 ods. 1 a článkom 60 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001).

( 12 ) V tomto zmysle pozri rozsudok zo 6. septembra 2006, DEF‑TEC Defense Technology/ÚHVT – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) ( T‑6/05 , EU:T:2006:241 , bod 38 ), na ktorý sa odkazuje v bode 17 sporného rozhodnutia.

( 19 ) Pozri okrem iného rozsudky z 24. júna 2015, Hotel Sava Rogaška ( C‑207/14 , EU:C:2015:414 , bod 26 ), a z 30. januára 2001, Španielsko/Rada ( C‑36/98 , EU:C:2001:64 , bod 47 a citovaná judikatúra).

( 20 ) Pozri okrem iného rozsudky z 24. júna 2015, Hotel Sava Rogaška ( C‑207/14 , EU:C:2015:414 , bod 26 ), a z 19. septembra 2013, Brey ( C‑140/12 , EU:C:2013:565 , bod 74 ).

( 21 ) Okrem znenia v talianskom jazyku pozri napríklad anglické, francúzske, nemecké, rumunské, portugalské znenie.

( 22 ) Podľa španielskeho znenia článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 „mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre…“.

( 23 ) Druhá veta bodu 25 napadnutého rozsudku nadväzuje na prvú vetu, v ktorej Všeobecný súd vysvetľuje cieľ článku 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009, prostredníctvom príčinnej súvislosti vyjadrenej priraďovacou spojkou „teda“ („thus“ v angličtine, jazyku, ktorý je rozhodujúci pre konanie, a „donc“ vo francúzštine, jazyku v ktorom je daný dokument vyhotovený).

( 24 ) III/ex/C/268/77‑E, dostupný v angličtine na internetovej stránke http://aei.pitt.edu/5526/1/002057_1.pdf.

( 31 ) V tomto zmysle pozri rozhodnutie odvolacieho senátu, bod 27.

( 32 ) V tomto zmysle pozri rozsudky z 23. marca 2000, Met‑Trans a Sagpol ( C‑310/98 a C‑406/98 , EU:C:2000:154 , bod 32 ), a z 15. septembra 2016, Mc Fadden ( C‑484/14 , EU:C:2016:689 , body 68 až 70 ).

( 33 ) V rozsahu, v akom sa poskytuje ochrana ochranným známkam nechráneným na území Únie, pozri KUR, A.: Not prior in time, but superior in right‑ how trademark registrations can be affected by third‑party interests in a sign . International Review of Intellectual property and Competition Law, IIC, 2013, 44(7), s. 790 a nasl.

( 34 ) Pozri rozsudok z 26. septembra 2013, Salzgitter Mannesmann Handel ( C‑157/12 , EU:C:2013:597 , bod 39 ).

( 35 ) Pozri rozsudok z 11. marca 2003, Ansul ( C‑40/01 , EU:C:2003:145 , bod 32 a nasl.).

( 36 ) O vložení ustanovenia zameraného na ochranu majiteľa ochrannej známky pred prípadným protiprávnym konaním obchodného zástupcu sa diskutovalo jednak na revíznej konferencii v Haagu v roku 1925, ako aj počas revíznej konferencie v Londýne v roku 1934, návrh však narazil na nesúhlas viacerých delegácií, najmä japonskej delegácie, pozri RICKETSON, S.: The Paris Consevntion for the Protection of Industrial Property, a Commentary . Oxford, 2015, s. 579 a nasl.

( 43 ) Pozri zborník k Parížskemu dohovoru, I, s. 131.

( 44 ) Pri príležitosti reformy nariadenia č. 207/2009 Komisia navrhla zaviesť možnosť namietať proti zápisu ochrannej známky vo všetkých prípadoch prihlášky nepodanej v dobrej viere, pričom však ponechala bez zmeny, čiže ako autonómny, relatívny dôvod zamietnutia súvisiaci s protiprávnym konaním obchodného zástupcu alebo zástupcu oprávneného majiteľa ochrannej známky, pozri COM(2013) 161 final, článok 8 ods. 3 písm. b). Tento návrh bol však zamietnutý.

( 45 ) Usmernenia pre prieskum ochranných známok Európskej únie, ktorý sa vykonal na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Časť C, Námietky, oddiel 3, neoprávnené prihlásenie obchodnými zástupcami majiteľa ochrannej známky (ďalej len „usmernenia EUIPO“), prístupné na internetovej stránke EUIPO, s. 19.

( 46 ) Pozri usmernenia EUIPO, s. 19, kde sa uvádza, že „záujmy majiteľa by boli vážne poškodené, najmä ak by sa skoršia ochranná známka už používala a zmeny vykonané prihlasovateľom by neboli dostatočne významné na to, aby vylúčili zámenu“.

( 47 ) Pozri bod 39 napadnutého rozsudku. Podľa odseku 1 druhého pododseku písm. a) uvedeného článku sa za použitie ochrannej známky považuje „používanie ochrannej známky EÚ v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná“.

( 48 ) Pozri napríklad rozsudok z 13. septembra 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Représentation d'un polygone) ( T‑146/15 , EU:T:2016:469 , bod 28 ), na základe ktorého „konštatovanie zmeny rozlišovacej spôsobilosti zapísanej ochrannej známky si preto vyžaduje preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti a dominantnosti prvkov pripojených k nej, pri ktorom je potrebné zohľadniť vnútorné vlastnosti každého z týchto prvkov, ako aj umiestnenie jednotlivých prvkov v konfigurácii ochrannej známky“; pozri tiež rozsudok z 1. decembra 2016, Klement/EUIPO ( C‑642/15 P , neuverejnený, EU:C:2016:918 , bod 29 ).