T-443/18

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) , v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom:

Peek & Cloppenburg KG , so sídlom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: A. Renck, M. Petersenn a C. Stöber, advokáti,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe, ktoré bolo podané do kancelárie Všeobecného súdu 8. októbra 2018,

so zreteľom na rozhodnutia z 27. augusta a 25. októbra 2018, ktorými sa zamieta spojenie tejto veci jednak s vecami T‑444/18, T‑445/18 a T‑446/18 a jednak s vecami T‑444/18 až T‑446/18, T‑534/18 a T‑535/18,

na základe pojednávania zo 4. septembra 2019,

vyhlásil tento

Rozsudok

( 1 )

Okolnosti predchádzajúce sporu

–

trieda 18: „Koža, koženka a výrobky z týchto materiálov patriace do triedy 18, t. j. tašky, kabelky, peňaženky, mešce, puzdrá na kľúče, puzdrá na elektroniku, cestovné kufre, batohy, vaky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče, postroje a sedlársky tovar, truhlice a kufre“,

–

trieda 25: „Odevy, obuv a pokrývky hlavy“,

–

trieda 35: „Maloobchod, a to aj cez webové stránky a na diaľku, v oblasti oblečenia, obuvi, pokrývok hlavy, výrobkov na pranie a bielenie, prípravkov na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydiel, voňavkárskych výrobkov, éterických olejov, kozmetických výrobkov, balzamov na vlasy, zubných pást, slnečných okuliarov, drahých kovov a ich zliatin, ako aj hodiniek z drahých kovov a ich zliatin, umeleckých predmetov z drahých kovov a ich zliatin, šperkov, bižutérie, drahých kameňov, hodín, hodiniek a časomerných prístrojov, kože a koženky, usní, truhlíc a kufrov, tašiek, kabeliek, peňaženiek, mešcov, puzdier na kľúče, puzdier na elektroniku, cestovných kufrov, batohov, vakov, dáždnikov, slnečníkov a vychádzkových palíc, bičov, bičíkov a sedlárskeho tovaru; organizácia a predvádzanie reklamných kampaní a kampaní na udržanie zákazníkov“.

7

Na podporu námietky boli uvedené jednak dôvody uvedené článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) v spojení s § 5 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 15 ods. 2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zákon o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení) z 25. októbra 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, ďalej len „zákon o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení“), a jednak dôvody uvedené v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 v spojení s § 5 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 15 ods. 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení.

8

Dňa 16. septembra 2005 námietkové oddelenie vyhovelo námietke a zamietlo prihlášku ochrannej známky Európskej únie pre výrobky a služby uvedené v bode 3 vyššie na základe článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 v spojení s § 5 ods. 2, § 6 ods. 3 a § 15 ods. 2 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení. Okrem toho uložil žalobkyni povinnosť znášať svoje trovy konania.

9

Žalobkyňa podala 15. novembra 2005 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie v rámci EUIPO na základe článkov 57 až 63 nariadenia č. 40/94 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).

13

V inom konaní medzi žalobkyňou a vedľajším účastníkom konania týkajúcom sa nemeckých ochranných známok žalobkyne (medzi nimi aj troch ochranných známok Peek & Cloppenburg), Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) po tom, čo mu vec vrátil Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko), rozhodnutím zo 7. júla 2015 (vec I‑20 U 24/07), uložil žalobkyni povinnosť udeliť súhlas s výmazom uvedených ochranných známok (ďalej len „rozsudok Oberlandesgericht Düsseldorf“). Dňa 28. apríla 2016 po tom, čo Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) zamietol kasačný opravný prostriedok, sa tento rozsudok stal právoplatným.

14

Po druhé odvolací senát odkázal na konštatovania, ktoré uviedol v pilotných konaniach, a odkázal na odôvodnenie nachádzajúce sa v príslušných rozhodnutiach.

18

Po tretie odvolací senát usúdil, že vedľajší účastník konania používa v obchodnom styku obchodný názov Peek & Cloppenburg, aby označil svoj podnik a svoje obchody v Nemecku, a že tento názov predstavuje obchodný názov chránený v zmysle § 5 ods. 2 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení. Dodal, že uvedený obchodný názov, ktorý má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, bol ku dňu podania prihlášky prihlasovanej ochrannej známky starší v zmysle § 6 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení a že jeho používanie malo väčší ako miestny dosah.

19

Po štvrté odvolací senát na jednej strane konštatoval vysokú mieru podobnosti medzi obchodným názvom vedľajšieho účastníka konania a prihlasovanou ochrannou známkou, ako aj, v prípade časti dotknutých výrobkov a služieb, blízkosť odvetví, čo spôsobuje riziko zámeny v zmysle § 15 ods. 2 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení. Na druhej strane, keďže blízkosť odvetví nebola preukázaná, odvolací senát usúdil, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by oslabilo obchodný názov vedľajšieho účastníka alebo by ho neoprávnene využívalo v zmysle § 15 ods. 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení.

20

22

V dôsledku toho odvolací senát zamietol odvolanie a tým pádom vyhovel námietke založenej na obchodnom názve vedľajšieho účastníka konania.

Návrhy účastníkov konania

23

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–

zamietol žalobu,

–

zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

25

Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

–

42

Žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody založené po prvé na porušení ustanovení článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 v spojení s § 15 ods. 2 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, po druhé na porušení ustanovení článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 v spojení s § 15 ods. 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, po tretie na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 a po štvrté v podstate na porušení ustanovení článku 70 nariadenia 2017/1001 v spojení s pravidlom 20 ods. 7 písm. c) nariadenia č. 2868/95 (teraz článok 71 ods. 1 delegovaného nariadenia 2018/625).

43

Žalobkyňa svojimi prvými tromi žalobnými dôvodmi tvrdí, že odvolací senát nesprávne vyložil ustanovenia článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 v spojení s § 15 ods. 2 a 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, keďže len neúplným spôsobom zohľadnil hmotnoprávne podmienky stanovené nemeckým právom. Svojím štvrtým žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil ustanovenia článku 70 nariadenia 2017/1001 v spojení s pravidlom 20 ods. 7 písm. c) nariadenia č. 2868/95, keďže sa pri posudzovaní jej žiadosti o prerušenie konania dopustil zjavne nesprávneho posúdenia, čím došlo k zneužitiu právomoci.

44

Prvé tri žalobné dôvody, v rámci ktorých žalobkyňa rozvíja podobné tvrdenia, treba preskúmať spoločne.

O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení ustanovení článku 70 nariadenia 2017/1001 v spojení s pravidlom 20 ods. 7 písm. c) nariadenia č. 2868/95

101

Žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát porušil ustanovenia článku 70 nariadenia 2017/1001 v spojení s pravidlom 20 ods. 7 písm. c) nariadenia č. 2868/95, keď rozhodol o zamietnutí jej žiadosti o prerušenie konania.

102

V tejto súvislosti odvolací senát po prvé v bodoch 38 a 39 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že nie je dôvod na ďalšie pozastavenie, keďže cieľom protinávrhu na určenie práva podaného na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) bolo iba určenie, nemohol teda viesť k tomu, že by vedľajší účastník konania bol povinný vziať svoju námietku späť.

103

V prvom rade žalobkyňa konkrétne spresňuje, že konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého protinávrh na určenie práva podaný na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) sa netýka povinnosti späťvzatia námietky, je nesprávne. Podľa nej má totiž určenie, ktorého sa domáhala, teda určenie skutočnosti, že je oprávnená požiadať o zápis prihlasovanej ochrannej známky, oveľa širší rozsah ako žaloba, ktorej cieľom je späťvzatie námietky. Z toho vyplýva, že ochrana proti riziku zámeny a ochrana dobrého mena, ktoré vedľajší účastník konania uplatňuje proti prihlasovanej ochrannej známke na základe svojho obchodného názvu, vzhľadom na nemecké právo relevantné v tejto súvislosti neexistujú a v dôsledku toho požadovaný určovací rozsudok rozhoduje priamo o dôvodnosti návrhu vedľajšieho účastníka konania zakázať jej v prejednávanej veci používanie prihlasovanej ochrannej známky.

106

Po tretie žalobkyňa tvrdí, že záver odvolacieho senátu, podľa ktorého ani obsah žaloby nemá vplyv na toto konanie, je nesprávny. Ak rozhodnutie prijaté na základe protinávrhu na určenie práva preukáže, že žalobkyňa má právo podať žiadosť o zápis prihlasovanej ochrannej známky, používanie uvedenej ochrannej známky by nebolo „nepovolené“ podľa § 15 ods. 2 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, ani „bez oprávnených dôvodov“, ani vykonané „neoprávnene“ podľa § 15 ods. 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení. Protinávrh na určenie práva, ak by sa mu vyhovelo, by mal za následok, že sa s prihliadnutím na nové skutočnosti konečne rozhodne o dôvodnosti návrhu vedľajšieho účastníka konania zakázať jej používanie prihlasovanej ochrannej známky na základe § 15 ods. 2 a 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení. Naproti tomu predchádzajúce rozhodnutia, ktoré boli vydané v porovnateľných sporoch medzi účastníkmi konania, sú v prípade protinávrhu na určenie určitého práva irelevantné, keďže nové skutočnosti predložené v prejednávanej veci ešte nemohli byť v uvedených rozhodnutiach zohľadnené.

108

EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.

109

Na úvod treba pripomenúť, že odvolací senát disponuje širokou mierou voľnej úvahy, pokiaľ ide o prerušenie alebo neprerušenie konania. Pravidlo 20 ods. 7 písm. c) nariadenia č. 2868/95, uplatniteľné v konaniach pred odvolacím senátom podľa pravidla 50 ods. 1 uvedeného nariadenia, ilustruje túto širokú mieru voľnej úvahy, keď uvádza, že EUIPO môže prerušiť námietkové konanie, ak to okolnosti odôvodňujú. Prerušenie konania zostáva pre odvolací senát možnosťou, ku ktorej sa uchýli iba v prípade, ak to považuje za odôvodnené. Konanie pred odvolacím senátom teda nie je prerušené automaticky v nadväznosti na návrh jedného z účastníkov konania pred uvedeným senátom formulovaný v tomto zmysle [pozri rozsudok z 21. októbra 2015, Petco Animal Supplies Stores/ÚHVT – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13 , EU:T:2015:791 , bod 31 a citovanú judikatúru].

113

V tejto súvislosti po prvé odvolací senát v podstate usúdil, že cieľom protinávrhu na určenie práva je len určenie práva, a preto nemôže viesť k tomu, že vedľajší účastník konania by bol povinný vziať svoju námietku späť. Hoci toto konštatovanie nie je nesprávne, treba uviesť, že samo osebe nie je dostatočné na odôvodnenie zamietnutia návrhu na prerušenie konania. Ako totiž žalobkyňa správne tvrdí, ak rozhodnutie prijaté na základe návrhu na určenie preukáže, že má právo podať návrh na zápis ochranných známok odvodených z jej obchodného názvu, najmä slovného označenia Peek & Cloppenburg, odvolací senát by mal zohľadniť tento výsledok a mohol by tak dospieť k záveru, že žalobkyňa predložila dôkaz, že zápis prihlasovanej ochrannej známky nie je „nepovolený“ podľa § 15 ods. 2 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, ani „bez oprávnených dôvodov“, ani vykonaný „neoprávnene“ podľa § 15 ods. 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, čo by podľa nemeckého práva vylučovalo ochranu pred nebezpečenstvom zámeny. Z toho vyplýva, že hoci určenie, o ktoré sa snaží žalobkyňa, nemá za následok povinnosť vedľajšieho účastníka konania vziať späť svoje námietky a aj keď EUIPO nie je viazaný rozhodnutím Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf), toto určenie je v každom prípade nutné zohľadniť v rámci uplatnenia ustanovení článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 v spojení s § 15 ods. 2 a 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, a v dôsledku toho aj v rámci zváženia dotknutých záujmov vo vzťahu k návrhu na prerušenie konania. Odvolací senát sa teda správne neobmedzil na konštatovanie, že protinávrh na určenie práva nemôže viesť k tomu, aby bol vedľajší účastník konania povinný vziať späť svoje námietky, ale následne zaujal stanovisko k dôsledkom, ktoré treba vyvodiť z obsahu žaloby podanej na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) pre konanie v prejednávanej veci.

Po druhé, pokiaľ ide o rozsah dohody o vymedzení, treba na úvod konštatovať, že napadnuté rozhodnutie obsahuje vecné nepresnosti, keďže odvolací senát v bodoch 41 a 42 napadnutého rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa netvrdí ani nepreukazuje, že by dohoda o vymedzení zahŕňala aj ochranné známky Európskej únie a že nebolo preukázané, že by sa táto dohoda vzťahovala aj na územia predaja nachádzajúce sa mimo Nemecka. Na rozdiel od toho, čo je uvedené v bode 42 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa totiž na jednej strane správne uvádza, že na podporu svojej žiadosti o prerušenie konania z 12. januára 2017 uviedla, že dohoda o vymedzení sa týka aj ochranných známok Európskej únie. V dôsledku toho odvolací senát nesprávne konštatoval, že žalobkyňa takéto tvrdenie neuviedla. Žalobkyňa okrem toho správne zdôrazňuje, že o tom predložila dôkaz, keďže návrhy uvedené v protinávrhu na určenia práva zahŕňajú vo svojom znení ochranné známky Európskej únie. Na druhej strane a takisto v súlade s argumentáciou žalobkyne treba uviesť, že úvaha odvolacieho senátu, podľa ktorej nie je preukázané, že dohoda o vymedzení sa vzťahuje aj na územia predaja, ktoré sa nachádzajú mimo Nemecka, je irelevantná, keďže toto konštatovanie neumožňuje nevyhnutne dospieť k záveru, že uvedená dohoda nezahŕňa ochranné známky Európskej únie. Nemožno totiž a priori vylúčiť, že účastníci konania sa dohodou o koexistencii snažia nájsť riešenie situácie, ktorej sa týka protinávrh na určenie práva, ktorý žalobkyňa podala na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf), t. j. práva na zápis ochranných známok, najmä ochranných známok Európskej únie, s cieľom ich používania v regiónoch, ktoré sú žalobkyni v tejto zmluve pridelené, aj keď sa tieto regióny obmedzujú iba na jeden členský štát. Vzhľadom na to, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky Európskej únie nemusí nevyhnutne mať cezhraničný rozsah (rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken, C‑149/11 , EU:C:2012:816 , bod 50 ), nemožno a priori vylúčiť, že strany uvedenej dohody sa snažia o zápis ochranných známok Európskej únie, hoci sa v okamihu zápisu a v súlade s dohodou používanie týchto ochranných známok Európskej únie predpokladá iba v jednom členskom štáte. Toto nesprávne posúdenie odvolacieho senátu by však viedlo k zrušeniu napadnutého rozhodnutia len za predpokladu, že preskúmanie pravdepodobnosti úspechu protinávrhu na určenie práva v konaní na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf), ktoré tento odvolací senát vykonal, a jeho konštatovanie, že žalobkyňa nepreukázala, že dohoda o vymedzení jej priznáva právo používať a dať zapísať ochranné známky Európskej únie, by sa ukázali ako chybné (pozri v tomto zmysle rozsudok z 30. novembra 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA, T‑217/15 , neuverejnený, EU:T:2016:691 , body 36 a 50 ).

Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, totiž skoršie rozhodnutia, ktoré sú uvedené v bode 13 vyššie a týkajú sa nemeckých ochranných známok žalobkyne, nie sú irelevantné, ale môžu slúžiť ako základ pre prima facie analýzu pravdepodobnosti úspešnosti protinávrhu na určenie práva. Ako správne tvrdí EUIPO, protinávrh na určenie práva, ktorý bol podaný na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf), má teda v podstate za cieľ objasniť tie isté právne otázky, ktoré už boli s konečnou platnosťou posúdené v konaní na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf), Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) a Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor), konkrétne otázku, či dohoda o vymedzení priznáva žalobkyni právo na používanie a zápis ochranných známok Európskej únie.

118

Ako je uvedené v bode 99 vyššie, odvolací senát sa tým, že zohľadnil judikatúru v pilotných konaniach pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom, ako aj judikatúru v súbežných konaniach pred nemeckým súdmi [Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) a Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor)], nedopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že žalobkyňa nepreukázala, že dohoda o vymedzení jej priznáva právo na zápis ochranných známok Európskej únie.

119

Odvolací senát sa teda tým, že zohľadnil hmotnoprávne kritérium vyplývajúce z výrazov „bez povolenia“, „bez oprávnených dôvodov“ a „neoprávnene“ v zmysle § 15 ods. 2 a 3 zákona o ochrane ochranných známok a iných rozlišovacích označení, ako aj nové skutočnosti, ktoré v tejto súvislosti vzniesla žalobkyňa, najmä pokiaľ ide o údajné práva vyplývajúce z dohody o vymedzení, ako aj údajné práva spoločností s rovnakým názvom a údajné protichodné správanie vedľajšieho účastníka konania, nedopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že žalobkyňa nepreukázala, že dohoda o vymedzení jej priznáva právo na zápis ochranných známok Európskej únie, čo umožňovalo v rámci prima facie analýzy pravdepodobnosti úspešnosti protinávrhu na určenie k záveru, že táto pravdepodobnosť nebola preukázaná.

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol takto:

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) je povinná nahradiť trovy konania.

( ) Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.