T-1103/23

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) , v zastúpení: E. Markakis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Kurt Hesse , bydliskom v Norimbergu (Nemecko), v zastúpení: M. Krogmann, advokát,

Rozsudok

1

Žalobou podanou na základe článku 263 ZFEÚ sa žalobkyňa, spoločnosť Ferrari SpA, domáha zrušenia rozhodnutia piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 29. augusta 2023 (spojené veci R 334/2017‑5 a R 343/2017‑5), v opravenom znení z 28. septembra 2023 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

Okolnosti predchádzajúce sporu

2

Medzinárodným zápisom zo 17. októbra 2006, v ktorom je vyznačená Európska únia, a podaným na EUIPO 8. februára 2007 žalobkyňa Ferrari SpA požiadala o ochranu slovnej ochrannej známky TESTAROSSA v Únii.

6

Rozhodnutím zo 16. decembra 2016 zrušovacie oddelenie čiastočne vyhovelo tomuto návrhu a rozhodlo o zrušení napadnutej ochrannej známky, pokiaľ ide o „vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; pozemné motorové vozidlá; osobné automobily; konštrukčné a náhradné diely, ich časti a príslušenstvo, ktoré všetky patria do tejto triedy; brzdy, motory, pneumatiky pre pozemné motorové vozidlá patriace do tejto triedy; bicykle, motocykle, dodávky a nákladné autá“, s účinnosťou od 16. decembra 2016. Zamietlo však návrh na zrušenie pre „osobné automobily“.

7

Dňa 13. februára 2017 vedľajší účastník konania podal odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia, v ktorom navrhoval čiastočné zrušenie tohto rozhodnutia v rozsahu, v akom uvedené oddelenie zamietlo návrh na zrušenie napadnutej ochrannej známky pre „osobné automobily“.

8

Dňa 14. februára 2017 žalobkyňa tiež podala odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia s návrhom na čiastočné zrušenie tohto rozhodnutia v rozsahu, v akom uvedené oddelenie rozhodlo o zrušení napadnutej ochrannej známky, pokiaľ ide o „konštrukčné a náhradné diely, ich časti a príslušenstvo (pre vozidlá), ktoré všetky patria do tejto triedy; motory“ (ďalej len „náhradné diely a príslušenstvo“).

zrušil napadnuté rozhodnutie,

–

zmenil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom bolo preukázané riadne používanie napadnutej ochrannej známky pre „osobné automobily“ a náhradné diely a príslušenstvo patriace do triedy 12,

–

uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania vzniknuté pred odvolacím senátom a v tomto konaní.

11

uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, ak bude nariadené pojednávanie.

13

Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

–

zamietol žalobu,

–

V tejto súvislosti z ustanovení článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že účinok prípadného zrušenia má retroaktívny účinok odo dňa podania návrhu na zrušenie. Okrem toho, keďže podľa ustálenej judikatúry sa procesné pravidlá spravidla považujú za uplatniteľné odo dňa nadobudnutia ich účinnosti (pozri rozsudok z 11. decembra 2012, Komisia/Španielsko, C‑610/10 , EU:C:2012:781 , bod 45 a citovanú judikatúru), sa spor riadi procesnými ustanoveniami nariadenia 2017/1001. Treba však uviesť, že pokiaľ ide o dôkaz o riadnom používaní napadnutej ochrannej známky, najmä podľa článku 82 ods. 2 písm. d), f) a i) delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie 2017/1001 a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 ( Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1 ), spor sa riadi ustanoveniami nariadenia č. 2868/95 [rozsudok z 24. marca 2021, Novomatic/EUIPO – adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19 , neuverejnený, EU:T:2021:157 , bod 20 ].

16

Pokiaľ ide o hmotnoprávne pravidlá, odkazy odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí a účastníkov konania v ich písomných podaniach na ustanovenia nariadenia 2017/1001 preto treba v prejednávanej veci chápať tak, že sa týkajú ustanovení s rovnakým obsahom nariadenia č. 207/2009.

O veci samej

17

Žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody, z ktorých prvý sa v podstate zakladá na nedostatku odôvodnenia, keďže pri posúdení riadneho používania napadnutej ochrannej známky neboli zohľadnené všetky relevantné skutočnosti, druhý na porušení článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, tretí na porušení článku 15 ods. 2 tohto nariadenia (teraz článok 18 ods. 2 nariadenia 2017/1001) a štvrtý na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o používanie napadnutej ochrannej známky pre náhradné diely a príslušenstvo.

21

Okrem toho riadne používanie ochrannej známky nie je možné preukázať pravdepodobnosťou alebo domnienkami, ale musí byť založené na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach a cieľoch, ktoré preukazujú skutočné a postačujúce používanie uvedenej ochrannej známky na predmetnom trhu [pozri rozsudok z 23. septembra 2009, Cohausz/ÚHVT – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07 , neuverejnený, EU:T:2009:354 , bod 36 a citovanú judikatúru].

22

Z ustálenej judikatúry vyplýva, že posúdenie riadneho používania ochrannej známky musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré preukazujú jej skutočné obchodné využívanie, používanie na osobné účely, ktoré sa považuje za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu v prospech tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, na povahe týchto výrobkov alebo služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a častosti používania ochrannej známky (pozri rozsudok z 18. marca 2015, SMART WATER, T‑250/13 , neuverejnený, EU:T:2015:160 , bod 26 a citovanú judikatúru).

23

S prihliadnutím na tieto zásady treba preskúmať tvrdenia žalobkyne, ktorými v podstate spochybňuje posúdenia odvolacieho senátu týkajúce sa neexistencie riadneho používania napadnutej ochrannej známky jednak pre „osobné automobily“ patriace do triedy 12 a jednak pre náhradné diely a príslušenstvo patriace do tej istej triedy. Treba teda najprv a spoločne preskúmať druhý a tretí žalobný dôvod, potom štvrtý žalobný dôvod a napokon prípadne prvý žalobný dôvod.

26

Po prvé EUIPO a vedľajší účastník konania tvrdia, že súhlas žalobkyne nemožno predpokladať len na základe skutočnosti, že žalobkyňa nenamietala proti používaniu napadnutej ochrannej známky tretími osobami. Neexistencia licencie týkajúcej sa výslovne napadnutej ochrannej známky alebo inej formy súhlasu žalobkyne s jej používaním tretími osobami ilustruje jej pasivitu. Po druhé podľa EUIPO žalobkyňa nepreukázala, že bola aktívna na trhu s ojazdenými vozidlami, čo by jej umožnilo zachovať si možnosť kontrolovať kvalitu predmetných výrobkov. Vedľajší účastník konania dodáva, že odvolací senát správne konštatoval, že certifikačná služba nie je relevantná, keďže sa poskytuje pod ochrannou známkou Ferrari.

27

Na úvod treba pripomenúť, ako bolo uvedené v bode 19 vyššie, že dôkaz o používaní sa musí týkať miesta, času, rozsahu a povahy používania staršej ochrannej známky. V danej veci, ako to navyše potvrdil EUIPO na pojednávaní, sa odvolací senát v napadnutom rozhodnutí obmedzil na posúdenie povahy používania napadnutej ochrannej známky. Za týchto okolností je toto kritérium jediným kritériom, ktoré v prejednávanej veci podlieha preskúmaniu Všeobecným súdom.

28

Treba tiež spresniť, že medzi účastníkmi konania je nesporné, že k výrobe osobných vozidiel modelu Testarossa dochádzalo v rokoch 1984 až 1996 a že v dôsledku toho počas príslušného obdobia nebolo pod napadnutou ochrannou známkou vyrobené ani uvedené na trh nijaké nové motorové vozidlo.

32

Okrem toho podľa článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom. Preto, ako správne uviedol odvolací senát v bode 76 napadnutého rozhodnutia, záver uvedený v bode 31 vyššie sa uplatňuje aj na používanie ochrannej známky tretími osobami so súhlasom majiteľa, čo navyše účastníci konania nespochybňujú. V dôsledku toho majiteľ ochrannej známky môže preukázať, že ochranná známka bola riadne používaná pre použitý tovar predávaný pod touto ochrannou známkou tretími osobami s jeho súhlasom.

33

Majiteľovi ochrannej známky navyše prináleží, aby predložil dôkaz, že súhlasil s používaním tejto ochrannej známky treťou osobou (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C‑416/04 P , EU:C:2006:310 , bod 44 ).

34

V prejednávanej veci je nesporné, že žalobkyňa nepredložila dôkazy, ako je licencia, ktoré by preukazovali jej výslovný súhlas s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami počas príslušného obdobia. Naopak tvrdí, že dôkazy, ktoré predložila, môžu preukázať, že k takémuto používaniu došlo s jej implicitným súhlasom.

38

Podobne ako EUIPO však treba spresniť, že v osobitnom rámci používania ochrannej známky pre použité tovary nemožno takýto implicitný súhlas vyvodiť zo samotnej skutočnosti, že majiteľ vedel o používaní ochrannej známky treťou osobou a nenamietal proti tomu. Súhlas majiteľa ochrannej známky totiž nie je z právneho hľadiska nevyhnutný na to, aby tretia osoba používala ochrannú známku pre použitý tovar. Na to, aby bolo možné konštatovať existenciu takéhoto implicitného súhlasu v tomto osobitnom kontexte, je ešte potrebné, aby sa majiteľ podieľal na používaní ochrannej známky tretími osobami.

39

Relevantné okolnosti a skutočnosti, ktoré môžu odrážať existenciu takéhoto implicitného súhlasu, treba preskúmať – ako to navyše uviedol EUIPO na pojednávaní – najmä s prihliadnutím na používanie považované v dotknutom hospodárskom odvetví za postačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre výrobky chránené ochrannou známkou a na vlastnosti trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. marca 2015, SMART WATER, T‑250/13 , neuverejnený, EU:T:2015:160 , bod 26 a citovanú judikatúru).

40

V prvom rade žalobkyňa v prejednávanej veci predložila faktúry za predaj ojazdených vozidiel značky TESTAROSSA, ktoré vystavili autorizovaní predajcovia a ktoré obsahovali tieto údaje: „Ferrari Vertragshändler“ (predajca Ferrari), „Ferrari und Ferrari Classiche Vetragspartner“ (zmluvný partner Ferrari a Ferrari Classiche), „Offizieller Ferrari und Maserati Vetragshändler“ (oficiálny predajca Ferrari a Maserati), či dokonca „distributeur‑réparateur agréé“ (autorizovaný distribútor a opravár).

44

Toto posúdenie je v prejednávanej veci podporené zvyklosťami považovanými za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví a vlastnosťami relevantného trhu. Na trhu s automobilmi je totiž praxou, že osobné automobily sa bežne uvádzajú na trh pod ochrannou známkou označujúcou ich výrobcu, akou je v prejednávanej veci slovná ochranná známka Ferrari alebo obrazová ochranná známka žalobkyne zobrazujúca vzpínajúceho sa koňa, a zároveň pod druhou ochrannou známkou označujúcou ich model, akou je napadnutá ochranná známka, pričom obe ochranné známky sú vnútorne prepojené. Podľa používania, ktoré sa v tomto odvetví považuje za odôvodnené, sa teda distribútor alebo koncesionár autorizovaný spoločnosťou Ferrari považuje za oprávneného uvádzať na trh všetky modely vozidiel tohto výrobcu. Okrem toho v súlade s používaním považovaným za odôvodnené v odvetví ojazdených motorových vozidiel je potrebné rozlišovať medzi predajom ojazdených vozidiel uskutočneným nezávislou treťou osobou, ktorá nemá žiadne spojenie s výrobcom týchto osobných automobilov, a predajom uskutočneným predajcom alebo distribútorom autorizovaným uvedeným výrobcom. Platí to o to viac v prípade, keď tak ako v prejednávanej veci ide o staré ojazdené zberateľské, luxusné a vysokokvalitné vozidlá, ktoré sú obzvlášť obľúbené a cenené medzi zberateľmi. Je totiž všeobecne známe, že na tomto osobitnom trhu môže skutočnosť, že takýto osobný automobil je predaný predajcom alebo distribútorom autorizovaným majiteľom ochrannej známky, označovať obchodný pôvod tohto vozidla a uistiť zákazníkov o tom, že jeho údržba, ako aj prípadne výmena náhradných dielov a príslušenstva tohto vozidla boli vykonané bez toho, aby bol dotknutý obchodný pôvod osobného automobilu.

48

Takéto používanie však predpokladá skutočné používanie napadnutej ochrannej známky pri poskytovaní predmetných služieb. V prípade neexistencie používania tejto ochrannej známky totiž zjavne nejde o jej „riadne používanie“ v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. októbra 2020, Ferrari, C‑720/18 a C‑721/18 , EU:C:2020:854 , bod 63 ).

49

V prejednávanej veci zo spisu, a najmä z obsahu faktúr vyplýva, že certifikačná služba má za cieľ potvrdiť pravosť ojazdených vozidiel značky TESTAROSSA („certificazione autenticita vettura Testarossa“ v taliančine). Ako žalobkyňa vysvetlila na pojednávaní, takéto „osvedčenie o pravosti“, ktoré udeľuje najmä svojim autorizovaným predajcom v rámci predaja ojazdených vozidiel značky TESTAROSSA, preukazuje za odplatu a po nevyhnutných overeniach, že predmetné vozidlo je pôvodným modelom Testarossa.

50

Žalobkyňa tiež predložila dokument nazvaný „technický list“, ktorý predstavuje príklad žiadosti o osvedčenie ojazdeného vozidla značky TESTAROSSA. Z toho vyplýva, že na získanie osvedčenia o pravosti musí žiadateľ poskytnúť presné informácie o pôvode každého z hlavných dielov vozidla, ako sú motor, prevodová skriňa, nádrž alebo palivové čerpadlá, ako aj o histórii ich prípadnej výmeny, pričom všetko sa opiera o fotografie vozidla a jeho dielov.

54

Z ustálenej judikatúry pritom vyplýva, že neexistuje žiadne pravidlo v oblasti ochranných známok Únie, ktoré by jej majiteľovi ukladalo povinnosť preukázať používanie jeho ochrannej známky oddelene, nezávisle od akejkoľvek inej ochrannej známky alebo akéhokoľvek iného označenia. Je teda možné, že dve alebo viaceré ochranné známky sú predmetom spoločného a samostatného používania s menom spoločnosti výrobcu alebo bez neho. Použitie inej ochrannej známky spolu s napadnutou ochrannou známkou teda nemôže samo osebe zasahovať do identifikačnej funkcie, ktorú táto iná ochranná známka plní vo vzťahu k dotknutým výrobkom [pozri rozsudok z 8. júna 2022, Apple/EUIPO – Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 až T‑28/21 , neuverejnený, EU:T:2022:350 , bod 87 a citovanú judikatúru]. Okrem toho podmienka riadneho používania ochrannej známky môže byť splnená, ak sa ochranná známka používa v spojení s inou ochrannou známkou, pokiaľ je ochranná známka naďalej vnímaná ako označenie pôvodu predmetného výrobku [pozri rozsudok z 23. septembra 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Tvar stebla trávy vo fľaši), T‑796/16 , EU:T:2020:439 , bod 142 a citovanú judikatúru].

55

V prejednávanej veci, ako je uvedené v bode 44 vyššie, je všeobecne známe, že osobné automobily sa bežne predávajú pod ochrannou známkou označujúcou ich výrobcu a zároveň pod druhou ochrannou známkou označujúcou ich model, takže súbežné používanie ochrannej známky Ferrari a napadnutej ochrannej známky, ktorá označuje špecifický model osobných automobilov Ferrari, na faktúrach týkajúcich sa certifikačnej služby, je v súlade so zvyklosťami na dotknutom trhu.

59

Nemožno však vylúčiť, že podľa okolností, ako je to v prejednávanej veci, môže dobré meno napadnutej ochrannej známky predstavovať jeden z viacerých dôkazov, ktoré môžu poskytnúť informácie o používaní, ktoré sa v dotknutom hospodárskom odvetví považujú za postačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary chránené ochrannou známkou v zmysle judikatúry citovanej v bode 22 vyššie. Ako bolo uvedené v bode 44 vyššie, konkrétne skutočnosť, že osobný automobil, ktorý sa považuje za predaný predajcom alebo distribútorom autorizovaným majiteľom ochrannej známky, môže uistiť klientelu v súvislosti s tým, že jeho údržba, ako aj prípadne výmena jeho náhradných dielov a príslušenstva boli vykonané bez narušenia obchodného pôvodu osobného automobilu.

60

Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba uviesť, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že implicitne súhlasila s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami pre „osobné automobily“ patriace do triedy 12.

61

Druhý a tretí žalobný dôvod preto treba zamietnuť.

64

Podľa ustálenej judikatúry chýbajúce či nedostatočné odôvodnenie spadá pod porušenie podstatných formálnych náležitostí v zmysle článku 263 ZFEÚ a predstavuje dôvod verejného poriadku, ktorý súd Únie môže, či dokonca musí zohľadniť ex offo (rozsudky z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko a i., C‑89/08 P , EU:C:2009:742 , bod 34 , a z 9. marca 2023, Les Mousquetaires a ITM Entreprises/Komisia, C‑682/20 P , EU:C:2023:170 , bod 39 ). V tejto súvislosti treba dodať, že zásada kontradiktórnosti je súčasťou práva na obranu a uplatňuje sa na akékoľvek konanie, ktoré môže viesť k vydaniu rozhodnutia inštitúcie Únie, čím môžu byť citeľne dotknuté niečie záujmy (rozsudok z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko a i., C‑89/08 P , EU:C:2009:742 , bod 50 ). Samotný súd musí preto dodržiavať zásadu kontradiktórnosti, najmä keď rozhoduje spor na základe dôvodu uplatneného ex offo (rozsudok z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko a i., C‑89/08 P , EU:C:2009:742 , bod 54 ).

65

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že EUIPO nemusí vziať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.

66

Zo znenia článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že spravidla – a pokiaľ nie je uvedené inak – predloženie skutočností a dôkazov účastníkmi konania je naďalej možné aj po uplynutí lehôt, ktorými je podmienené takéto predloženie v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 207/2009, a že nič EUIPO nebráni v tom, aby zohľadnil takto oneskorene označené alebo predložené skutočnosti a dôkazy (rozsudky z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C‑29/05 P , EU:C:2007:162 , bod 42 , a z 24. januára 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P , EU:C:2018:30 , bod 55 ).

70

Toto odôvodnenie neumožňuje uistiť sa, že odvolací senát preskúmal prípustnosť týchto dôkazov z hľadiska kritérií judikatúry pripomenutých v bode 68 vyššie. Predovšetkým neumožňuje overiť, či odvolací senát preskúmal, či tieto dôkazy mohli byť na prvý pohľad skutočne relevantné pre rozhodnutie o odvolaní, ktoré mu bolo predložené, a či štádium konania, v ktorom došlo k tomuto oneskorenému predloženiu, a okolnosti, ktoré sprevádzali uvedené predloženie, bránili ich zohľadneniu. V tejto súvislosti samotné tvrdenie, podľa ktorého dôkazy predložené pred zrušovacím oddelením neboli „dostatočné“, nepredstavuje dostatočné odôvodnenie, keďže nepredkladá nijaký dôkaz, ktorý by umožňoval pochopiť, v čom kritériá stanovené judikatúrou, ktoré umožňujú, aby odvolacie senáty zohľadnili oneskorene predložené dôkazy, nie sú v prejednávanej veci splnené.

71

EUIPO, ktorému bola na pojednávaní položená otázka, či je napadnuté rozhodnutie dostatočne odôvodnené, pokiaľ ide o prípustnosť dôkazov predložených po prvýkrát pred odvolacím senátom, v podstate uviedol, že analýza týchto kritérií nie je potrebná, keďže tieto dôkazy boli v každom prípade následne meritórne preskúmané v napadnutom rozhodnutí.

72

Skutočnosť, že tieto dôkazy boli v každom prípade z vecného hľadiska preskúmané, však nenapráva nedostatok odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o ich neprípustnosť, ale týka sa skôr dôsledkov tohto nedostatku na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, ktoré budú preskúmané nižšie.

76

V tejto súvislosti treba konštatovať, že napadnuté rozhodnutie obsahuje rozpor v odôvodnení, na ktorý sa Všeobecný súd musí odvolať ex offo , keďže tie isté dôkazy boli v prvom rade zamietnuté ako neprípustné v rámci žaloby podanej žalobkyňou, zatiaľ čo v rámci žaloby podanej vedľajším účastníkom konania boli implicitne, ale nevyhnutne považované za prípustné.

77

Pokiaľ ide o tvrdenie EUIPO uvedené v bode 75 vyššie, treba konštatovať, podobne ako bolo konštatované v bode 72 vyššie, že nemá nijaký vplyv na skutočnosť, že napadnuté rozhodnutie obsahuje rozpor v odôvodnení, pokiaľ ide o prípustnosť dôkazov predložených po prvýkrát pred odvolacím senátom, ale týka sa skôr dôsledkov tohto rozporu na zákonnosť napadnutého rozhodnutia, ktoré budú preskúmané nižšie.

78

Vzhľadom na vyššie uvedené Všeobecný súd nemôže určiť, či odvolací senát mohol bez toho, aby sa dopustil nesprávneho posúdenia, odmietnuť predmetné dôkazy ako neprípustné. Ako bolo totiž konštatované v bodoch 72 a 76 vyššie, napadnuté rozhodnutie je postihnuté jednak nedostatočným odôvodnením a jednak rozporným odôvodnením.

Na jednej strane žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nesprávne odmietol uznať riadne používanie napadnutej ochrannej známky pre náhradné diely a príslušenstvo. V tejto súvislosti uvedenému senátu vytýka, že nesprávne tvrdil, že tretie osoby podieľajúce sa na predaji týchto dielov a príslušenstva boli „nezávislí obchodníci“ a že používanie napadnutej ochrannej známky pre takéto výrobky nemožno považovať za preukazujúce riadne používanie pre automobily „z dôvodu neprimeranosti [ich] hodnoty“. Zdôrazňuje tiež, že odvolací senát v rámci svojho preskúmania nezohľadnil relevantné kritériá na posúdenie riadneho používania, a to povahu predmetného tovaru, vlastnosti trhu a častosť používania. Odvolací senát sa navyše údajne dopustil nesprávneho posúdenia pri výklade pojmu „riadne používanie“ a pri posúdení takéhoto používania tretími osobami, keď nesprávne usúdil, že predložené dôkazy nestačili na preukázanie toho, že základná funkcia ochrannej známky bola splnená.

82

Na druhej strane žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nezohľadnil judikatúru, podľa ktorej používanie ochrannej známky zapísanej pre náhradné diely, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka, môže predstavovať riadne používanie nielen pre samotné náhradné diely, ale aj pre výrobky, na ktoré sa uvedená ochranná známka vzťahuje.

83

EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne a tvrdia, že riadne používanie napadnutej ochrannej známky pre náhradné diely a príslušenstvo nebolo preukázané a v žiadnom prípade nemôže preukázať používanie pre „osobné automobily“. Domnievajú sa, že rozsudok z 22. októbra 2020, Ferrari ( C‑720/18 a C‑721/18 , EU:C:2020:854 ), neumožňuje automaticky dospieť k záveru, že používanie náhradných dielov predstavuje riadne používanie pre osobné automobily. Vedľajší účastník konania trvá na tom, že náhradné diely a príslušenstvo sú druhotnými výrobkami, ktoré vo všeobecnosti predávajú nezávislí predajcovia, ktorí používajú ochrannú známku ako „opisnú“ bez toho, aby preukázali priamu súvislosť s jej majiteľom. Tvrdí tiež, že žalobkyňa nepredložila licenčné zmluvy týkajúce sa používania dotknutej ochrannej známky pre náhradné diely a príslušenstvo.

87

Na pojednávaní žalobkyňa tiež tvrdila, že jeden z jej predajcov, ktorý počas príslušného obdobia predával náhradné diely a príslušenstvo označené napadnutou ochrannou známkou, a to Maranello, v skutočnosti patril do tej istej skupiny spoločností ako ona. Keďže však táto okolnosť nevyplýva zo spisu a nebola podložená nijakým dôkazom, Všeobecný súd ju nemôže zohľadniť.

88

Po prvé treba konštatovať, podobne ako to urobila žalobkyňa a na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, že napadnutá ochranná známka pre náhradné diely a príslušenstvo sa používala počas príslušného obdobia, a to – ako vyplýva z predložených dôkazov žalobkyňou – nie nezávislými obchodníkmi, ktorí nemali nijakú väzbu so žalobkyňou, ale autorizovanými predajcami a distribútormi, s ktorými žalobkyňa udržiavala hospodárske a zmluvné väzby.

89

Medzi dôkazmi predloženými žalobkyňou sa totiž nachádzajú viaceré snímky obrazovky a výňatky z internetovej stránky Maranello, z ktorých vyplýva, že tento podnik má „výlučné práva na celosvetovú distribúciu všetkých dielov vyrobených v továrni pre osobné automobily Ferrari pred rokom 1995“ a že predáva náhradné diely a príslušenstvo „Ferrari“, ktoré sú opísané ako „pôvodné diely“ („genuine parts“) a sú v súlade so schválenými štandardmi, ktorých kvalita, bezpečnosť a spoľahlivosť boli overené. Žalobkyňa tiež predložila faktúry vystavené spoločnosťou Maranello, ako aj ďalšími autorizovanými koncesionármi, v ktorých sa uvádza predaj takýchto súčiastok a príslušenstva jednotlivcom v Nemecku, vo Švajčiarsku a v Českej republike, alebo tiež služby spočívajúce v oprave vozidiel značky TESTAROSSA.

93

V tejto súvislosti treba konštatovať, že odvolací senát dostatočne nezohľadnil skutočnosť, že predaje náhradných dielov a príslušenstva uskutočnené autorizovanými koncesionármi, najmä spoločnosťou Maranello, sa týkali najmä pôvodných dielov („genuine parts“) ochrannej známky TESTAROSSA, ako to už žalobkyňa uviedla pred odvolacím senátom a pred zrušovacím oddelením a ako to vyplýva z bodu 89 vyššie. V tejto súvislosti treba tiež uviesť, že niektoré dôkazy, ako sú faktúry vystavené spoločnosťou Maranello, obsahujú početné odkazy na náhradné diely a príslušenstvo osobitne označené napadnutou ochrannou známkou.

94

V každom prípade samotný odvolací senát v bode 197 napadnutého rozhodnutia uznal, že niektoré náhradné diely a niektoré príslušenstvo sú označené napadnutou ochrannou známkou, pričom sa domnieval, že ide o „izolované prípady“. Otázka, či ide alebo nejde o „izolované prípady“, však patrí do rozsahu používania ochrannej známky pre takéto časti a príslušenstvo, a nie do jeho povahy, ktorá, ako bolo pripomenuté v bode 27 vyššie, je jediným predmetom tohto sporu.

95

Z toho vyplýva, že posúdenia odvolacieho senátu týkajúce sa používania napadnutej ochrannej známky pre náhradné diely a príslušenstvo sú nesprávne.

99

Odvolaciemu senátu preto prislúcha konkrétne posúdiť, najmä s ohľadom na výrobky alebo služby, vo vzťahu ku ktorým majiteľ ochrannej známky predložil dôkaz o používaní svojej ochrannej známky, či tieto výrobky predstavujú samostatnú podkategóriu vo vzťahu k výrobkom a službám patriacim do dotknutej triedy tovaru alebo služieb tak, aby sa vytvorila súvislosť medzi tovarmi alebo službami, pri ktorých bolo preukázané riadne používanie ochrannej známky pre kategóriou výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis tejto ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. októbra 2020, Ferrari, C‑720/18 a C‑721/18 , EU:C:2020:854 , bod 41 a citovanú judikatúru).

100

Odvolací senát však takéto preskúmanie v napadnutom rozhodnutí nevykonal. Nekonštatoval totiž, že tieto náhradné diely a príslušenstvo predstavujú samostatnú podkategóriu vo vzťahu k osobným automobilom, takže dôkaz o používaní týchto náhradných dielov je pre tieto automobily irelevantný.

101

103

Vzhľadom na vyššie uvedené napadnuté rozhodnutie tiež obsahuje nesprávne posúdenie, pokiaľ ide o relevantnosť dôkazov týkajúcich sa náhradných dielov a príslušenstva na preukázanie používania napadnutej ochrannej známky pre automobily. Tieto nesprávne posúdenia sa pripájajú k nesprávnym posúdeniam uvedeným v bode 60 vyššie.

104

Z vyššie uvedeného vyplýva, že štvrtému žalobnému dôvodu treba vyhovieť.

105

Vzhľadom na predchádzajúce úvahy a na rozdiel od toho, čo tvrdí EUIPO, vady odôvodnenia uvedené v bodoch 72 a 78 vyššie majú vplyv na riešenie sporu. Z toho tak vyplýva, že napadnuté rozhodnutie je postihnuté vadou z dôvodu nedostatku odôvodnenia, pokiaľ ide o prípustnosť dôkazov týkajúcich sa náhradných dielov a príslušenstva, ako aj z dôvodu nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o ich vecné preskúmanie, takže ho možno len v tomto bode zrušiť.

Okrem toho žalobkyňa navrhla uložiť EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré jej vznikli v konaní pred odvolacím senátom. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na základe článku 190 ods. 2 rokovacieho poriadku sa len nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považujú za nahraditeľné trovy konania. EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania preto treba tiež uložiť povinnosť nahradiť nevyhnutné náklady vynaložené žalobkyňou v konaní pred odvolacím senátom.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma rozšírená komora)

rozhodol takto:

1.

Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 29. augusta 2023 (spojené veci R 334/2017‑5 a R 343/2017‑5) sa zrušuje.

Kingston

Rozsudok

bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 2. júla 2025.

Podpisy

( *1 ) Jazyk konania: angličtina.