T-1104/23

62023TJ1104

ROZSUDOK

VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma rozšírená komora)

z 2. júla 2025 ( *1 )

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka TESTAROSSA – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Používanie tretími osobami – Povaha používania – Implicitný súhlas majiteľa ochrannej známky – Dôkaz o riadnom používaní – Zmenšené modely pozemných motorových vozidiel (hračky)“

Vo veci T‑1104/23,

Ferrari SpA , so sídlom v Modene (Taliansko), v zastúpení: K. Muraro, G. Russo a C. Comolli Acquaviva, advokáti,

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma rozšírená komora),

v zložení: predseda komory A. Kornezov (spravodajca), sudcovia G. De Baere, D. Petrlík, K. Kecsmár a S. Kingston,

tajomník: G. Mitrev, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po pojednávaní z 12. decembra 2024,

vyhlásil tento

3

Medzinárodný zápis bol uverejnený vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva 12. februára 2007 a zapísaný do registra ochranných známok Spoločenstva 17. decembra 2007.

4

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje napadnutá ochranná známka, patria najmä do triedy 28 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení, a zodpovedajú tomuto opisu: „Zmenšené modely pozemných motorových vozidiel (hračky), modulárne stavebné hračky a ich spojovacie diely, stavebnice (kocky)“.

5

Dňa 14. novembra 2014 vedľajší účastník konania, pán Kurt Hesse, podal návrh na vyhlásenie neplatnosti účinkov medzinárodného zápisu uvedeného v bode 4 vyššie na základe článku 158 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie ( Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1 ), v znení zmien [teraz článok 198 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie ( Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1 )], v spojení s článkom 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001].

9

Napadnutým rozhodnutím odvolací senát vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania a odvolanie žalobkyne zamietol. Žalobkyňa tak stratila práva k napadnutej ochrannej známke pre všetky výrobky uvedené v bode 4 vyššie.

Návrhy účastníkov konania

10

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–

EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

–

zamietol žalobu,

–

uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania, ak sa nariadi pojednávanie.

12

O určení hmotného a procesného práva uplatniteľného ratione temporis

13

Vzhľadom na dátum podania predmetného návrhu na zrušenie, teda 14. novembra 2014, ktorý je rozhodujúci na účely určenia príslušného hmotného práva, sa skutkové okolnosti prejednávanej veci riadia hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 a nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva ( Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1 ; Mim. vyd. 17/001, s. 189) (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. júna 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P , neuverejnený, EU:C:2019:471 , bod 2 , a z 3. júla 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P , EU:C:2019:557 , bod 3 ).

14

Svojím prvým žalobným návrhom žalobkyňa bez ďalšieho spresnenia navrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia.

17

Z celkového posúdenia žaloby však vyplýva, že predmetom tejto žaloby nie je napadnuté rozhodnutie v tej časti, v ktorej zamietlo jej návrh na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia o zrušení v rozsahu, v akom toto rozhodnutie zrušilo napadnutú ochrannú známku pre „modulárne stavebné hračky a ich spojovacie diely, stavebnice (kocky)“ patriace do triedy 28.

18

Z toho teda vyplýva, že žalobkyňa sa v skutočnosti domáha len čiastočného zrušenia napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom odvolací senát rozhodol o zrušení napadnutej ochrannej známky pre zmenšené modely vozidiel patriace do triedy 28.

O veci samej

22

V súlade s pravidlom 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95, ktoré sa podľa pravidla 40 ods. 5 toho istého nariadenia uplatňuje mutatis mutandis na konania vo veci zrušenia, sa dôkaz o používaní musí týkať miesta, času, rozsahu a charakteru používania staršej ochrannej známky. Podľa odseku 4 tohto pravidla sa dôkazy v zásade obmedzujú na predloženie podporných dokumentov a dôkazov, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia v súlade s článkom 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009.

23

Ochranná známka je tak predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, pričom riadnym používaním nie je symbolické používanie, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01 , EU:C:2003:145 , bod 43 ). Navyše podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na príslušnom území navonok verejne používala [pozri rozsudky z 18. marca 2015, Naazneen Investments/ÚHVT – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13 , neuverejnený, EU:T:2015:160 , bod 25 a citovanú judikatúru, a z 11. januára 2023, Hecht Pharma/EUIPO – Gufic BioSciences (Gufic), neuverejnený, T‑346/21 , EU:T:2023:2 , bod 22 a citovanú judikatúru].

24

Okrem toho riadne používanie ochrannej známky nie je možné preukázať pravdepodobnosťou alebo domnienkami, ale musí byť založené na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach a cieľoch, ktoré preukazujú skutočné a postačujúce používanie ochrannej známky na predmetnom trhu [pozri rozsudok z 23. septembra 2009, Cohausz/ÚHVT – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07 , neuverejnený, EU:T:2009:354 , bod 36 a citovanú judikatúru].

28

Preto podľa článku 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 umiestnenie označenia zhodného s ochrannou známkou zapísanou pre hračky k zmenšeným modelom vozidiel treťou osobou možno zakázať len vtedy, ak zasahuje alebo môže zasahovať do funkcií tejto ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel, C‑48/05 , EU:C:2007:55 , bod 22 ).

29

Otázku, či takéto umiestnenie zasahuje alebo môže zasahovať do funkcií ochrannej známky, treba posúdiť s prihliadnutím na špecifické vlastnosti trhu s zmenšenými modelmi vozidiel. V tejto súvislosti treba preskúmať, či je priemerný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, zvyknutý na to, že zmenšené modely vozidiel sa opierajú o skutočné vzory, a či dokonca pripisuje veľký význam absolútnej vernosti originálu, takže je schopný pochopiť, že umiestnenie ochrannej známky výrobcu automobilov na takýchto zmenšených modeloch iba naznačuje, že ide o zmenšenú reprodukciu vozidla tejto ochrannej známky. V takom prípade by podľa Súdneho dvora príslušná skupina verejnosti nevnímala označenie zhodné s uvedenou ochrannou známkou nachádzajúce sa na zmenšených modeloch vozidiel uvádzaných na trh treťou osobou ako údaj o tom, že tieto výrobky pochádzajú od výrobcu automobilov alebo od podniku, ktorý je s ním ekonomicky prepojený, takže takéto používanie by neohrozilo základnú funkciu tejto ochrannej známky ako ochrannej známky zapísanej pre hračky (pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. januára 2007, Adam Opel, C‑48/05 , EU:C:2007:55 , body 23 a 24 ).

30

V napadnutom rozhodnutí odvolací senát uviedol, že trh so zmenšenými modelmi vozidiel sa vyznačuje koexistenciou nezávislých výrobcov hračiek – ktorí používajú ochranné známky zapísané aj pre motorové vozidlá, ako je napadnutá ochranná známka, ako jednoduché údaje o tom, že zmenšený model je vernou reprodukciou modelu skutočného vozidla – a zmenšených modelov vozidiel vyrábaných a uvádzaných na trh priamo majiteľmi takýchto ochranných známok alebo podnikmi, ktoré sú s nimi ekonomicky prepojené, najmä na základe licencie.

34

Tvrdenia žalobkyne treba preskúmať práve s prihliadnutím na tieto úvahy.

35

Na úvod treba spresniť, že hoci sa dôkaz o používaní musí týkať miesta, času, rozsahu a povahy používania napadnutej ochrannej známky, ako bolo pripomenuté v bode 22 vyššie, odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí obmedzil na posúdenie povahy používania napadnutej ochrannej známky, ako to navyše uznal EUIPO na pojednávaní. Za týchto okolností je toto kritérium jediným kritériom, ktoré v prejednávanej veci podlieha preskúmaniu Všeobecným súdom.

36

Okrem toho je nesporné, že dôkazy predložené žalobkyňou obsahujú napadnutú ochrannú známku, a to vo forme, v akej bola zapísaná, t. j. TESTAROSSA, alebo vo forme dvoch samostatných slovných prvkov, a to „testa“ a „rossa“, ale táto odlišnosť nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť, ako správne uviedol odvolací senát, takže nie je potrebné rozlišovať medzi týmito dvoma formami používania.

– O používaní napadnutej ochrannej známky v súlade s jej základnou funkciou

40

V napadnutom rozhodnutí odvolací senát v podstate konštatoval, že používanie napadnutej ochrannej známky tretími osobami sa obmedzovalo na uvedenie toho, že predmetné zmenšené modely vozidiel sú vernými reprodukciami skutočných automobilov Testarossa. K tomuto záveru dospel najmä tým, že na základe dôkazov predložených žalobkyňou konštatoval, že na obaloch týchto modelov vozidiel boli dominantné ochranné známky tretích osôb, že uvedenie zmienky „Ferrari Official Licensed Product“ (oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari) (ďalej len „oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari“) neodkazovalo na napadnutú ochrannú známku a že táto ochranná známka nebola doplnená symbolmi „TM“ alebo „®“, takže táto ochranná známka sa nepoužívala ako údaj o obchodnom pôvode uvedených zmenšených modelov. Odvolací senát tiež dodal, že skutočnosť, že tretie osoby umiestňujú napadnutú ochrannú známku na zmenšené modely vozidiel, ktoré vyrábajú s rôznymi štandardmi kvality a predávajú za odlišné ceny, je v rozpore so záverom, podľa ktorého sa napadnutá ochranná známka používala ako ukazovateľ obchodného pôvodu výrobku.

41

Žalobkyňa tvrdí, že používanie napadnutej ochrannej známky pre zmenšené modely vozidiel sa neobmedzuje na uvedenie toho, že ide o zmenšenú reprodukciu vozidla tejto ochrannej známky, pretože dôkazy, ktoré predložila, preukazujú, že uvedená ochranná známka sa používala na základe licencií, ktoré žalobkyňa udelila tretím osobám, takže napadnutá ochranná známka bola používaná v súlade s jej základnou funkciou. Žalobkyňa tiež tvrdí, že nepoužívanie symbolov „TM“ a „®“ spolu s ochrannou známkou nemôže znamenať, že jej používanie nie je v súlade s jej základnou funkciou.

V tejto súvislosti treba po prvé konštatovať, že žalobkyňa predložila viacero katalógov spoločnosti Bburago, v ktorých je uvedená napadnutá ochranná známka. Tieto katalógy, z rokov 2011 až 2015 majú názov „Ferrari Race and Play“ a predstavujú mnoho zmenšených modelov vozidiel Ferrari, vrátane zmenšených modelov vozidiel Testarossa. Väčšina týchto katalógov okrem toho obsahuje na titulných stranách údaj „oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari“, ako aj tento údaj: „Vyrobené na základe licencie spoločnosti FERRARI Spa.; FERRARI, ide o obrazový prvok (vzpínajúci sa kôň), všetky logá a súvisiace dizajny s rozlišovacou spôsobilosťou sú vlastníctvom spoločnosti FERRARI Spa. Dizajny karosérie vozidiel FERRARI sú chránené ako vlastníctvo spoločnosti FERRARI na základe nariadení o dizajnoch, ochranných známkach a obchodnom vzore.“ Na všetkých týchto katalógoch sa dotknutá ochranná známka nachádza na fotografiách zmenšených modelov vozidiel Testarossa. V hornej ľavej časti katalógu sa nachádza aj logo podniku Bburago, zatiaľ čo v hornej strednej časti je zdôraznená slovná ochranná známka Ferrari.

44

Žalobkyňa tiež predložila dôkazy týkajúce sa používania dotknutej ochrannej známky spoločnosťou Hachette, ktoré pozostávali najmä z fotografií zmenšených modelov vozidiel Testarossa na ich obaloch. Napadnutá ochranná známka je napísaná veľkými písmenami v hornej časti obalu, ako aj na podstavci zmenšeného modelu. Slovná ochranná známka Ferrari sa veľmi veľkými písmenami nachádza vedľa vzpínajúceho sa koňa v hornej časti obalu. Okrem toho údaj „oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari“ je jasne čitateľný na spodnej časti obalu. Samotný údaj „Hachette“ sa objavuje v spodnej časti uvedeného obalu.

48

Samotná skutočnosť uvedená odvolacím senátom, že zmenšené modely vozidiel Testarossa sú uvádzané na trh rôznymi podnikmi a že ich kvalita a cena sú odlišné, neumožňuje dospieť k záveru, že toto používanie nie je v súlade so základnou funkciou ochrannej známky. Ako bolo totiž konštatované v bode 47 vyššie, tretie podniky uvádzajú na obale svojich výrobkov alebo vo svojich katalógoch poznámku „oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari“, čím vytvárajú jasnú súvislosť so žalobkyňou, ktorá je majiteľkou napadnutej ochrannej známky, čo tak príslušnej skupine verejnosti naznačuje obchodný pôvod uvedených výrobkov.

49

Okrem toho a na rozdiel od toho, k čomu dospel odvolací senát, nezáleží na tom, že slová „oficiálny výrobok s licenciou spoločnosti Ferrari“ ako také neodkazujú na napadnutú ochrannú známku, pretože na jednej strane sa uvedená napadnutá ochranná známka nachádza jasne vedľa týchto údajov alebo v katalógoch pod fotografiami relevantných zmenšených modelov, a na druhej strane vďaka týmto odkazom si príslušná skupina verejnosti vytvorí súvislosť medzi žalobkyňou, majiteľkou napadnutej ochrannej známky, a výrobcami hračiek, ktorí uvádzajú predmetné výrobky na trh pod touto ochrannou známkou.

50

Je totiž všeobecne známe, že na trhu s automobilmi sa vozidlá uvádzajú na trh pod prvou ochrannou známkou označujúcou výrobcu tohto vozidla a zároveň pod druhou ochrannou známkou označujúcou model tohto vozidla. Tieto úvahy sú relevantné aj pre trh so zmenšenými modelmi vozidiel, pretože sa považujú za vernú repliku skutočných automobilov, takže príslušná skupina verejnosti má vo zvyku odkazovať súčasne na ochrannú známku výrobcu a na ochrannú známku špecifického modelu. Súvislosť medzi používaním ochrannej známky Ferrari a napadnutou ochrannou známkou na obaloch a katalógoch je preto v súlade s trhovými zvyklosťami.

Podľa článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa používanie ochrannej známky so súhlasom majiteľa považuje za používanie majiteľom.

54

Majiteľovi ochrannej známky prislúcha predložiť dôkaz, že súhlasil s uvádzaným používaním tejto ochrannej známky treťou osobou (rozsudok z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C‑416/04 P , EU:C:2006:310 , bod 44 ).

55

V napadnutom rozhodnutí odvolací senát konštatoval, že žalobkyňa nepreukázala, že tretie osoby pri používaní spornej ochrannej známky pre zmenšené modely vozidiel konali s jej súhlasom. Odvolací senát najmä poznamenal, že výňatky z licenčných zmlúv predložené žalobkyňou neumožňujú určiť, či je napadnutá ochranná známka predmetom týchto zmlúv. Odvolací senát tiež uviedol, že dôkazy, ktoré sú uvedené v bodoch 43 a 44 vyššie, nepreukazujú súhlas žalobkyne, a to najmä preto, lebo údaj o tom, že predávané výrobky boli oficiálnymi výrobkami s licenciou spoločnosti Ferrari, neuvádzal napadnutú ochrannú známku.

56

59

V tejto súvislosti treba po prvé uviesť, ako to urobil odvolací senát, že výňatky z licenčných zmlúv predložené žalobkyňou neobsahujú zoznam ochranných známok, ktoré sú predmetom uvedených zmlúv. Za týchto okolností uvedené výňatky neumožňujú preukázať, že žalobkyňa výslovne súhlasila s používaním svojej ochrannej známky týmito tretími osobami.

60

Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého ňou predložené dôkazy posudzované ako celok v každom prípade preukazujú, že implicitne súhlasila s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami, treba pripomenúť, že podľa judikatúry súhlas majiteľa ochrannej známky môže byť vyjadrený výslovne alebo implicitne. Tento súhlas teda musí byť vyjadrený spôsobom, ktorý určitým spôsobom vyjadruje vôľu vzdať sa svojho výlučného práva k ochrannej známke. Takáto vôľa v zásade vyplýva z výslovného vyjadrenia súhlasu. Nemožno však vylúčiť, že v určitých prípadoch môže implicitne vyplývať zo skorších okolností a skutočností, ktoré nastali súčasne s používaním predmetnej ochrannej známky treťou osobou alebo po ňom, ktoré tiež s určitosťou vyjadrujú vzdanie sa majiteľa jeho práva [pozri rozsudky z 13. januára 2011, Park/ÚHVT – Bae (PINE TREE), T‑28/09 , neuverejnený EU:T:2011:7 , bod 61 a citovanú judikatúru, a z 8. júna 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21 , neuverejnený, EU:T:2022:345 , bod 71 ].

61

Treba preto preskúmať, či takýto implicitný súhlas žalobkyne vyplýva z okolností a skutočností, ktoré predchádzali používaniu napadnutej ochrannej známky treťou osobou alebo nastali po ňom.

65

Dôkazy opísané a posúdené v bodoch 43 až 49 vyššie preukazujú, že žalobkyňa vedela o používaní napadnutej ochrannej známky tretími osobami, ktoré prezentovali predmetné výrobky ako „oficiálne“ výrobky s licenciou spoločnosti Ferrari, a že proti tomu nenamietala, čo preukazuje, že s takýmto používaním prinajmenšom implicitne súhlasila.

66

Na jednej strane totiž ani EUIPO, ani vedľajší účastník konania nespochybňujú, že žalobkyňa skutočne vedela o tomto používaní, čo navyše preukazuje skutočnosť, že dôkazy predložené žalobkyňou obsahujú najmä verejne dostupné dôkazy, ako sú katalógy alebo obaly výrobkov.

67

Na druhej strane v rozsahu, v akom vedľajší účastník konania tvrdí, že žalobkyňa v rámci tejto žaloby po prvýkrát tvrdí, že nenamietala proti takémuto používaniu, stačí konštatovať, že zo spisu vyplýva, že žalobkyňa počas celého správneho konania tvrdila, že tretie osoby konali s jej súhlasom, čím implicitne, ale nevyhnutne tvrdila, že proti takémuto používaniu nenamietala.

71

Odvolací senát preto nesprávne dospel k záveru, že žalobkyňa nepreukázala, že súhlasila, a to aspoň implicitne, s používaním napadnutej ochrannej známky tretími osobami pre predmetné výrobky v zmysle článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

72

Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že druhému žalobnému dôvodu uvedenému žalobkyňou je potrebné vyhovieť a zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom bolo zrušenie napadnutej ochrannej známky vyhlásené pre zmenšené modely vozidiel zaradené do triedy 28, bez toho, aby bolo potrebné preskúmať prvý žalobný dôvod.

O návrhu na zmenu napadnutého rozhodnutia

73

76

Okrem toho žalobkyňa navrhla uložiť EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré jej vznikli v konaní pred odvolacím senátom. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na základe článku 190 ods. 2 rokovacieho poriadku sa nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považujú za nahraditeľné trovy konania. Preto treba tiež EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania uložiť povinnosť nahradiť nevyhnutné náklady vynaložené žalobkyňou v konaní pred odvolacím senátom.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma rozšírená komora)

rozhodol takto:

1.

De Baere

Petrlík

Kecsmár

Kingston

Rozsudok

bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 2. júla 2025.

Podpisy